最高行政法院行政-TPAA,105,判,547,20161026,1

最 高 行 政 法 院 判 決
105年度判字第547號
上 訴 人 永欣鋁業股份有限公司
代 表 人 林要然
訴訟代理人 劉秋絹 律師
複 代理 人 王奐淳 律師
訴訟代理人 呂紹凡 律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 洪淑敏
參 加 人 日商昭和力福股份有限公司
代 表 人 蘇景棠
訴訟代理人 陳建勳 律師
上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國104年12月31日智慧財產法院104年度行商訴字第99號行政判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、本件被上訴人經濟部智慧財產局之代表人原為王美花，嗣於民國105年7月1日改由洪淑敏擔任，玆據新任代表人具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許。

二、緣上訴人於95年12月7日以「昭和」商標，指定使用於當時商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第6類之「門窗、鋁門窗、金屬製之門窗、門框、窗框、門架、鋁紗門、美鋁板、美銅版、不鏽鋼門窗、鋁花隔門窗、金屬雕花門、鋁花格門窗、鐵窗、鋁紗窗、金屬製活動百葉窗、金屬製百葉窗、金屬製窗框、氣密窗、金屬製琺瑯板門窗」商品，向被上訴人申請註冊。

經其審查核准列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標，如附圖一所示）。

嗣參加人以系爭商標有註冊時商標法第23條第1項第12款、第14款及現行商標法第30條第1項第11款、第12款規定之適用，對之申請評定。

經被上訴人審查，認系爭商標之註冊應有註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款規定之適用，以103年11月24日中台評字第0000000號商標評定書為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

上訴人不服，提起訴願，經決定駁回，上訴人仍不服，遂向智慧財產法院（下稱原審）提起行政訴訟。

因原審認本件判決之結果，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰依職權命其獨立參加訴訟。

嗣經原審判決駁回後，提起上訴。

三、上訴人起訴主張：㈠參加人與訴外人力福實業股份有限公司（下稱力福實業）為不同之法人，無法得出上訴人應知力福實業內部情形之結論，且參加人無法提出使用「昭和サッツ」商標（如附圖二所示，下稱據以評定商標）之使用證據，難以認定其為著名之證據，然原處分、訴願決定均未斟酌及此，有違行政程序法第9條及第43條規定。

㈡僑福花園大廈於70年施工，台灣IBM大樓於74年完工，若上訴人當時即知據以評定商標存在，何須等到21年後才搶註商標？且國內經註冊含有「昭和」二字之商標扣除上訴人所有二件商標尚有37件，足見「昭和」在我國為習用文字，無法以系爭商標亦有「昭和」二字即推論係抄襲據以評定商標。

㈢目前參加人所有之據以評定商標係於西元2015年4月24日登錄，顯見系爭商標申請時，據以評定商標並不存在。

㈣上訴人係於95年與昭和電工股份有限公司（下稱昭和電工）、日本日輕型材株式會社（下稱日輕型材）合作，推出一系列以「昭和」為名之商品，斯時上訴人僅認知到「昭和」為日本年號，於鋁門窗產業無人以此作為商標或公司名稱，遂以此為名申請註冊，並投入大量資金及心力宣傳系爭商標，從100年至今已陸續耗資新臺幣（下同）24,370,820元，使「昭和」成為上訴人於國內市場上極具知名度之鋁門窗品牌。

反觀參加人自陳多年前收購日本昭和鋼機株式會社（下稱昭和鋼機），卻未提出使用證據，其突於2015年4月於日本重新申請據以評定商標，若非因系爭商標經上訴人長期經營致已建立品牌地位者，參加人豈願意爭取等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。

四、被上訴人則以：㈠參加人曾於101年3月23日申請註冊「昭和」商標，與系爭商標近似，指定使用之商品亦與系爭商標構成類似，是參加人為適格之關係人而得提起本件評定。

㈡兩造主要識別部分均為「昭和」，應屬構成高度近似之商標；

又昭和鋼機於1970年在日本獲准註冊「昭和サッツ」商標，指定使用於金屬製窗等商品，而該公司將據以評定商標標示於公司介紹上，施工實績遍佈日本境內，並及於香港及我國等地，國內僑福花園大廈及台灣IBM大樓（1985年完工）之外牆／鋁窗即由其所施作，應堪認定在系爭商標申請前，昭和鋼機已有先使用據以評定商標於鋁門窗、建築帷幕牆等相關商品及服務之事實。

㈢上訴人於申請系爭商標時成立已逾30年，對所屬產業領域動態訊息理應有相當程度之注意，又據以評定商標之先使用人與上訴人均係製造鋁門窗、鋁帷幕牆之競爭同業；

上訴人復曾於88年至89年間聘請專人輔導日本JIS品質制度之認證及取得日本工業規格JIS認證，並於95年12月與昭和電工合作，對日本鋁製業市場難謂毫無所知，應不難取得所屬產業領域相關商情資訊，而知悉據以評定商標之存在。

上訴人其後以高度近似之系爭商標申請註冊，難謂非基於仿襲意圖所為，系爭商標之註冊自有註冊時商標法第23條第1項第14款及商標法第30條第1項第12款規定之適用等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

五、參加人則以：㈠昭和鋼機早於56年（昭和42年）即於日本取得據以評定商標之登錄，參加人於98年7月併購昭和鋼機而受讓據以評定商標，並於101年3月23日提出與系爭商標近似之昭和商標申請（申請案號：000000000），則參加人自具備利害關係人身分而得提起本件評定。

㈡兩造商標主要均以「昭和」文字構成，顯屬近似商標，且指定使用之商品同一或類似；

上訴人前與昭和電工合作鋁擠型開模、擠型生產、表面處理，並與日輕型材合作鋁擠型開模、擠型生產、表面處理，而昭和鋼機金屬製（含鋁製）門窗、建築用構件、帷幕牆產品享譽國際，實績遍及日本各地及海外，乃業界翹楚，而上訴人既長年有與日本金屬製品公司合作之經驗，又自60年代起經營鋁門窗事業，對於昭和鋼機有長年使用據以評定商標於各類金屬、門窗產製品之事實，顯然知悉。

㈢參加人之旗下關係企業力福實業設立於41年，與上訴人同為中華民國帷幕牆技術發展協會之成員，參加人於98年併購享譽國際之昭和鋼機乃屬業界要聞，且昭和鋼機與上訴人所營項目亦相類似，基於長年商業競爭關係，上訴人顯無可能不加關注前述合併動態，自亦得知悉據以評定商標之存在；

再者，上訴人除仿襲據以評定商標外，尚以另案註冊申請第00000000號、00000000號、0000000號、0000000號商標仿襲昭和鋼機之昭和名稱及S logo，其另案註冊之商標亦有仿襲力福實業之商標及日商新日輕股份有限公司商標之情形，可證上訴人常有惡意剽竊相關或競爭同業商標之行為等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人在原審之訴。

六、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：㈠參加人於101年3月23日申請註冊「昭和」商標，與系爭商標近似，又前者指定使用於「鋁窗；

．．．；

窗用金屬附件」商品，與系爭商標指定使用之門窗等商品構成類似，參加人於101年6月22日提起本件商標評定案，應符合商標法利害關係人認定要點二、（九）之規定，為適格之關係人，自得提起本件評定。

㈡參加人前於98年7月併購昭和鋼機，受讓取得昭和鋼機所有商標權利，而昭和鋼機前於56年間即於日本申請登錄據以評定商標，於58年獲核准公告，並於59年獲得商標註冊，指定使用於原第7類（後移類第6及第19類）之金屬製建築構件、金屬製建築材料，昭和鋼機自50年起即廣泛於日本全國各地及海外宣傳使用據以評定商標，我國於70年施工之僑福花園大廈、於74年完工之IBM大樓之帷幕牆、鋁門窗均使用據以評定商標產品等情，有參加人所提之相關證據資料可參，足見昭和鋼機確有較上訴人早使用據以評定商標之事實，參加人既受讓取得昭和鋼機所有商標權，自亦受讓據以評定商標之先使用人地位。

又註冊時商標法第23條第1項第14款（即現行商標法第30條第1項第12款）所謂「先使用商標」本不以註冊為限，縱據以評定商標指定於金屬製窗扇商品不知何故而又於西元2015年4月24日在日本為商標登錄，然據以評定商標既於50年起即有在日本先使用之事實，並不因其事後有無登記而受影響。

㈢系爭商標為未經設計之中文「昭和」，據以評定商標則為未經設計的中文「昭和」結合日文「サッ?」所構成，而據以評定商標之日文「サッ?」指窗扇，為商品相關說明文字，並非作為消費者區辨商品產製來源之主要識別部分，且以慣用中文之國內消費者而言，據以評定商標會以「昭和」作為其事後留下之主要印象，是兩造商標主要識別部分均為「昭和」，應屬構成高度近似之商標。

㈣據以評定商標使用於鋁門窗、帷幕牆等相關商品，而系爭商標指定使用於商標法施行細則第13條所定商品及服務分類表第6類之商品，兩造商標所指定使用之商品在功能╱性質、產製者╱提供者、行銷管道、銷售場所、消費族群等因素上具有共同或相關聯之處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成同一或類似之商品。

㈤上訴人與參加人之前手昭和鋼機為同業競爭關係，上訴人對此並未爭執，而參加人之前手昭和鋼機於50年起即持續廣泛使用據以評定商標於金屬製建築構件、材料等商品及服務，於58年並在日本取得商標註冊登記；

而依上訴人網站資料顯示，其於申請系爭商標註冊時，已成立逾30年，其自60年代起經營鋁門窗事業，88年至89年間聘請專人輔導日本JIS品質制度之認證及取得日本工業規格JIS認證，並於95年與日本昭和電工合作鋁擠型開模、擠型生產、表面處理，又於98年與日本日輕型材合作鋁擠型開模、擠型生產、表面處理，對所屬產業領域之鋁門窗、鋁帷幕牆等產品之國內外廠商產品之製造、經銷及廣告宣傳等情事，應會相互參酌，而較一般人注意，尤其上訴人長年與日本有相當程度之業務交流，對於日本鋁門窗、鋁帷幕牆等相關產品資訊應有相當程度之熟悉，而昭和鋼機之工程實績除遍布日本國內各處外，亦及於香港地區及我國，依其營運過程及據以評定商標之先使用情形觀之，上訴人對於據以評定商標殊無不知之可能，堪認上訴人係因與參加人之前手昭和鋼機間具有競爭同業關係知悉據以評定商標之存在，意圖仿襲而以不正競爭方式搶先申請系爭商標之註冊。

㈥日本年號除「昭和」外尚有許多其他年號，上訴人與昭和鋼機為同業競爭關係，竟於相同或近似之商品類別使用與據以評定商標近似程度極高之商標，難謂為偶然之巧合，且依參加人所提昭和電工於我國之註冊資料，無一註冊商標與「昭和」二字有任何關係，顯見昭和電工未以任何含有「昭和」文字在內之商標指示其商品或服務之來源，國內消費者既未有將「昭和」商標與「昭和電工」產生連結之可能性，則何以上訴人與昭和電工合作後有註冊「昭和」商標之必要。

又本件係以系爭商標違反註冊時商標法第23條第1項第14款及現行商標法第30條第1項第12款之情形而撤銷其註冊，該款並未以「致相關消費者混淆誤認之虞」為要件，是難以此為有利上訴人之認定等語，因而將訴願決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

七、本院按：㈠「本法中華民國100年5月31日修正之條文施行前，已受理而尚未處分之異議或評定案件，以註冊時及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；

其程序依修正施行後之規定辦理。

但修正施行前已依法進行之程序，其效力不受影響。」

現行商標法第106條第1項定有明文。

查本件系爭商標之申請日為95年12月7日，核准公告日為96年8月16日，參加人嗣於101年6月22日申請評定，被上訴人於103年11月24日作成系爭商標之註冊應予撤銷之處分，則本件為商標法修正施行前，已受理而尚未處分之評定案件。

而系爭商標所涉註冊時商標法第23條第1項第第14款，業經修正為現行商標法第30條第1項第12款，於註冊時及修正施行後之規定均為違法事由。

故本件關於系爭商標是否撤銷註冊之判斷，應依商標註冊時有效之92年5月28日修正公布，同年11月28日施行，及100年6月29日修正公布，101年7月1日施行之商標法併為判斷。

㈡次按現行商標法第30條第1項第12款規定：「商標有下列情形之一，不得註冊：．．．相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。

但經其同意申請註冊者，不在此限。」

註冊時商標法第23條第1項第14款規定：「商標有下列情形之一者，不得註冊：．．．相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。

但得該他人同意申請註冊者，不在此限。」

上開規定旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為，而賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時之權利救濟機會。

現行法雖增訂意圖仿襲而申請註冊等字句，係因原條文未完全反映仿襲之立法原意，致商標審查實務在適用上產生疑義，所作修正，本款規範除以保障商標權人及消費者利益為目的外，亦寓有維護市場公平競爭秩序之功能。

另所謂「先使用」之認定，以申請註冊時為準，現行商標法第30條第2項、註冊時商標法第23條第2項分別定有明文。

㈢上訴意旨略以：註冊時商標法第23條第1項第14款所謂其他關係本質上須與違反善良風俗之方法相當，則該款（現行商標法第1項第12款）僅在因特定關係知悉他人商標而故意予以搶註時，方有適用云云；

惟按，本款規範意旨，係將因與他人有特定關係，而知悉他人先使用之商標，非出於自創加以仿襲註冊者，顯有違市場公平競爭秩序情形，列為不得註冊之事由。

至於申請人是否基於仿襲意圖所為，自應斟酌契約、地緣、業務往來或其他等客觀存在之事實及證據，依據論理法則及經驗法則加以判斷。

申請人知悉他人商標存在的原因為何並未特別重要，只要能證明有知悉他人商標進而以相同或近似之標章指定使用於同一商品或類似商品之標章者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。

從而「其他關係」可從寬加以解釋，即衡諸一般經驗法則，縱非直接知悉先使用商標之存在，亦係間接知悉先使用商標之存在，而惡意加以抄襲，自不應受商標法之保護，惟上開規定之適用，主要在於商標申請人是否有仿襲之意圖，而有搶註之不公平競爭情形，自不限於以相當於違反善良風俗之方法為之。

上訴意旨謂本款規定其他關係本質上須與違反善良風俗之方法相當云云，並非可採。

㈣上訴意旨另以：原判決未確定據以評定商標在我國或在日本是否為著名商標，僅以上訴人與參加人之前手間，於國內外具有同業競爭關係，即認定上訴人知悉並仿襲，此有違商標屬地原則云云，再予爭執。

惟按本條款之規定，係86年4月15日修正增訂者，其立法理由係以：申請人為先使用人之代表人、代理人、代理商等關係，未得商標或標章所有權人之承諾而為申請註冊者，或以其他背於善良風俗之方法襲用他人商標或標章而為申請註冊者，有礙商場秩序須加以規範。

是該條款旨在避免剽竊他人創用之商標或標章而搶先註冊，係基於民法上的誠實信用原則、防止消費者混淆及不公平競爭行為的基礎下，賦予先使用商標者，遭他人不法搶註其商標時的權利救濟機會，除參照巴黎公約第6條之7第1項及歐洲共同體商標規則第8條第3項規定，禁止代理人或代表人搶註商標外，並擴大其適用範圍及於契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在而剽竊搶註商標之情形。

因之本款所稱「先使用」之商標，自不限於國內先使用之商標，亦包括國外先使用之商標，亦不以著名為必要。

經查，原判決關於上訴人因與參加人前手「昭和鋼機」間具有競爭同業關係而知悉據以評定商標之存在，意圖仿襲而以高度近似之系爭商標，指定使用於同一或類似之商品或服務，向被上訴人申請註冊，而有仿襲之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；

原判決據以認定：據以評定商標業已在日本先使用，而未認定是否著名，自無不合。

上訴意旨，核屬其一己主觀之見，要難謂原判決有違背法令之情事，自非可採。

上訴意旨雖又以：原判決既認定參加人之前手昭和鋼機於50年即持續廣泛使用據以評定商標，且上訴人逾60年代起就經營鋁門窗事業等情，然若上訴人早於數十年前即已知悉據以評定商標，又何須於數十年後方搶註系爭商標，足見原判決之認定有違經驗法則云云；

惟查，系爭商標於何時申請註冊，或上訴人於其自認適當之時機申請註冊，並不影響系爭商標具有仿襲之不予註冊事由，則原審就上訴人此部分之抗辯，未說明不採之理由，並無違經驗法則，亦無判決不備理由之違法。

㈤另按，證據之取捨與當事人所希冀者不同，致其事實之認定亦異於該當事人之主張者，不得謂為原判決有違背法令之情形。

上訴人對於業經原判決詳予論述不採之事由再予爭執，核屬法律上見解之歧異，要難謂為原判決有違背法令之情形。

經查，原判決業已依據依參加人所提之僑福花園大廈住戶管理委員會總幹事出具之證明書、相關照片、讓渡證書兼單獨申請承諾書、物件提出書、昭和鋼機印製之公司介紹、商標登錄願、商標登錄通知書、商標公報、證明書、經歷書等證據資料，認定參加人之前手「昭和鋼機」於50年起即持續廣泛使用據以評定商標於金屬製建築構件、材料等商品及服務，於58年並在日本取得商標註冊登記等情，並詳述其事實認定之依據及得心證之理由，經核並無違背論理法則或經驗法則，亦無判決不適用法規或適用不當、不備理由等違背法令情事。

上訴人仍執原審所不採而無庸再予調查之主張：上開證據資料，或無法辨識商品為參加人所有或有使用據以評定商標之行為，或僅為公司「昭和」特取部分之使用，或為日本官方商標登錄資料，或與參加人有業務上利害關係之下盤業者所出具，均非據以評定商標之使用或無從為使用之證明；

讓渡書僅係單純資產讓與並非併購、昭和鋼機屬營業規模較小且經營不善之公司，上訴人所提廣告宣傳資料等，指摘原判決依前述證據認定參加人有先使用之情形，自有違誤云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，任意指摘原判決有違背法令情事，並非可採。

㈥況且，上訴人於105年2月4日上訴理由狀業已自承據以評定商標係於西元2010（民國99年）年7月17日權利消滅，並有所附上證一之據以評定商標日本註冊查詢結果影本一份可稽，可見據以評定商標當時尚有註冊存在，則顯然在系爭商標95年12月7日申請註冊時，據以評定商標尚有作為商標使用之意思。

則上訴意旨以：據以評定商標指定於金屬製窗扇商品，不知何故又於西元2015年4月24日登錄，可見無論係昭和鋼機或參加人，皆未有將據以評定商標為商標使用之意思云云，並非可採。

基上說明，據以評定商標為商標更屬無訛，其為先使用商標自可認定。

㈦上訴意旨另以：本件「昭和」不僅為日本年號，且為臺灣歷史上之年號，又臺灣以昭和為公司名稱設立登記者共5筆、為商標申請者共45筆，可見「昭和」非僅為外國國號，而有其特殊意義，故上訴人在與昭和電工合作後，並確認其未先使用或註冊「昭和」商標下，始就系爭商標為註冊；

且上訴人使用系爭商標乃業界習慣，自無仿襲意圖；

惟原審忽略及此，僅以兩造分別於日本及臺灣屬同業競爭關係，逕認系爭商標有商標法第30條第1項第12款規定之不得註冊事由，對上訴人有何意圖仿襲之行為則未予說明，有判決不適用法規之違法。

惟查，原判決業已詳述上訴人為老牌且與日本有合作關係之鋁門窗業者，得輾轉知悉據以評定商標之存在，符合商標法第30條第1項第12款規定之「意圖仿襲」乙節，已敘明其認定理由，原判決此部分認定並無違反論理法則及經驗法則，亦無判決不備理由之違法，上訴意旨，並非可採。

至於上訴意旨所指：參加人之關係企業力福實業雖曾以「昭和」之英文名稱「SHOWA」為商標之一部分申請註冊商標，然到期後因未申請延展而失效，即表示參加人及力福實業已無意使用「昭和」或「SHOWA」商標云云，惟查，英文名稱為「SHOWA」之商標，縱係據以評定商標之英文發音，亦係屬另一商標，尚難據以認定在系爭商標申請註冊時據以評定商標無使用，上訴意旨，並非可採。

㈧按本款既係規範後申請商標之人知悉先使用商標存在，仍以仿襲方式申請後商標註冊，本款之適用既以仿襲為本條文規制之重心，就仿襲之概念而言，當然是意圖致消費者混淆誤認之虞，並以使消費者混淆誤認之虞為目的，則本款規定之相同或近似商標，係指先使用商標與後申請商標兩者係屬相同，或其近似程度足以證明仿襲之主觀意圖者，亦即二者商標相同或顯然高度近似，而可以推知仿襲之事實，方得依據本款不予註冊，是以若已認定所申請註冊之商標係仿襲者，殊難因嗣後商標之推廣宣傳使用而讓二商標無混淆誤認之虞，蓋二商標既屬相同或顯然高度近似，消費者寓目印象就是同一商標，在市場並無併存之可能。

上訴意旨以：商標法第30條第1項第12款之適用，須以兩造商標可能導致相關公眾混淆誤認之虞為要件，惟系爭商標在上訴人多年廣泛使用下，相關消費者均認知系爭商標所表彰者為上訴人之商品，故本件不該當前揭條款之事由云云。

惟查，原判決業已認定系爭商標係該當本款不得予以註冊之仿襲事由，其與據以評定商標既屬相同或顯然高度近似，基於上開說明，系爭商標縱經上訴人多年使用，消費者寓目印象就是同一商標，在市場並無併存之可能，上訴意旨，並非可採。

至於上訴意旨反稱：系爭商標經上訴人投入大量資金及宣傳，已打開知名度，現參加人突於2015年4月在日本重新申請據以評定商標，且無法舉出明確之使用證據，是否有掠奪上訴人多年經營成果之動機，尤有疑義云云，惟查據以評定商標重新申請註冊，係屬其商標申請權利之行使與商標權利之保護，自無從推論係為掠奪上訴人多年經營成果，上訴意旨，自屬無稽。

㈨從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

八、據上論結，本件上訴為無理由。依智慧財產案件審理法第1條及行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 105 年 10 月 26 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 林 茂 權
法官 鄭 忠 仁
法官 吳 東 都
法官 帥 嘉 寶
法官 劉 介 中

以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 105 年 10 月 26 日
書記官 張 雅 琴