最高行政法院行政-TPAA,88,判,3474,19990916

行 政 法 院 判 決 八十八年度判字第三四七四號
原 告 美商．普拉斯帝帕克包裝公司
代 表 人 甲○○○○○
訴訟代理人 劉法正 律師
陳文郎 律師
被 告 經濟部智慧財產局（原經濟部中央標準局）

右當事人間因發明專利異議事件，原告不服行政院中華民國八十七年五月十六日台八
十七訴字第二三九○七號再訴願決定，提起行政訴訟。
本院判決如左︰

主 文
原告之訴駁回。

事 實
緣原告於八十二年六月十七日以其「塑料吹氣模造成之自立容器」係包括自由立定之底座結構，該結構具有多個交替配置之中空腿及曲線肋、輪轂，中空腿及曲線肋由輪轂徑向伸展，以提供具有抗拒內部壓力之容器等情，向被告申請發明專利，經編為第00000000號審查、再審查，准予專利。
公告期間，關係人杜俶榮以本案構造特徵於申請前已見於刊物，有違專利法第九十八條第一項第一款規定，檢具美國第0000000號專利（下稱引證案）公告影本，對之提起異議。
案經被告審查，為「本案異議不成立。」
之審定。
關係人訴經經濟部經（八五）訴字第八五六二八○七四號訴願決定，將原處分撤銷。
被告重行審查，為本案異議成立，應不予專利之審定，發給（八六）台專（判）○二○二一字第一三○九五八號專利異議審定書。
原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。
茲摘敍兩造訴辯意旨如次：原告起訴意旨及補充理由略謂︰一、原處分及決定適用法規顯有錯誤。
本案為發明專利申請案，並無專利法第九十八條第一項第一款之適用；
且本案與引證案有實質技術內容之明顯差異，亦無專利法第二十條第一項第一款之適用：㈠關係人係以本案與引證案完全相同為由，主張本案有違專利法第九十八條第一項第一款規定，而依專利法第一百零二條規定，對本案提起異議。
然本案係發明專利申請案，並無專利法第九十八條第一項第一款之適用，且本案與引證案有明顯之技術差異，關係人主張本案與引證案完全相同乙節並非真實，此有被告所為「本案異議不成立」之八十五年台專（判）○六○○六字第一二○六五九號審定書可證，其審定理由明示：「引證案．．．與本案相較．．．雖然兩者均為一種塑料吹氣模造成之自立容器，惟本案容器底座之『每助彎曲中間部分有一圓周度自其內下端至外上端呈錐形而具有大約一至八度範圍之夾角』及『具有周邊輪轂係以一高度（Hp）自腿之平腳平面上面分開，且直徑（Df）與高度（Hp）之比例約在25至90範圍內』之構造並未揭示於引證案中，即本案之構造有別於引證案，且本案藉輪轂高度之降低及肋之呈錐狀，將可減少容器之應力破裂傾向與承受高壓，避免輪轂向下移動造成容器破裂，是亦難稱其功效與引證案相同；
本案無『申請前已見於刊物或已公開使用』之情事。」
㈡嗣關係人不服該「異議不成立」之處分而向經濟部提起訴願，該部非但未以本案為一發明申請案，並無異議理由所引專利法第九十八條第一項之適用而駁回其訴願，更進而推翻前項審定書對本案之新穎性與進步性之具體意見，並作成撤銷原處分之決定，致被告乃重依該部意見重新發給八十六年台專（判）○二○二一字第一三○九五八號審定書，變更處分為「本案異議成立，應不予專利」。
㈢查引證案實即中華民國專利申請案第00000000號（下稱「本案之原發明」，由八十年十月三十日申請之第00000000號改請，公告於八十四年七月一日之專利公報，公告號數為二五○七九八號）之美國對應案；
而美國專利USP 5,287,978 號則對應於本案，且為引證案之連續案：⑴引證案首頁第[21]及第[22]項所載之申請日及申請案號等資料，與「本案之原發明」之發明說明書第二頁所陳報之資料：「本案已向美國（地區）申請專利、申請日期：1990.11.15案號：07/614,220」，完全相符。
⑵美國專利USP 5,287,978 號首頁第[21]及第[22]項所載之申請日及申請案號等資料，與本案說明書第二頁陳報之資料：「本案已向美國（地區）申請專利、申請日期：1992,7,16 案號:07/915,072 」，亦相符。
⑶本案之美國對應案之說明書中之標示部分係經與引證案逐字比對後，確證為本案所首先揭示之技術特點，此點已為八十五年台專（判）○六○○六字第一二○六五九號審定書所證實，亦為異議理由所稱「被異議案與美國第5,064,080 號專利為完全相同之案件」之充分反證。
⑷中華民國專利申請案第00000000號，亦即引證案之對應案，實即本案之「原發明」。
⑸依據專利法第二十八條、二十九條有關「再發明」之規定，引證案及其中華民國對應申請案第00000000號縱非原告所原發明者，即本案縱係利用他人之發明或新型之主要技術內容所完成之發明，亦可依專利法第二十九條之規定獲准專利；
更何況引證案原即為原告所發明，而本案係為進一步改良該案之技術內容而研發完成者，其之獲准專利亦於法毫無不合之處。
⑹引證案係被告自始即知其存在，且未認定其內容與本案為完全相同者：①原告於「本案之原發明」提出申請時，即誠實陳報引證案之申請日期及申請案號，其存在之事實係被告自始即知情者。
②本案提出申請時，「本案之原發明」亦尚由被告進行審理中，如引證案與本案確屬相同，則被告理當早就發現本案於中華民國有一案兩請之狀況，又豈會先後審定准予本案及對應於引證案之「本案之原發明」專利，並予公告。
③若引證案與本案完全相同，則本案之美國對應案USP 5,287,978 號，在專利審查制度健全之美國，斷無獲准專利之理；
更何況引證案與本案之美國對應案在美國專利局均由同一名審查委員所審理，二案均由Sue A. Weaver 委員承審），而且本案之美國對應案中之前案資料檢索欄中，引證案亦堂堂在列。
據上各點，本案既無專利法第九十八條第一項第一款之適用，亦無同法第二十條第一項第一款之適用；
而依據同法第十九條及第二十八、二十九條與第三十三條，應獲准專利。
二、原處分及訴願、再訴願決定之認事專斷無理，缺乏合理說明。
㈠本案之主要技術內容係：「⑴在容器底座結構施以相當微細之改變即可大大改善容器之抗內部壓力性質，並且防止其發生應力破裂；
⑵進一步言，當平腳外徑Df對高度Hp之比，介於特定之範圍25至90時，將可減少容器之應力破裂傾向，並賦予容器抗高壓之性能，避免輪轂向下移動而導致容器搖動，並非僅為穩定之支撐而已。
⑶須特別注意者，於吹塑模製過程中，底座中央部分之伸展程度並不如平腳外端，導致此中央部分之〞方向性〞亦不如周圍部分，其強度亦必然較低；
又吹塑模製過程中，容器伸展所提供之方向性可以強化材料；
而容器內下端儘管並不具方向性，但是由於彎曲助呈錐狀之設計可以提供內下端較多材料，因此仍具有較高強度，因而可以抵抗內部壓力；
此外，材料量增，可以降低應力，從而減少容器之應力破裂傾向。」
㈡以上各點係原告以引證案之技術內容為改良對象苦心研究而得之再發明之精髓，絕非一般熟習此藝者所易於得知；
且此部分之技術內容，係原告於完成引證案之技術後，再進一步改良完成，絕無揭露於引證案之可能。
㈢本案技術內容所及之「物理結構上的精密變化、吹塑模製過程中不同結構部位所發生之伸展差異、材料之分子方向性與強度間之關係，以及以彎曲肋之錐狀設計提供容器之內下端增量之原料，做為增加其強度並降低應力之手段」，俱為清楚記載於本案說明書之事實，而且具有實質之技術意義，斷非被告於重新審定為「異議成立」時，含混其辭所稱之「可使用結構解析方式加以事先預估」，更非原訴願決定機關所稱「該錐形角變化及直徑、高度比值變化，皆屬發明專利要件以外的數值變化」。
㈣訴願、再訴願決定機關除未以「熟習該項技術者」之立場來認知本案技術內容外，更曲解專利審查基準，先稱：「該錐形角變化及直徑、高度比值變化，皆屬發明專利要件以外的數值變化。」
更主觀認定原告於訴願、再訴願理由所陳述之學理論據，係於案遭處分為「異議成立，應不予專利」後所杜撰者之嫌，乃率爾大言不慚地論結：「本案並非結合材料科學、吹塑模製技術及物理學等製程方法技術」，實乃對原告之最大侮辱；
而究其否定原告之學理論據之反證及合理說明，則付之闕如。
三、訴願、再訴願決定機關為否定本案之應獲准專利，竟然自失「行政救濟」主管機關之立場，非但未能就原告所提訴願、再訴願理由詳查原處分之適法性，反而提出與原處分所引用之專利法第二十條第一項第一款全無相關之理由稱：「本案．．．實際生產尚需考量成型、模具、成型法則控制等相關技術，本案既未揭露該等技術或製程上之差異，自不得申請取得發明專利」，其中謬誤如次：㈠被告係以本案違反專利法第二十條第一項第一款之規定而審定「異議成立，應不予專利者」。
然該規定係指可供產業上利用之發明，有「申請前已見於刊物或已公開使用」之情事者，不得申請取得發明專利。
而訴願、再訴願決定機關所稱：「本案．．．實際生產尚需考量成型、模具、成型法則控制等相關技術，本案既未揭露該等技術或製程上之差異，自不得申請取得發明專利」已完全背離原處分理由，更與專利法第二十條第一項第一款之規定絲毫無關。
㈡原「異議不成立」之處分理由稱：「．．．本案結構強度上的改善亦可使用結構解析方式加以事先預估，此種局部結構形狀的差異，難謂具新穎性」。
而原訴願決定機關為維持該項處分理由，乃曲解專利審查基準，稱：「該錐形角變化及直徑、高度比值變化，皆屬發明專利要件以外的數值變化，亦即物品大小、長短的改變皆不屬發明專利範疇」，完全罔本案之技術意義，以及本案並非就物品之大小或長短而請求專利之事實。
又原處分與訴願決定既認本案只是「把數字改一改」，因此「難謂具新穎性」；
則本案所請若果真為不具新穎性之技術，「熟習該項技術者」，豈有不知如何控制製程之理﹖訴願、再訴願機關如今反口稱：「本案．．．實際生產尚需考量成型、模具、成型法則控制等相關技術，本案既未揭露該等技術或製程上之差異，自不得申請取得發明專利」，豈非與先前認定本案簡單到只是改改數字，根本不值一提之認定，完全不同。
㈢訴願、再訴願決定不思詳查原處分理由之適法性，卻反覆地既稱本案「屬發明專利要件以外的數值大小變化」，又稱本案「實際生產尚需考量成型、模具、成型法則控制等相關技術，本案既未揭露該等技術或製程上之差異，自不得申請取得發明專利。」
充分顯示其決定與專利審查基準之規定相違，更將非屬專利主管機關之管轄內容之問題一併歸責原告，難謂無「欲加之罪，何患無辭」之嫌。
四、原處分及訴願、再訴願決定均違反當事人進行主義而有訴外裁判之違法及構成突襲性裁判：㈠按行政訴訟程序，行政訴訟法未規定者準用民事訴訟法（行政訴訟法第三十三條參照），基於行政爭訟救濟程序，訴願與行政訴訟之一貫性及訴願乃行政訴訟之前置程序，且為行政救濟之一環，民事訴訟相關規定，自應類推適用。
㈡「除別有規定外，法院不得就當事人未聲明之事項為判決。」
民事訴訟法第三百八十八條著有明文。
易言之，民事訴訟法採當事人進行主義及處分權主義，當事人所未提出之攻擊或防禦方法，法院不得加以斟酌。
按專利異議之審查，於審查時應依當事人主張之法條審查；
惟被告卻就關係人所未主張之專利法第二十條第一項第一款予以審查，作成異議成立之審定，顯係就當事人未聲明之利益，歸之於當事人，應有訴外裁判之違法。
㈢原訴願決定機關對於原告於訴願理由書中主張關係人之原異議理由係依專利法第一百零二條對本案提起異議，被告應以程序上不符法條規定予以不受理處分乙節，非但未糾正被告之失，竟反以原告於原異議答辯理由中並未就此請求為不受理處分之主張為由，迴護原處分之失。
然法條之適用應係主管機關之職責，而非原告之義務，原訴願決定機關難謂無失。
㈣關係人所主張係「本案與引證案為完全相同之案件」，經原告證明該主張為偽，原處分、訴願、再訴願機關仍相繼地於後續階段中一再地為本案羅織「本案結構強度上的改善亦可使用結構解析方式加以事先預估」、「．．．該錐形角變化及直徑、高度比值變化，皆屬發明專利要件以外的數值變化」以及「本案．．．實際生產尚需考量預成型、模具、成型法則控制等相關技術，本案既未揭露該等技術或製程上之差異，自不得申請取得發明專利」等非關係人所主張，甚至非被告處分理由之罪狀，其目的顯不在於釐清事實，而是全力地否定本案係合法獲准專利之事實。
㈤原處分及訴願、再訴願決定審認之事實與當事人所認識將要審查之基礎事實並不一致，且未能使當事人預測，進而為充分之防禦，已然構成突襲裁判。
五、對被告答辯，補充理由如后：㈠認定是否符合發明要件，如未依具體證據或審查事專門知識，未另再委請專業技術單位審定而遽為論斷者，難謂無裁量權濫用及恣意裁量之違法。
㈡被告最初審定本件專利既經專家審定而為「異議不成立」之處分，並詳細臚列本案與引證案構造及功效上之相異點，認定「本案無於申請前已見於刊物或已公開使用之情事」，自必有其依據，其後改審定本案異議成立，倘既未委請專門人員或其他專業技術單位鑑定，遽為相反結論之審定，難稱審慎公允，又相同案件作完全不同判斷，若無具體事證或共通判斷標準其認事用法但憑恣斷裁量，即不無可議，尤非適法。
㈢「本案係引證案之後續申請案」為被告所肯認，本案之美國對應案與引證案在美國專利局由同一名審查委員審查下仍能獲准專利，豈非無由﹖雖他國「對本案技術內容的認定，並不能據以拘束本案之審查」，惟被告就本件曾為完全相異審定之情形下，其後審定書並未詳載該次審查標準、依據證據及心證形成等之過程，所為審定應有理由不備之違法。
又本案與引證案及美國相對應案間之關係，被告自難諉為不知，其答辯稱「本案中之說明書並未對引證案作習知背景介紹，亦未敍明其係由引證案延續之申請案，難謂其無刻意避開引證案之嫌」云云，尚嫌乏據。
㈣本案與引證案確有不同，為再訴願決定所肯認。
本案構造上之改變須結合材料科學（高分子材料之分子方向性與強度之關係）、吹塑模製技術（不同結構部位發生之伸展差異）以及物理學（物理結構上的變化、彎曲肋之錐狀設計提供容器之內下端增量的原料以增加強度並降低應力）始能完成之發明（請參見再訴願書第四頁正面第二行以下），迭經原告陳明。
再訴願決定未附具理由或具體證據即泛稱「本案並非結合材料學、吹塑模製技術及物理學等製程方法技術」，應有理由不備及認定事實不依證據之違法。
又再訴願決定認本案與引證案相較「由字面顯示本案構造已有變化」，惟「皆屬數質大小更易」，「本案與引證案之技術同一」。
若然，則任何人均得據引證案所揭示內容推知本案及「可使用結構解析方式加以事先預估」，何以還有「實際生產尚需考量預成型、模具、成型法則控制等相關技術」之論斷﹖顯見再訴願決定有理由予盾之違法。
㈤又關係人係以本案不具新穎性為由提出異議，再訴願決定卻另以「實際生產尚需考量預成型、模具、成型法則控制等相關技術，本案既未揭露該等技術或製程上之差異，自不得申請取得發明專利」云云，以揭露不足為理由駁回原告再訴願，亦有訴外裁判之違法。
六、綜上所述，請判決撤銷再訴願決定、訴願決定及原處分等語。
被告答辯意旨略謂︰一、本案「塑料吹氣模造成之自立容器」，包括一自由立定之底座結構，該結構具有多個交替配置之中空腿和曲線肋及一輪轂、中空腿和曲線肋自此輪轂徑向伸展，以提供具有抗拒內部壓力之容器。
又本案雖係引證案之後續申請案，惟各國對本案技術內容之認定，並不能據以拘束本案之審查，更何況本案中文說明書並未對引證案作習知背景介紹，亦未敍明其係由引證案延續之申請案，難謂其無刻意避開引證案之嫌。
另引證案亦曾向本國申請發明案而遭核駁，該自立容器既屬新型範疇之形狀、構造改良，則本案由該引證案延續申請，自與發明之範疇、要件亦不相符，而原告於異議答辯理由亦已自承本案係引證新型案之再發明，既然為再發明，則不屬發明專利範疇，亦可證明本案僅係細部結構之改良，自非「結合材料科學、吹塑模製技術及物理學等製程方法技術」之全新發明，故訴願、再訴願機關所持觀點並無不當，且被告對本案構造認為係「可使用結構解析方式加以事先預估」之觀點，亦與上級機關相合，並無矛盾之處。
另異議理由曾以新型條款主張本案不具新穎性，惟原告（被異議人）亦未就此請求為不受理處分之主張，更何況本案於原處分審查中，實已參酌關係人於原異議理由所為實體技術上之主張，認為原告係誤引法條，爰採究當事人真意逕行援用正確之法條並於審定理由欄予以敍明，並無逾越當事人進行主義精神。
二、綜上所述，被告所為本案異議成立，應不予專利之審定，並無違法，原告之訴無理由，敬請判決駁回等語。

理 由
按申請前已見於刊物或已公開使用者，不得申請取得發明專利，此觀專利法第二十條第一項第一款規定可明。
本件原告於八十二年六月十七日以其「塑料吹氣模造成之自立容器」係包括自由立定之底座結構，該結構具有多個交替配置之中空腿及曲線肋、輪轂，中空腿及曲線肋由輪轂徑向伸展，以提供具有抗拒內部壓力之容器等情，向被告申請發明專利，經編為第00000000號審查、再審查，准予專利。
公告期間，關係人杜俶榮以本案構造特徵於申請前已見於刊物，有違專利法第九十八條第一項第一款規定，檢具美國第0000000號專利（即引證案）公告影本，對之提起異議。
案經被告審查，為「本案異議不成立。」
之審定。
關係人訴經經濟部經（八五）訴字第八五六二八○七四號訴願決定，將原處分撤銷。
被告重行審查，為本案異議成立，應不予專利之審定。
原告循序起訴謂本案容器底座之「每肋彎曲中間部分有一圓周度自其內下端至外上端呈錐形而具有大約一至八度範圍之夾角」及「具有周邊輪轂係以一高度（Hp）自腿之平腳平面上面分開，且直徑（Df）與高度（Hp）之比例約在25至90範圍內」之構造並未揭示於引證案中，即本案之構造有別於引證案。
且本案藉輪轂高度之降低及肋之呈錐狀，將可減少容器之應力破裂傾向與承受高壓，避免輪轂向下移動造成容器破裂，是亦難稱其功效與引證案相同；
故本案無「申請前已見於刊物或已公開使用」之情事，應符合發明專利要件（詳如事實欄所載）云云。
查引證案已揭露本案申請專利範圍獨立項之主要結構，兩案不同處僅在於本案容器底座每肋彎曲中間部分有一圓周度自其內下端至外上端呈錐形而具有大約一至八度範圍之夾角，具有週邊之輪轂係以一高度自腿之平腳平面上面分開，且直徑與高度之比例約在25至90範圍內，而引證案未有夾角之說明限制（若依其圖式判斷其夾角約為○度），直徑對高度之比例約11.5至21.5之範圍間，惟此乃局部細微形狀之限制改變，兩者實質使用之技術仍屬同一，至本案結構強度上之改善固可使用結構解析方式加以事先預估，然此種局部結構形狀之差異，難謂具新穎性。
又本案將引證案部分構造改良成每肋彎曲中間部分有一圓周度自其內下端至外上端呈錐形而具有大約一至八度範圍之夾角及具有周邊之輪轂係以一高度自腿之平腳平面上面分開，且直徑與高度之比例約在25至90範圍內之構造，雖由字面顯示本案構造已有改變，惟實際上該錐形角變化及直徑、高度比值變化，皆屬數值大小更易，不屬發明專利範疇。
另本案非如化學及材料技術領域中成分數值常具備臨界性，若數值限制值稍微變化，將會產生截然不同之結果，本案數值大小之限制變化，亦即物品大小、長短之改變，皆不屬發明專利範疇，猶如一般結構件之加強肋，可做實際需求之強度變化以調整肋之角度、度及高度，並可使用有限元素法解析預估整體之結構強度，該細微結構數值之限制變化，亦難謂本案具新穎性。
且本案並非結合材料科學、吹塑模製技術及物理學等製程方法技術。
本案與引證案之技術同一，實際生產尚需考量預成型、模具、成型法則控制等相關技術，而本案並未揭露該等技術或製程上之差異，亦與發明專利要件不符。
再引證案公開日期（一九九一年十一月十二日）較本案申請日早，本案在申請前既已見於刊物自不得申請發明專利等情，業據被告答辯及一再訴願決定指明，並有相關資料附原處分可供比對參酌，且本件經經濟部受理原告訴願後，曾囑請財團法人工業技術研究院審查結果亦表示相同意見無訛，有審查意見書附原訴願足憑，被告所辯，洵屬可採。
又關係人異議理由雖主張本案有違專利法第九十八條第一項第一款規定，然核其內容為本案構造特徵於申請前已見於刊物，而本案係發明專利申請案，其相關規定為同法第二十條第一項第一款，關係人引用法條明顯有誤，被告重行審查，探究關係人真意，參酌其所為實體技術之主張，逕依同法第二十條第一項第一款之正確規定，為本案異議成立，應不予專利之審定，於法並無不合，無訴外裁判或突襲裁判之可言。
又本案雖係引證案之後續申請案，惟各國專利法制及對技術內容之認定不同（如美國僅有發明專利，而我國則有發明專利及新型專利），原告所舉相關各案在美國審查之情形如何，要難執為本案應予發明專利之論據。
另被告雖原為「異議不成立」審定，然該審定業經經濟部撤銷，被告重行審查後，另為「異議成立」之審定，此乃行政救濟制度之可能結果，不能指為違法。
從而，原告前揭主張，要非可採，被告重行審查為異議成立之審定及一再訴願決定遞予維持，俱無違誤之可言。
原告起訴意旨，難謂有理由，應予駁回。
至兩造其餘訴辯事由，與裁判結果無影響，不復申論，併此敍明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第二十六條後段，判決如主文。
中 華 民 國 八十八 年 九 月 十六 日
行 政 法 院 第 一 庭
審 判 長 評 事 高 秀 真
評 事 彭 鳳 至
評 事 藍 獻 林
評 事 黃 璽 君
評 事 鄭 忠 仁
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 邱 彰 德
中 華 民 國 八十八 年 九 月 二十二 日