最高行政法院行政-TPAA,90,判,903,20010524,1

最 高 行 政 法 院 判 決 九十年度判字第九○三號
原 告 美商．貝克斯特國際公司
代 表 人 甲○○○○○
訴訟代理人 陳長文律師
馮博生律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 陳明邦

右當事人間因發明專利申請事件，原告不服行政院中華民國八十八年三月八日台八十
八訴字第○八七一二號再訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如左：

主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。

事 實
緣原告於民國（以下同）八十二年十二月十四以其「供腹膜透析病人治療之改良式胺基酸溶液」係一種含有胺基酸的透析溶液以供腹膜透析病人治療及＼或防止營養不良之用，胺基酸之組成經最適化以將新陳代謝酸中毒減至最少，使胺基酸血漿分佈水平正常化等情，向被告經濟部中央標準局（八十八年一月二十六日改制為經濟部智慧財產局）申請發明專利。
案經被告編為第00000000號審查，不予專利。
原告變更發明名稱為「含有胺基酸之改良腹膜透析液」及修正專利說明書，申經再審查結果，仍不予專利，發給八十七年三月十九日台專（玖）○一○六八字第一○八二六三號專利再審查審定書。
原告不服，提起訴願、再訴願，遞遭決定駁回，遂提起行政訴訟。茲摘敍兩造訴辯意旨如次：
原告起訴意旨及補充理由略謂：按行政訴訟法第一條明文規定，人民因中央或地方機關之違法行政處分，認為損害其權利，經依訴願法提起再訴願而不服其決定，得向行政法院提起行政訴訟。
另按專利法第二十條明文規定，凡可供產業上利用之發明，無該條第一項第三款及第二項所載情事者，可依法申請取得專利。
系爭專利案所請發明即為符合上開法條規定者，依法應予專利權二十年。
孰料智慧財產局未明察系爭專利所請發明，竟以系爭專利案所請發明「難謂已達產業上可利用之階段」否准專利，嚴重損及原告依法申請取得專利之權益；
嗣經原告依法提起訴願及再訴願，惟經濟部及行政院卻未能詳細審究智慧財產局原處分違法之處，仍為維持原處分之決定，難令原告信服。
原告茲申述不服理由如后：一、原處分適用法條錯誤且屬違法行政處分：查智慧財產局否准系專利之原處分係以系爭專利案所請發明「難謂已達產業上可利用之階段」，故不符專利法第二十條第一項前段之規定。
惟查，現行專利法關於「產業上利用性」之規定係於八十三年一月二十一日公布施行，該次專利法修正案中，將七十五年十二月二十四日公布施行之專利法第三條條文有關「產業上利用價值」之專利要件全數刪除，而以現行專利法第二十條第一項前段取代之。
依據行政院刪除該「產業上利用價值」條文之提案要旨所載：「修正條文第二十條第一項之序文『可供產業上利用』此一概念即含有合於實用及預期可達到產業上實施階段」，可知「預期」可達到產業上利用階段之發明即為現行法條所稱「可供產業上利用之發明」，發明無需「已」達到產業上可利用之階段方可謂「可供產業上利用」。
智慧財產局以系爭專利案所請發明「難謂已達產業上可利用之階段」為由，認稱系爭專利案不符專利法第二十條第一項前段而否准系爭專利者，適用法條顯有錯誤。
事實上，智慧財產局業於其所制定並公開刊行之「發明專利審查基準」明載，專利法第二十條第一項前段所稱「可供產業上利用之發明」，係指非屬下列三類型之發明：⑴未完成之發明；
⑵非可供營業上利用之發明；
及⑶實際上顯然無法實施之發明。
上開基準係採負面表列方式闡釋「可供產業上利用之發明」，是凡發明無「未完成」、「非可供營業上利用」及「實際上顯然無法實施」之情事者，即符合專利法第二十條第一項前段之規定，具「產業可利用性」。
該基準並未將「已達產業上可利用之階段」定為發明「可供產業上利用」之條件。
按，智慧財產局職司專利業務之審理，所制「專利審查基準」係為該局審查委員及申請人共同依循之專利審查作業準則。
該局既已明文闡釋專利法第二十條第一項前段之規定，即當依據該基準所載審查專利申請案之「產業可利用性」，其以「已達產業上利用之階段」之額外條件核駁系爭專利，於法無據，屬違法行政處分。
二、系爭專利案確具「產業上利用性」：系爭專利案所請係一種含有胺基酸之改良腹膜透析液。
已知含葡萄糖之腹膜透析液會導致透析病患之營養不良症，因此此技藝改以含胺基酸之腹膜透析液防止營養不良症，惟經發現，傳統可用以改善營養不良症之腹膜透析液引起病患之代謝性酸中毒。
系爭專利案之目的即在提供一種可治療透析病患營養不良症而不會引起酸中毒之腹膜透析液。
原告發現，腹膜透析液若具如系爭專利案申請專利範圍第１項所界定之特徵，即可達成上述功效。
該等特徵為：⑴含有1.6重量＼體積％以下（含）之胺基酸混合物；
⑵該胺基酸混合物由白胺酸、纈胺酸、蘇胺酸、異白胺酸、離胺酸、組胺酸、甲硫胺酸、苯丙胺酸、色胺酸、丙胺酸、脯胺酸、精胺酸、甘胺酸、絲胺酸、酪胺酸、天冬胺酸及穀胺酸所組成；
⑶其中甲硫胺酸之含量低於（含）毫克＼毫升；
⑷苯丙胺酸與酪胺酸之比為1.3至3.0；
且⑸酸產生性胺基酸與酸中和性胺基酸之比為1至2.2。
如系爭專利案說明書實例一所示者，具上述特徵之改良腹膜透析液確具治療及預防透析病患之營養不良症之功效。
另如實例二比較實驗所示者，傳統之腹膜透析液若非無法改善病患之營養不良症，即會造成病患之代謝性酸中毒，惟系爭專利案之改良腹膜透析液則可改善病患之營養不良症，且不引起代謝性酸中毒。
查智慧財產局曾因未明察系爭專利案實例一及二所示實驗數據，而於八十三年八月三日專利審定書質疑系爭專利案改良腹膜透析液於治療及預防透析病患之營養不良症及避免代謝性酸中毒之功效。
惟經原告於再審查理由書說明，該局已確認系爭專利所請改良腹膜透析液之上述功效，此可由該局八十五年九月四日台專（玖）○一○六八字第一三四一八八號再審查案核駁理由先行通知書已無對實例一及二之質疑者觀之甚明。
據上可知，系爭專利案確已經由具體之技術手段達成發明目的，斷非「未完成」、「非可供營業上利用」及「實際上顯然無法實施」之發明，依據智慧財產局「專利審查基準」所明載者，系爭專利案符合專利法第二十條第一項前段之規定，具「產業可利用性」。
智慧財產局指稱，原告未依據該局八十五年九月四日台專（玖）○一○六八字第一三四一八八號再審查案核駁理由先行通知書所示界定所請透析液組成成分之特徵，故所請過於含糊籠統，難謂已達產業上可利用之階段，不符專利要件。
詳言之，該局認為原告應將系爭專利案申請專利範圍第４至６項（註：原告前於八十五年十一月刪除原申請專利範圍第４項，故該通知書所稱第５至７項現為第４至６項）所載併入第１項中。
惟如前所述，系爭專利案改良式腹膜透析液與傳統含胺基酸透析液之不同處在於，可避免酸中毒之產生，原告已於申請專利範圍第１項中明確界定可達成該功效之必要技術特徵，申請專利範圍第４至６項所載者實僅系爭專利案較佳之實施態樣，而非必要技術特徵。
例如，申請專利範圍第４及５項係記載天冬胺酸及穀胺酸之較佳含量，該二胺基酸即屬申請專利範圍第１項所稱之酸中和性胺基酸，申請專利範圍第１項暨已明確界定酸產生性胺基酸與酸中和性胺基酸之比例，原告自無需額外界定該二胺基酸之較佳含量。
又如，第６項所載係必要胺基酸與非必要胺基酸之比，該比例並非造成系爭改良式腹膜透近液避免酸中毒功效之必要技術手段，自亦無需界定。
智慧財產局稱系爭專利案所請過於含糊籠統者，實肇因其未明察系爭專利所請發明所致。
系爭專利案實例一及二業證明，具申請專利範圍第１項所界定五項特徵之改良式腹膜透析液，確可改善病患之營養不良症而不引起代謝性酸中毒，「產業可利用性」當無可置疑。
三、按中華民國刻正積極爭取加入世界貿易組織（WTO） ，為此，曾於八十三年及八十六年依該組織據以成立之「與貿易有關之智慧財產局協定（TRIPS）」 之精神，大幅修正專利法，以使中華民國專利保護之法規及實務與WTO 各成員國達於一致，俾利具備「專利申請要件」及「專利要件」之發明，得以不受申請地不同而有差別待遇，均可獲得專利保護。
查系爭專利申請案之國外對應案，業分別於一九九七年九月二十三日、一九九七年十二月十六日及一九九八年七月七日獲頒WTO 成員國美國之第五、六七○、一七六號、第五、六九八、二三○號及第五、七七六、五○三號專利各在案，中華民國之專利法規及實務既經修正與 WTO各成員國一致，該等國外對應案獲准專利之事實，當堪引為佐證系爭專利申請案確具可專利性。
四、系爭專利案「產業可利用性」之補強證據：按系爭專利案確具「產業利用性」，原告業於前段具體釋明。
原告現謹提呈另一具體實施例之臨床試驗報告暨摘譯文，以為進一步證明。
按該臨床試驗係依據系爭專利案所請發明之腹膜透析液（MF）對於酸血症防止之研究，其結果證實，系爭專利案所請透析液確可降低腹膜透析病患酸中毒之危險性。
依據系爭專利案原呈實施例及上開補強證據所證明者，系爭專利案確具「產業利用性」。
五、系爭專利案「產業可利用性」應再行審酌：依行政法院八十六年判字第二二一五號判決要旨，如非變更申請案之實質，補正說明書或圖式，雖於發明專利案審定後為之，非法所不許。
且查實驗數據之於專利申請案屬證據之一種，專利申請人於行政救濟中補提實驗數據，即應重行審酌是否足夠證明「可供產業利用」，迭經再訴願決定機關確認，例如行政院台八十五訴字第○九九九四號、台八十六訴字第三二八六九號及台八十七訴字第五八二九一號等再訴願決定書均已明示斯旨。
按「產業利用性」乃系爭專利案之惟一爭執，原告現既補提實驗數據，則系爭專利案是否仍不具「產業利用性」，自應再行審酌。
而如上述，依據系爭專利案原呈實施例及上開補強證據所證明者，系爭專利案確具「產業利用性」。
六、申請專利範圍補正之救濟：按行政救濟制度之目的既在使人民因行政機關違法行政處分所遭受之權益損失降至最低，是依行政法院上開八十六年判字第二二一五號判決要旨，在未變更申請案實質之前提下，說明書及圖式之補正若足以彌補人民因被告機關違法行政所致權益損害，當得為專利案行政爭訟之救濟手段。
查被告機關否准系爭專利案所據為申請專利範圍第１項「難謂已達產業上可利用之階段」，惟如起訴狀所述，原處分之適用法條錯誤，其違法行政處分不僅損及原告依法申請取得上開請求項發明專利權之權益，亦致同案申請專利範圍第８至項所請可專利性無爭議之發明未能依法取得專利保護。
原告為藉行政救濟，使因被告機關違法原處分造成之權益損失降至最低，特此呈請刪除原申請專利範圍第１項及其附屬項，以避免被告機關違法原處分之爭執。
上開申請專利範圍修正本內容（即原申請專利範圍第８至項），自始即存於系爭專利案申請專利範圍中（其為系爭專利案申請當時之申請專利範圍第９至項，原告前於八十五年十一月刪除原申請專利範圍第４項，經該次修正後，該等請求項項次變更為第８至項），確在系爭專利案實質內容範圍之內，且業經被告機關初審及再審查審酌，並無不符專利要件之情事，此可由被告機關八十五年九月再審查核駁理由先行通知書理由第四點載有與第９至項相關之擬核駁理由，而原處分則僅質疑系爭專利案申請利範圍第１項，而無第８至項相關之審定理由為證。
準此，上開修正並未變更系爭專利案之實質，甚且係屬限縮，於法應屬，當得為彌補原告因被告機關違法行政所致權益損害之救濟手段。
該等修正內容既業經被告機關審酌具可專利性，當可准予專利。
七、綜上，系爭專利案確具產業利用性而應准予專利，至為明確。
被告答辯理由對系爭專利案之指摘與事實不符，難據以主張原處分並無違法，被告並刻意曲解原告所提證據，本案確有行言詞調查、辯論之必要，始能明辨真實。
原告為此狀請判決撤銷原處分、原決定及再訴願決定並准行言詞辯論等語。
被告答辯意旨略謂：一、本案所請為一種改善習知腹膜透析之溶液，其組成之胺基酸在一範圍內，可提供腹膜透析病人適當的營養，並可將新陳代謝酸中毒減到最少，可使胺基酸血漿濃度維持至一正常的程度，起訴理由一、㈡認為本案申請專利範圍第１項所請之特徵在界定胺基酸組成分及其混合物之重量＼體積％、甲硫胺酸之含量、苯丙胺酸與胳胺酸之組成比、酸中和性胺基酸（如天冬胺酸和穀胺酸）與酸產生性胺基酸（包括離胺酸、精胺酸和甲硫胺酸）之配比（如八十五年十一月十一日修正之申請專利範圍），而毋需加上所界定五要素外之限定（如八十五年十一月十一日之申復理由）。
惟本案所請之胺基酸組成係由習知改良而來，其胺基酸之組成具有一特定之範圍為一種提供腹膜透析患者適當營養之溶液，並可降低新陳代謝酸中毒的現象，本案說明書僅有實例１、２揭示胺基酸組成分及其配比具有提供腹膜透析病人營養及降低新陳代謝中毒的功效，天冬胺酸和穀胺酸（酸中和性胺基酸）與所混合之胺基酸以一定之含量範圍及＼或配比組成透析液後，才具有減少酸中毒及營養患者之功效，為本案較佳之實施樣態（如起訴理由一、㈡第九頁第１至５行所述），起訴人未以較佳之實施樣態為申請專利範圍，亦未依再審查核駁理由先行通知書所述之理由修正，僅以毋需加上所界定五要素外之限定為申復理由，並不合理，故所述之理由不成立。
二、由上述理由知本案申請專利範圍第１項未以較佳之實施態樣為界定，且酸中和性胺基酸如何達成酸中和的作用，說明書欠缺具體明確的揭示，申請專利範圍中之「酸中和性胺基酸」亦未依實例合理界定胺基酸之組分，故本案所請有不能供產業上利用之情形，起訴理由一、㈠所述之理由不成立。
三、起訴理由二以本案之國外對應案之獲准專利之事實，為本案具可專利案之佐證，如USP0000000、USP0000000、USP0000000，惟所佐證之專利公告案之申請專利範圍皆不相同，顯見本案之對應案可有諸多不同的專利範圍，尤其是USP0000000之申請專利範圍與本案再審查核駁理由通知書函請原告修正之理由相近，而本案原告以「毋需加以前述五要素外之限制」為申復理由而致核駁，並無不當，故所訴之理由不成立。
四、原告以本案具「產業可利用性」為起訴補充理由，惟本案申請專利範圍中所列示之胺基酸如欠缺酸中和性胺基酸（天冬胺酸及＼或穀胺酸及其鹽含量為零時），則所組合之透析溶液未必具有減少患者酸中毒的功效，故所述之理由不成立。
五、原告以「申請專利範圍補正之救濟」為起訴補充理由，惟由上述理由知所請之透析溶液不具減少患者酸中毒之功效，且於再審查審定之後始行提出之申請專利範圍未經本局審查，自未便在訴訟程序中受理審究。
六、綜上所述，本局所為本案仍應不予專利之審定並無違法，本案原告之訴無理由，敬請駁回原告之訴等語。

理 由
依專利法第二十條第一項規定，凡可供產業上利用之發明，無該項所列三款情事之一者，得申請取得發明專利。
若不能供產業上利用，自不得申請取得發明專利。
又申請發明專利之說明書，除應載明申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施。
申請專利範圍，應具體指明申請專利之標的、技術內容及特點，復為同法第二十二條第三項及第四項所明定。
本件原告以其「供腹膜透析病人治療之改良式胺基酸溶液」係一種含有胺基酸的透析溶液以供腹膜透析病人治療及＼或防止營養不良之用，胺基酸之組成經最適化以將新陳代謝酸中毒減至最少，使胺基酸血漿分佈水平正常化等情，向被告申請發明專利，經被告審查結果不予專利，原告變更發明名稱為「含有胺基酸之改良腹膜透析液」及修正專利說明書，申請再審查結果仍不予專利。
被告審查及再審查係以本案申請專利範圍第一項並未明確界定其透析溶液組成成分之特徵，所請過於含糊籠統，難謂可供產業上利用，因而依專利法第二十條第一項前段、第二十二條第三項及第四項規定，不予專利，核與首揭規定尚無不合。
原告起訴意旨詳如事實欄所載，其要點略謂：㈠本案申請專利範圍第１項所請之特徵在界定胺基酸組成分及其混合物之重量＼體積％、甲硫胺酸之含量、苯丙胺酸與胳胺酸之組成比、酸中和性胺基酸（如天冬胺酸和穀胺酸）與酸產生性胺基酸（包括離胺酸、精胺酸和甲硫胺酸）之配比（如八十五年十一月十一日修正之申請專利範圍），而毋需加上所界定五要素外之限定（如八十五年十一月十一日之申復理由）。
㈡、所謂可供產業上利用之發明，只需「預期」達到產業上利用便可，無需「已」達到產業上可利用之階段方謂可供產業上利用。
㈢、系爭專利案確具產業上利用性，在美國申請之相對應專利案已獲准專利，故應准予專利等語。
然查：㈠、本案所請之腹膜透析溶劑，實際上係一種組成物，其成分共十七種胺基酸，所請之胺基酸組成係由習知改良而來，其胺基酸之組成具有一特定之範圍為一種提供腹膜透析患者適當營養之溶液，並可降低陳新代謝酸中毒的現象，本案說明書僅有實例１、２揭示胺基酸組成分及其配比具有提供腹膜透析病人營養及降低新陳代謝中毒的功效，天冬胺酸和穀胺酸（酸中和性胺基酸）與所混合之胺基酸以一定之含量範圍及＼或配比組成透析液後，才具有減少酸中毒及營養患者之功效，為本案較佳之實施樣態，原告未以較佳之實施樣態為申請專利範圍，亦未依再審查核駁理由先行通知書所述之理由修正，僅以毋需加上所界定五要素外之限定為申復理由。
㈡、申請專利範圍第一項雖已列出胺基酸組成及界定在上述五個要件，但並未明確就各個胺基酸之成分列出組成比例，致各種胺基酸組成比例均在本案申請專利範圍之列，顯然過於含糊籠統，無法明確界定各組成分之比例範圍，無法使熟習該項技術者瞭解其內容並可據以實施，況且酸中和性胺基酸如何達成酸中和作用，說明書欠缺具體明確的揭示，申請專利範圍中「酸中和性胺基酸」亦未依實例合理界定胺基酸之組分，自不符組成物請求規範，本案申請專利範圍第一項之界定方式，含蓋各種胺基酸組成物，但實施例僅有一組組成分，亦難以支持其廣泛範圍之請求。
㈢、原告雖稱枉美國申請之相對應專利案已獲准專利，為本案具可專利案之佐證，如 USP0000000、USP0000000、USP0000000等。
然查原告所佐證之專利公告案之申請專利範圍皆不相同，顯見本案之對應案可有諸多不同的專利範圍，況且兩國專利審查基準有別，法制不同，尚難執為本案應准專利之論據。
㈣、本案經經濟部二次送請財團法人工業技術研究院化學工業研究所鑑定結果均認原告所請之腹膜透析溶劑實際上係一種組成物，其成份共十七種胺基酸，但因其中無界定各胺基酸之比例範圍，對於組成物之請求未明確，認不應予以專利，有該所八十七年七月二十七日（八七）工研化審字第一一三一號函暨發明專利案訴願審查意見書、八十七年十二月三日（八七）工研化審字第二○一二號函暨發明專利申請案訴願審查意見書各乙份附於訴願卷內可資佐證。
綜上所述，原告上開所稱系爭專利案範圍明確，且具產業可利用性之詞，核與事實不符，尚不足採。
因事實已明，原告請求行言詞辯論，本院認無必要。
被告審查及再審查均不予專利之處分，經核於法尚無不合，訴願決定及再訴願決定遞予維持，並無違誤，原告起訴意旨經查無理由，應予駁回。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法施行法第二條、行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十 年 五 月 二十四 日
最 高 行 政 法 院 第 二 庭
審 判 長 法 官 陳 石 獅
法 官 徐 樹 海
法 官 吳 錦 龍
法 官 高 啟 燦
法 官 黃 合 文
右 正 本 證 明 與 原 本 無 異
法院書記官 蘇 金 全
中 華 民 國 九十 年 五 月 二十九 日