最高行政法院行政-TPAA,97,判,481,20080529,1

最 高 行 政 法 院 判 決
97年度判字第481號
上 訴 人 遠見科技股份有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 郭士功 律師
周志安 律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 乙○○
參 加 人 北軟股份有限公司
代 表 人 丙○○

上列當事人間商標評定事件，上訴人對於中華民國95年7月20日
臺北高等行政法院94年度訴字第3358號判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文
上訴駁回。
上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由
一、上訴人於民國90年11月01日以「哈語族」商標作為其註冊第130754號「哈電族」服務標章之聯合服務標章，指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第35類之「... 電器用品零售、電腦軟體零售、電子字典及計算機產品之零售」等服務，向被上訴人申請註冊，經被上訴人審查，核准列為註冊第175937號聯合服務標章。
嗣參加人於92年05月15日以該註冊服務商標有違註冊時商標法第37條第7、12及14款之規定，對之申請評定；
審查期間，現行商標法於同年11月28日修正公布施行，已註冊之服務標章，自本法修正施行當日起，視為商標，其程序並依修正後之規定辦理。
嗣上訴人申請將其註冊第175937號商標分割為3件商標，其中本件系爭第0000000號「哈語族」商標指定使用於電腦軟體零售服務。
案經被上訴人審查，以94年05月31日中台評字第920163號商標評定書為系爭第0000000號「哈語族」商標之註冊應予撤銷之處分。
上訴人不服，提起訴願，經訴願決定駁回，上訴人猶未甘服，遂提起行政訴訟。
二、上訴人起訴主張：「哈電族」為上訴人所生產之電子產品，於85年05月15日申請並取得正商標第748941號註冊，並自85年至93年投入「哈電族」商標廣告，費用合計新台幣377,227,510元；
上訴人87年更以「哈電族」商標廣為商標申請，註冊於各類別。
上訴人哈電族電子字典等產品推出後廣受消費者喜愛，「哈電族」名稱已為著名商標；
上訴人另於88年09月07日就「哈電族及圖」亦於「各種電子、電器之零售服務」類別提出正商標申請，並獲得第35類註冊，註冊號數為第130754號，惟上訴人於90年始發現參加人以「哈語族」軟體語言學習機產品販售，其銷售產品包裝放大「哈語族」字義，且故意以「語言學習機」同為電子、電器產品，已與上訴人「哈電族」正商標構成近似。
上訴人申請註冊系爭「哈語族」第35類聯合商標，係依商標法賦予「聯合商標」申請之權利正當行使，並無修正前商標法第37條第14款規定之適用。
被上訴人無視前揭修正前商標法第37條第14款之立法意旨，與上訴人系爭聯合商標「哈語族」申請之背景，及上訴人依修正前商標法第22條聯合商標申請之規定而為申請係權利正當行使，而為上開不利上訴人之審定，原處分應係違法等語，求為判決撤銷原處分與訴願決定。
三、被上訴人則以：參加人為經營軟體事業之公司，早於88年起即以中文「哈語族」三字表彰使用於其所研發量產之軟體語言學習機商品上，除有印製公司文宣、型錄廣為推廣、使用外，亦有透過傳播媒體刊登廣告廣泛宣傳、行銷於國內市場情事，堪認於系爭商標90年11月01日申請註冊前，參加人已有先使用前揭據以評定「哈語族」商標之事實。
又查上訴人與參加人均為電子科技相關同業業者；
且上訴人亦曾於90年10月24日寄發要求參加人即刻停止使用據以評定之「哈語族」標章字樣於商標法施行細則第49條第9類商品之律師信函，足證上訴人對參加人產製之軟體語言學習機商品及據以評定「哈語族」商標實難諉為不知。
今上訴人遲於90年11月01日始以相同之中文「哈語族」三字作為系爭註冊第0000000號「哈語族」商標圖樣，依一般經驗法則，足認其顯係知悉據以評定商標之存在，未徵得參加人同意，進而以相同之商標圖樣搶先申請註冊，指定使用於電腦軟體零售服務，復與據以評定商標指定使用之軟體語言學習機商品，依一般社會通念，二者之行銷管道相同，常為同一廠商所兼營且消費者亦重疊，性質核屬類似，揆諸前述說明，自有據以評定法條規定之適用。
至上訴人辯稱，據以評定商標圖樣係為襲用其早於85年間首先使用之「哈電族」標章圖樣而來云云，核屬另案有無侵害其商標權之法院職權認定問題，尚難執為解免上訴人以參加人先行使用之商標申請註冊之事實，求為駁回上訴人之訴。
四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：（一）依上訴人之商標註冊簿與參加人之公司基本資料查詢，二者均為電子科技相關同業；
然查上訴人曾於90年10月24日委託訴外人詹聰哲律師，寄發通知參加人使用之「哈語族」商標已侵害上訴人「哈電族」商標，要求參加人於文到後三日內與詹律師聯繫，商議參加人公司侵害「哈語族」商標專用權之相關事宜等語，有詹聰哲律師以歐聯國際法律事務所所寄律師函一紙在卷足憑，足證上訴人對參加人產製之軟體語言學習機商品及據以評定之「哈語族」商標乙事，應屬知悉。
（二）本件上訴人係於90年11月01日始以相同之中文「哈語族」三字作為系爭商標圖樣申請註冊，而其於申請註冊時即已知悉據以評定商標之存在，已如上述；
然上訴人未徵得參加人同意，即以相同之商標圖樣搶先申請註冊，指定使用於電腦程式等商品，復與據以評定商標使用之軟體語言學習機商品，依一般社會通念，二者行銷管道相同，常為同一廠商所兼營且消費者亦重疊，性質應屬類似；
被上訴人認系爭商標違反註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定，爰將系爭商標之註冊予以撤銷，依法自無不合。
（三）綜上所述，被上訴人認系爭商標違反註冊時商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款之規定，而將系爭商標之註冊予以撤銷，認事用法並無不合，訴願決定予以維持，亦無違誤；
上訴人起訴意旨，仍執前詞及其主觀之見解，請求撤銷訴願決定及原處分，為無理由，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。
五、本院按：
㈠、「本法中華民國92年4月29日（現行條文之92年4月29日係立法院三讀通過日期，5月28日總統令修正公布，自公布日起6個月後之11月28日施行）修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；
其程序依修正後之規定辦理。」
為現行商標法第91條第1項所明定。
本件係屬本法修正施行前已申請評定，而尚未評決之評定案件，依前項規定，如本法修正施行前及本法修正施行後之規定均將評定事由規定為違法者，即撤銷系爭商標之註冊，至評定程序則依修正後之規定辦理。
又按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得申請註冊；
商標「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者」，不得註冊，分別為修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款本文所明定。
㈡、又按本條款旨在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，法條除例示規定如「契約、地緣、業務往來」之關係外，並概括規定「其他關係」，知悉他人商標而搶先註冊，故解釋「其他關係」，應參酌同條文之例示規定，始得符合立法真意。
因此上開規定「其他關係」應指申請人與他人間因有「契約、地緣、業務往來」等類似關係而知悉他人商標，並搶先註冊而言，雖無業務往來但在相關或競爭同業之間因業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，亦屬本條款所謂之「其他關係」。
另本款之適用，除申請人以「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標」申請註冊之要件外，先使用人應舉證證明申請人「具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉先使用商標之存在」的事實，上開要件該當與否，核屬事實判斷之問題，事實審法院，苟已斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，而未違背論理或經驗法則，不得遽指為違法。
㈢、原判決關於上訴人與參加人二者均為電子科技相關同業；
上訴人係於90年11月01日始以相同之中文「哈語族」三字作為系爭商標圖樣申請註冊，而其於申請註冊時即已知悉據以評定商標之存在，上訴人未徵得參加人同意，即以相同之商標圖樣搶先申請註冊，指定使用於電腦程式等商品，復與據以評定商標使用之軟體語言學習機商品，依一般社會通念，二者行銷管道相同，常為同一廠商所兼營且消費者亦重疊，性質應屬類似等之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形。
㈣、再按本條款所謂「先使用」，係指合法之先使用而言，侵害他人商標權之非法先使用人，當然不在本條款保護之列，惟先使用人是否侵害他人商標權，自應以民事法院所為排除侵害判決確定為準，上訴意旨雖以：上訴人早於85年5月15日已就「哈電族及圖」於「語言學習機」類別註冊在案，早於據以評定商標「哈語族」在民國88年刊載廣告於報章媒體使用之時間，並非合法先使用云云。
惟查，上訴人並未舉證證明據以評定商標業已經民事判決排除侵害確定，已非可採；
況參加人原代表人吳木成因使用「哈語族」商標，經台灣板橋地方法院檢察署檢察官以違反商標法起訴（參見該署91年偵字第12205號起訴書，原審卷證6）一案，業經台灣板橋地方法院92年度易字第1494號刑事判決以「哈語族」與「哈電族」非近似商標等等為由，判決無罪；
並經台灣高等法院93年度上易字第7號刑事判決，駁回檢察官上訴確定在案，均有判決查詢內容可稽，是上訴人並未證明參加人之先使用據以評定商標為不合法，原審雖未於判決中加以論斷，惟尚不影響於判決之結果，與所謂判決不備理由之違法情形不相當。上訴人以此為上訴理由，並非可採。
㈤、末按系爭商標註冊時商標法第22條第1項固規定：「同一人以同一商標圖樣，指定使用於類似商品，或以近似之商標圖樣，指定使用於同一商品或類似商品，應申請註冊為聯合商標。」
聯合商標與正商標僅係同屬一人之數項商標，聯合商標雖從屬於正商標，於正商標移轉時，應一併為之（系爭商標註冊時商標法第29條文規定），聯合商標制度，固在擴大保護正商標以及保護消費者免於對商品來源發生混淆誤認，然而他人之註冊商標或著名商標等同應保護；
聯合商標係因目的或形態而與正商標不同，其本身仍為商標，聯合商標之註冊申請係獨立之申請事件，該聯合商標本身如有商標法規定之各項不得申請註冊之事由，仍不得申請註冊。
是申請註冊為聯合商標而有違反修正前商標法第37條各款等商標註冊要件規定，而不得註冊者，仍不應核准註冊，不因其正商標已申准註冊而有異，聯合商標申請註冊要件之審查，及是否違反商標註冊要件，仍與一般商標申請註冊之審查相同。
玆因上開商標法之聯合商標制度施行，企業大量申請聯合商標，衍生主管機關審查實務之困擾，基於聯合商標之功能有限，並參考英日等國立法例，乃修法廢除聯合商標（參照現行商標法修正草案總說明第13點），並於現行商標法第86條第1項規定：「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已註冊之聯合商標、聯合服務標章、聯合團體標章或聯合證明標章，自本法修正施行之日起，視為獨立之註冊商標或標章；
其存續期間，以原核准者為準。」
是無論商標法就聯合商標制度廢除前後，聯合商標之申請註冊，均與一般商標申請註冊之審查相同。
原審以修正前商標法第37條第14款及修正後商標法第23條第1項第14款規定要件，作為本案系爭商標應否註冊之判斷基準，並無違誤，上訴意旨謂依修正前商標法第22條有關聯合商標之規定，商標權人除得排除他人使用相同近似商標的權利外，尚享有得以相同或近似商標申請為聯合商標使用之權利云云，並非可採。
㈥、從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。
六、據上論結，本件上訴為無理由。
依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 5 月 29 日
最高行政法院第五庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 鄭 小 康
法官 黃 淑 玲
法官 劉 介 中
法官 吳 慧 娟
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 97 年 5 月 30 日
書記官 吳 玫 瑩