最高行政法院行政-TPAA,98,判,622,20090604,1

最 高 行 政 法 院 判 決
98年度判字第622號
上 訴 人 和龍興業股份有限公司
代 表 人 甲○○
訴訟代理人 劉法正 律師
楊祺雄 律師
複 代理 人 張東揚 律師
被 上訴 人 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花
參 加 人 春寶企業股份有限公司
代 表 人 乙○○
訴訟代理人 鄭幸梁
上列當事人間新型專利舉發事件，上訴人對於中華民國96年5月17日臺北高等行政法院95年度訴字第2460號判決，提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

上訴審訴訟費用由上訴人負擔。

理 由

一、上訴人前於民國（下同）91年7月5日以「六角金蔥製造機」向被上訴人申請新型專利，經被上訴人編為第00000000號審查，於92年11月19日審定准予專利，並於公告期滿後，發給新型第216198號專利證書（下稱系爭專利）。

嗣參加人春寶企業股份有限公司（下稱參加人）於93年12月31日以系爭專利有違其核准時專利法第98條第1項及第2項之規定，對之提起舉發，案經被上訴人審查，上訴人於94年9月21日對系爭專利提出更正本，被上訴人以其更正本已變更實質內容，依專利法第108條準用第64條第2項之規定不准更正，遂以系爭專利原核准公告之申請專利範圍為審查，而依核准時專利法第98條第1項之規定，於94年12月9日以（94）智專三㈠05017字第09421128170號專利舉發審定書為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分（下稱系爭處分）。

上訴人不服，提起訴願，亦遭訴願決定駁回，遂提起本件行政訴訟。

二、上訴人起訴主張：94年9月21日所提系爭專利更正本與系爭專利原專利說明書及申請專利範圍之內容完全相同，該修正前後內容並未變更實質，其更正本僅就原申請專利範圍內容作一些先前技術之補充說明與圖式之修正而已，並無違當時專利法第105條準用第67條之規定。

又由附件一(系爭案之組件照片)並參照說明書中第一圖得知該料捲3置放於吊料架2上，再藉由送料滾輪4將料捲3後送至切割處，而該平面刀5及滾刀6形成切割動作組件，再參照第二圖、第三圖及第四圖，該滾刀6及平面刀5可將斜向前進之料捲3作位移切割，可參考附件二之料件實品之模擬重疊前進，如此便可切割成為附件三之『六角狀金蔥』成品及附件四之『六角狀金蔥』成品目錄；

並茲請國立台灣科技大學蕭弘清博士作一鑑定報告如附件五所示，經鑑定後，由鑑定報告內可得知系爭案於機械組件實際動作時可將料捲切割成為六角狀金蔥，且系爭案於申請時已經許純生審查委員審查可實施並經經濟部智慧財產局核准專利成立(如附件六)。

另系爭案申請專利說明書及其圖所示，該說明書中第5頁雖僅述及「可藉由平面刀及滾刀，滾切成六角狀的細段，即可成為細末狀的金蔥」，參閱附件七圖式，依圖式作動方式與原理，持續不間斷的循環製造「六角狀金蔥」，以證實系爭案其為可實施等語，求為判決撤銷訴願決定及原處分。

三、被上訴人則以：上訴人更正後之申請專利範圍所增之文字內容並未載於原系爭專利說明書之中，顯然該更正本已變更實質內容，上訴人之更正本自有違專利法第108條準用第64條第2項之規定不准更正。

就產業利用性而言，系爭專利原專利說明書及其圖式以觀，該說明書中第5頁僅述及可藉由平面刀及滾刀，滾切成六角狀的細段，即可成為細末狀的金蔥，再者，其圖式亦無揭示任何可形成六角狀金蔥的構造；

亦即是，系爭專利之滾刀，無論在專利說明書或圖式，皆完全未具形成「六角金蔥粉之刀齒形狀」，其專利說明書並未揭示可實施之具體內容，確實缺乏可剪切出六角狀金蔥之刀齒等具體構造，顯然無法剪切出六角狀之金蔥，故系爭專利之機械裝置無法達到所欲生產之六角狀金蔥物品，是系爭專利前揭技術手段，於其說明書或圖式不明，使實施為不可能或困難，而無法達成其所預期之創作目的，應不具產業利用性等語，資為抗辯，求為判決駁回上訴人之訴。

四、原審斟酌全辯論意旨及調查證據之結果，以：上訴人於94年9月21日所提更正本，經對照前後兩版本之圖示，其更正後專利圖式第2圖之「刀齒形狀」已變更成半個六角形狀，其第4圖「平面刀之構造」亦與原案專利圖式有別，顯已變更原圖之造形；

另系爭專利更正後之說明書第7頁復增列：「．．．滾刀的每一刀面上的齒與平刀之刀齒形狀相對應．．．，恰可使料捲前緣切成與平刀的刀齒形狀重疊相同的鋸齒狀（突出部為六角金蔥的一半），其次再持續使料捲斜向推進一進刀量讓下一葉的面刀切到時，該葉的面刀恰可切下六角金蔥的形狀．．．」等文字，而該等文字內容並未記載於原系爭專利說明書之中，足知該更正本已變更系爭專利之實質內容，參照專利法第108條準用第64條第2項之規定：「前項更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭之範圍，且不得實質擴大或變更申請專利範圍。」

上訴人上開更正本自已違專利法許可更正之規定而不准更正，原處分遂依系爭專利原核准公告之申請專利範圍審查，於法自屬有據。

據上，自應依系爭專利公告之申請專利範圍審究本件。

而本件參加人主要係以附件10主張系爭專利說明書所載內容不會形成六角狀金蔥，無法剪切出六角狀金蔥而無法據以實施等語。

查系爭新型案專利，係於一機台上裝設有一吊料架，於該吊料架上裝置有一料捲，並於機台上裝設有至少兩送料滾輪，而在送料滾輪後方裝設有一固定不動的平面刀及一得以轉動的滾刀，該平面刀上排列有複數個刀齒，而該滾刀環設有複數個刀面，得藉由送料滾輪將料捲壓送至平面刀及滾刀之間以剪切成細末狀的金蔥者，其特徵乃在於：該滾刀之刀面係成小角度傾斜之螺旋狀，俾得有較佳的剪切力，且得剪切成六角狀之金蔥者。

有系爭專利說明書第8頁「申請專利範圍」之記載足考。

惟就系爭專利原專利說明書及其圖示以觀，其說明書中第5頁僅述及可藉由「平面刀及滾刀」，「滾切」成六角狀的細段，即可成為細末狀的金蔥等文字，然對照其所附圖式並未揭示任何可形成六角狀金蔥的構造；

亦即，系爭專利之滾刀，無論在專利說明書或圖式，均未具形成六角金蔥粉之「刀齒形狀」，且其專利說明書亦未揭示可實施之具體內容，確實缺乏可剪切出六角狀金蔥之刀齒等具體構造，顯然無法滾切出六角狀之金蔥，可見系爭專利之機械裝置實無法達成所欲生產六角狀金蔥之物品，自不具產業利用性。

上訴人雖因之提出系爭專利更正本，然因其更正已變更系爭專利實質內容，而有違上述專利法許可更正之規定，不准更正。

就此，亦另見上訴人亦同認為系爭專利之申請專利範圍需要修正。

上訴人固以附件5，由國立台灣科技大學所製作之專利鑑定報告之鑑定結論，認系爭專利與實物照片附件兩者完全相同，證明依實物照片顯示於機械組件實際動作時可將料捲切割成六角狀金蔥，進而主張系爭專利具有產業利用性及請求進行現場實物勘查等情。

惟查，該鑑定報告所顯示實物照片之平面刀構造與系爭專利圖式第2圖所示之平面刀構造並不相同，既與系爭專利標的及所欲審查之基礎事實不同，自無法執為本件系爭專利具備產業利用性之有利證明。

又上訴人請求現場實物勘驗部分，因事證已明，且所欲勘驗之機器目下仍為上開鑑定所用之機器，因其平面刀構造與系爭專利所載之圖示有別，有如前述，並無實施實物勘驗之必要，附此敘明。

綜上，上訴人所訴均委無足採，而系爭專利就所欲達成製造六角狀金蔥之技術手段，並未在其說明書或圖式載明，致使其實施為不可能，而無法達成其所欲創作之目的，顯然不具產業利用性，被上訴人因之以系爭專利有違首揭專利法第98條第1項前段之規定，而以系爭處分為「舉發成立，應撤銷專利權」之處分，並無違誤，因將原決定及原處分均予維持，駁回上訴人之訴。

五、本院查：

㈠系爭案申請日為91年7月5日，並由被上訴人於92年11月19日審定准予專利，現行專利法自93年7月1日施行，參加人係於修正施行後之93年12月31日提出舉發，被上訴人於修正施行後之94年12月9日為舉發審定。

而專利法規定之舉發，係對於已取得之專利權，認有違反專利法之規定，向專利專責機關提出撤銷該已取得之專利權申請之行政程序，是系爭專利有無撤銷之原因，應以核准審定時有效之90年10月24日公布之專利法為斷。

㈡再按「稱新型者，謂對物品之形狀、構造或裝置之改良。」為系爭專利核准時專利法第97條所明定。

又「凡可供產業上利用之新型，無下列情事之一者，得依本法申請取得新型專利．．．」亦為同法第98條第1項前段所明定。

是知，新型如不具「可供產業上利用」者，仍不得依法申請取得新型專利。

而對於獲准專利權之新型，任何人認有違反前揭專利法第97條至第99條規定者，依法得附具證據，向專利專責機關舉發之。

惟申請新型之說明書，除應將申請專利之標的、技術內容及特點，具體指明於申請專利範圍外，並應載明有關之先前技術、發明之目的、技術內容、特點及功效，使熟習該項技術者能瞭解其內容並可據以實施，復為同法第105條準用第22條第3、4項所明定。

否則，即難認其符合專利要件，不得依法申請取得發明專利，惟違反同法第105條準用第22條第3、4項之充分揭露及可實施性之要件者，同法並無不予新型專利之效果規定，是否構成舉發之事由，亦不明確（同法第104條第1項第3款參照）是以就上開不符合新型專利要件情形，實務乃引據同法第98條第1項前段產業利用性規定為否准新型專利申請或舉發事由之法條依據（現行法就新型已於第97條第1項第3款、第107條第1項第1款明文規定上開情形，即現行法第26條，應為不予新型專利之處分及舉發事由，係以修訂法律方式解決此一問題）本件參加人係以系爭案不具產業利用性為舉發理由，被上訴人迄原判決亦均以該事由為舉發成立之理由，尚無不合。

是所謂「可供產業上利用」者，在系爭專利核准時專利法規定，係指該新型創作在產業上能被製造或據以實施使用者而言。

㈢復按系爭專利核准審定時專利法第102條之1第3項規定：「依第1項第3款（即專利專責機關於審查新型專利時）所為之補充或修正，不得變更申請案之實質。

於審定公告後提出之補充、修正，並須有下列各款情事之一始得為之：一申請專利範圍過廣。

二誤記之事項。

三不明瞭之記載。」

有否變更申請案之實質，應以欲補充修正說明書或圖式之事項，是否仍屬於申請時原說明書之發明說明、申請專利範圍或圖式所揭示之原實質內容範圍內作為判斷。

若所變更之圖式或說明書內容文字之增列未見揭示於原說明書或圖式中者，自屬變更申請案之實質，應不得准予審定公告後提出之補充、修正。

經查，原判決依據上訴人於94年9月21日所提更正本，對照系爭案前後兩版本之圖示，以系爭案更正後專利圖式第2圖之「刀齒形狀」已變更成半個六角形狀，其第4圖「平面刀之構造」亦與原案專利圖式有別，顯已變更原圖之造形；

另系爭專利更正後之說明書第7頁復增列：「．．．滾刀的每一刀面上的齒與平刀之刀齒形狀相對應．．．，恰可使料捲前緣切成與平刀的刀齒形狀重疊相同的鋸齒狀（突出部為六角金蔥的一半），其次再持續使料捲斜向推進一進刀量讓下一葉的面刀切到時，該葉的面刀恰可切下六角金蔥的形狀．．．」等文字，而該等文字內容並未記載於原系爭專利說明書之中，足知該更正本已變更系爭專利之實質內容之事實，以及上訴人所主張如何不足採等事項均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；

上訴意旨以：本件專利申請更正應符合前述條文規定，查本件專利公告本第2圖顯示複數刀齒彼此間均有半個六角形之凹陷間距，原公告說明書第5頁亦說明該凹陷間距是為與滾刀配合共同滾切料捲行成六角狀金蔥而設計。

上訴人申請更正將刀齒間距誇張縮短，係為對半個六角形凹陷間距更容易形成認知，故並未實質變更內容，系爭案更正申請書第4頁之更正文字，可由中文創作摘要直接推導之內容，云云，無非就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決不當，自非可採。

㈣再就上開專利法第102條之1第3項規定之變更實質言，補充修正後之內容若係熟習該項技術者所能從原專利說明書與圖式直接推導出之範圍內，固亦屬不變更實質。

惟所謂直接推導者，係指本質上所固有或必然存在於該原專利說明書與圖式中，屬該原專利說明書與圖式本身所絕對不可或缺者，而由熟習此技術領域之人，以該原專利說明書與圖式所揭露者，係可認定必然包含該補充修正後之技術；

可以當然直接置換補充修正後之技術內容，而無庸任何解說、設想、推論、提示者方屬之，否則，自難認係所謂可直接推導。

經查，系爭案中文創作摘要略以：一種「六角金蔥製造機」，係於一機台上裝設有一吊料架，於該吊料架上裝置有一料捲，並於機台上裝設有至少兩送料滾輪，而在送料滾輪後方裝設有一固定不動的平面刀以及一得以轉動之滾刀，該平面刀上排列有複數個刀齒，而該滾刀環設有複數刀面，得藉由送料滾輪將料捲壓送至平面刀及滾刀之間以剪切成細末狀金蔥；

其特徵在於該平面刀之刀齒後方具有一凹口，俾以便於退料，而該滾刀之刀面係成小角度傾斜之螺旋狀；

據上述構造，由於該平面刀後方具有一凹口而得便於退料，而該滾刀之刀面係成小角度之螺旋狀而得有較佳剪切力，故得有較佳的剪切效果，而得剪切成六角狀之金蔥。

經詳閱上開中文創作摘要內容，僅係說明系爭案之技術大要，專利更正申請書第4頁之更正文字：「滾刀6的每一刀面61的齒與平刀5之刀齒51形狀相對應」「該料捲3（金箔紙）的行進方向與平面刀5與滾輪刀6的交切割線約成30度的方向前進」「待料捲3進入滾刀之一刀面61與平刀之刀齒51之間並轉動滾刀6一葉刀面61的距離時，恰可使料捲前緣切成與平刀的刀齒51形狀重疊相同得鋸齒狀（突出部為六角金蔥的一半），其次再持續使料捲3斜向推進一進刀量讓下一葉的面刀61切割到時，該葉的面刀61恰可切下六角金蔥的形狀，依此連續的切割動作，」等等，並非中文創作摘要內容本質上所固有的或必然存在之技術內容，仍應經過解說、設想、提示始得成為補充修正之內容，殊難認係直接推導，上訴意旨以專利更正申請書第4頁之更正文字，可由中文創作摘要直接推導之內容，僅為不明瞭記載之釋明與增補，故原判決認更正超出原揭露範圍以及實質變更申請專利範圍有違專利法第64條第1項與第2項規定云云，自非足取。

㈤再者，申請案之補充、修正，應以不得變更申請案之實質為前提，僅在審定公告後提出之補充、修正未變更申請案之實質時，再進一步審查是否具有申請專利範圍過廣等各款之一情事，此觀之同法第102條之1第3項條文自明。

若審查審定公告後提出之補充、修正之申請，認其內容已變更申請案之實質者，即無庸再予贅論同法第102條之1第3項後段所列各款是否有申請專利範圍過廣、誤記之事項、不明瞭之記載等情事。

經查，本件系爭案係審定公告後提出之補充、修正，既經認屬變更申請案之實質，而不得准予補充、修正，即無庸再予贅論專利法第102條之1第3項後段所列各款情事。

是以上訴人以：就本件專利第4圖，係更正刀齒與滾刀之刀面彼此咬合以及刀齒與刀面間加入進料之料捲，本件專利原公告本專利說明書第2頁第4行以下已揭露「該平面刀上排列有複數個刀齒，而該滾刀環設有複數個刀面，得藉由送料滾輪將料捲壓送至平面刀及滾刀之間以剪切成細末狀的金蔥」顯見平面刀及滾刀是以各自刀齒與刀面相咬合，故上訴人乃申請更正第四圖當屬誤記事項之訂正云云，自非可採。

㈥末按，新型是否具專利要件之產業利用性，應以系爭案之說明書所載之技術手段、創作目的觀察之，縱有依該系爭案製成之所謂實物或製品，但並非專利要件產業利用性審查之標的，自不得主張得以該實物或製品之構件或成品判斷系爭案是否具產業利用性。

經查，原判決依據系爭案原新型專利說明書，以：系爭專利之滾刀，無論在專利說明書或圖式，均未具形成六角金蔥粉之「刀齒形狀」，且其專利說明書亦未揭示可實施之具體內容，確實缺乏可剪切出六角狀金蔥之刀齒等具體構造，顯然無法滾切出六角狀之金蔥，可見系爭專利之機械裝置實無法達成所欲生產六角狀金蔥之物品，自不具產業利用性之事實，以及說明該鑑定報告所顯示實物照片之平面刀構造與系爭專利圖式第2圖所示之平面刀構造並不相同，既與系爭專利標的及所欲審查之基礎事實不同，自無法執為本件系爭專利具備產業利用性之有利證明等事項，均詳予以論述，是原判決所適用之法規與該案應適用之現行法規並無違背，與解釋判例，亦無牴觸，並無所謂原判決有違背法令之情形；

上訴人上訴意旨略謂：台科大鑑定報告內容要旨乃就上訴人提供之六角金蔥製造機實物與本件專利之申請專利範圍相互比對，其比對結論為二者結構特徵及造成功效皆完全相同。

無論採文意讀取或採均等論分析，上訴人提供之六角金蔥製造機，均落入本件專利之申請專利範圍中，是為本件專利之實施例。

又該六角金蔥製造機能剪切出六角金蔥造型亦為台科大鑑定報告所肯認，故可證明本件專利確實具備產業利用性，惟原判決、原訴願決定及被上訴人僅稱鑑定報告所顯示之實物照片之平面刀構造與系爭專利圖式第2圖所示平面刀構造並不相同，上訴人所提供台科大鑑定之實物，本身乃是本件專利之實施例，而本件專利第2圖僅為本件專利之另一實施例，專利審查應就申請專利範圍為核心，實施例之間的差別在專利審查並無意義。

原判決不採台科大鑑定報告之理由違反專利審查基準，且原判決對於上訴人提供實物在結構特徵及造成功效與本件專利完全相同之攻擊方法未表明何以不採之理由有判決不備理由之違法云云，顯係以實物主張系爭案具產業利用性，殊不足採。

㈦從而，上訴論旨，仍執前詞，指摘原判決違背法令，求予廢棄，為無理由，應予駁回。

六、據上論結，本件上訴為無理由。依行政訴訟法第255條第1項、第98條第1項前段，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 6 月 4 日
最高行政法院第四庭
審判長法官 劉 鑫 楨
法官 黃 秋 鴻
法官 黃 淑 玲
法官 劉 介 中
法官 曹 瑞 卿
以 上 正 本 證 明 與 原 本 無 異
中 華 民 國 98 年 6 月 4 日
書記官 張 雅 琴