臺北高等行政法院行政-TPBA,94,訴,1185,20060615,2

臺北高等行政法院判決
94年度訴字第1185號

原 告 甲○○
訴訟代理人 楊祺雄律師（兼送達代收人）
複 代理 人 蘇燕貞律師
訴訟代理人 劉法正律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）
訴訟代理人 己○○兼送達代收
戊○○
丙○○
參 加 人 印尼商古迪亞巴卡沙公司
代 表 人 乙○○○○
訴訟代理人 丁○○
上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國94年2月17日經訴字第09406121460 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事 實

一、事實概要：原告之前手沛陞企業有限公司（下稱沛陞公司）於民國89年5 月5 日以「PROI及圖」商標（下稱系爭商標，如附圖1 所示），指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第7 類之製材機、木材削片機、木工機、鉋木機、木材處理機、木工車床、伐木機、伐木機之曲軸箱、汽缸、活塞、化油器、離合器、點火線圈等商品，向被告申請註冊，經其審查，核准列為註冊第957536號商標。

嗣參加人於91年11月28日以系爭商標之註冊有違註冊時商標法第36條及第37條第7 、14款規定對之申請評定。

系爭商標復於92年10月20日經核准移轉登記予原告。

案經被告審查，為系爭商標之註冊應予撤銷之處分。

原告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：㈠原告聲明： 1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明： 1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

㈢參加人聲明（參加人未於言詞辯論期日到場，聲明及陳述依其於準備程序所為之陳述及答辯狀所載）： 1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭商標指定使用於當時商標法施行細則第49條所定商品及服務分類表第7 類之商品，有否相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者，而構成修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1項第14款之違反？㈠原告主張之理由：1.修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1項第14款之適用，係指以不公平競爭為目的，非出於自創而抄襲他人已使用之商標申請註冊，並有使公眾誤信之虞，其旨在杜絕剽竊襲用他人商標或標章冀圖註冊之僥倖歪風，以建立正常之商標秩序。

至於商標有無構成近似而有致相關消費者混淆誤認之虞，則有被告所編「混淆誤認之虞審查基準」可為憑據。

依該審查基準，判斷各商標間有無混淆誤認之虞，應參考下列8 項因素：⑴商標識別性之強弱。

⑵商標是否近似暨其近似之程度。

⑶商品/服務是否類似暨其類似之程度。

⑷先權利人多角化經營之情形。

⑸實際混淆誤認之情事。

⑹相關消費者對各商標熟悉之程度。

⑺系爭商標之申請人是否善意。

⑻其他混淆誤認之因素。

2.系爭商標指定使用於「製材機、木材削片機、木工機、鉋木機、木材處理機、木工車床、伐木機、伐木機之曲軸箱、汽缸、活塞、化油器、離合器、點火線圈」商品；

註冊第935459號「PRO1及圖」商標（下稱據爭商標，如附圖2所示）指定使用於「除草機，割草機，播種機，插秧機，收割機，割稻機，整草機」商品。

前者包含於0705林業、木工、製材、合板機械、0727泵、幫浦、壓縮機、0729不屬別類之機械零件之商品組群；

後者則屬於0703農業用機械商品組群。

按商標法第29條第1項可知，據爭商標權利當然不及於系爭商標所指定使用之第0705組群商品。

顯見系爭商標與據爭商標並非指定使用於同一或類似之商品。

此不僅可由商品分類簿暨被告出版之「商品及服務近似檢索參考資料」可證，甚且由商品的各項因素析論亦同。

蓋此二商標指定使用之商品不僅分屬不同商品組群，在商品性質、用途與功能等因素上亦不構成同一或類似，且均為專業性商品，其消費者多為專業人士，購買時均會施以較高注意，對此二商標之差異較能區辨。

況且原告與參加人商品分屬不同產業別所需之商品，用途、功能、消費族群均相去甚遠，相關消費者在選購時必當十分注意，自無產生混淆誤認之可能。

惟參加人卻強將林業與農業混為一談，而被告與訴願機關亦將不同產業別之商品混為一談，事實上不同產業別之消費族群並不相同，甚難會同時接觸二者商品，如何能造成混淆誤認？至於參加人所稱「在台申請商標註冊時，因為分不清楚產品分類... 所以漏填0705類之產品」等語，因參加人主張條款所著重乃「先使用」此一構成要件，國外註冊商標所指定商品範圍尚難證明在台灣亦有使用於該等商品，故參加人自不得據此對系爭商標為前揭主張。

3.被告並無具體明顯事證足以說明原告知悉據爭（原告誤載為系爭）商標存在，參加人甚至無法舉出任何先使用於同一或類似商品之事證，是系爭商標不該當修正前商標法第37條第14款與商標法第23條第1項第14款規定： ⑴欠缺「先使用」於同一或類似商品之事證： 參加人於評定程序所提出的評定理由與證據完全不見「 使用」據爭商標之證據，參加人僅能舉出於其本國取得 註冊證一事充數。

惟商標之註冊係為靜態權利取得之表 徵，與商標之使用分屬二事。

再者，即便參加人在台代 理商取得據爭商標之商標權，惟其指定商品與系爭商標 指定商品並非同一或類似商品已於前述，系爭商標自無 修正前商標法第37條第14款與商標法第23條第1項第14款規定之適用。

甚者，參加人自承「有關『使用證據』 乙事，因為關係人（即參加人）之產品... 並未大量廣 告，只有送給通路商農機行之月曆照片，但使用日期也 晚於『晉易公司』申請日期」，亦即若被告主張的日曆 為卷內的日曆，其日期為2002年，為系爭商標註冊後， 不足為證，故就先使用部分參加人完全無法舉證。

又參 加人所提往來的訂貨單的資料沒有商標，不足以證明為 商標的使用。

⑵「同業競爭」與「案外人與原告是兄弟」之關係亦非修 正前商標法第37條第14款與商標法第23條第1項第14款 規定之構成要件要素： ①按前開款項所謂因其他關係而知悉他人商標存在者， 必須為十分具體並且明顯之關係，始為足據，並且由 主張者負舉證之責。

而「同業競爭」關係不符合該款 所謂之「其他關係」，此乃被告向來抱持之一貫見解 ，有被告中台異字第G891893 號商標異議審定書：「 ... 彼此之間並無因具有如何之契約、地緣、業務往 來或其他關係，而確實知悉據爭商標存在之具體直接 明顯證據，僅憑二者為競爭之同業，尚難以認定被異 議人即應知悉異議人之據以異議商標之存在，異議人 之主張自不足採信... 」可稽。

②縱使系爭商標原申請人楊金象與訴外人楊金獅為兄弟 關係，且地址相近，但只是以楊金獅與楊金象有兄弟 關係來推定事實，不足以為證。

既然參加人始終無法 舉證楊金象於申請前即已知悉據爭商標、原告如何接 觸據爭商標，何以被告能武斷並率爾認定其知悉該商 標存在之事實如以此種標準衡量，則所有的廠商均可 能知悉世界各國各個同業所使用之商標，由此足徵參 加人此部分論述之無稽。

前開款項之舉證責任乃在主 張之一方，況且原處分所提及之彰化地方法院之簡易 判決目前正繫屬上訴法院，尚未確定，故該判決之認 定事實是否正確而無違誤，尚未受上級法院檢驗，無 法得證。

在無實證可資推定之情形下，率爾採信，足 見被告認事用法有違法與不當之處。

4.以「PRO 」一字在國內取得商標註冊者多不可數，系爭商標與據爭商標指定使用商品之類別（第007 類及舊84類）取得註冊者更是不遑枚舉，以如此習見之文字作為商標其創意性與識別性均不高，屬於商標上弱勢的部分，並非任何人所能獨攬專用，相關消費者並不因系爭商標與據爭商標同有此弱勢部分即有產生混淆誤認之虞，被告卻稱「據以評定商標圖樣頗具創意，尚非普通習知習見」，實令人不解，故系爭商標並無修正前商標法37條第14款以及商標法第23條第1項第14款規定之適用。

5.參加人針對沛陞公司於92年2 月11日評定答辯書中所質疑之各項疑問均未能提出任何說明，僅就其主張之系爭商標違反修正前商標法第37條第14款規定部分提出證據，然該證據在本件中卻不具有證明之效力，自不足採。

㈡被告主張之理由：1.修正前商標法第37條第14款前段及現行商標法第23條第1項第14款前段其規範意旨，主要係在避免剽竊他人創用之商標而搶先註冊，故只要能證明有知悉他人商標存在，進而以相同或近似之商標指定使用於同一或類似商品者，即應認有該款之適用，而符合該款之立法意旨。

至於其知悉原因為何實際上並未特別重要，此即為該款有其他關係之概括規定的緣由。

2.系爭商標與據爭商標相較，二者圖樣上之文數字「PROI」、「PRO1」之外觀排列組合極相彷彿，且其上方之圖形皆為一圓形內有直線貫穿小圓之設計，構圖意匠如出一轍，以具有普通知識經驗之消費者，於購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認二商品╱服務來自同一來源或雖不相同但有關聯之來源，應屬構成近似之商標。

3.據爭商標係參加人首先使用於鏈鋸機及其零組件等機械商品之商標，除已於印尼申請獲准取得註冊之外，亦由其前手在我國取得註冊第935459號「PRO1及圖」商標權，嗣移轉予參加人所有。

且於1999年11月、2000年4 月間，參加人即曾與晉易企業有限公司（下稱晉易公司）有商業及書信往來，雙方並於2000年8 月簽訂授權契約，明示參加人擁有據爭商標商標權，並授權由晉易公司標示及提供鏈鋸商品所需之零件，其後並陸續由晉易公司依約供應曲柄軸、機軸、線圈、活塞、墊圈、離合器等商品予參加人。

且晉易公司負責人為楊金獅，與系爭商標原商標權人沛陞公司負責人楊金象二人為兄弟關係，除分別址設彰化市○○路68號、58號之地緣關係外，據台灣彰化地方法院91年度易字第637 號刑事判決所採認之事證，二者於鏈鋸機及其零組件產品上亦有密切之業務往來關係。

4.沛陞公司基於前述關係，應不難知悉據爭商標之存在，復衡酌二者商標圖樣近似之程度及據爭商標圖樣頗具創意，尚非普通習知習見。

再者，系爭商標係指定使用於伐木機、伐木機之曲軸箱、汽缸、活塞、化油器、離合器、點火線圈等商品，與據爭商標先使用於鏈鋸機及其零組件商品相較，二者以鏈鋸驅動及作用其機器本身功能之特性相同或相近，且來自同一產製或經銷主體之機會相當高，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成同一或類似。

此外，商品的類別不是單純以分類為唯一的認定標準。

從而沛陞公司以系爭商標申請註冊，揆諸上開說明，應有知悉據爭商標存在而以不正競爭行為搶先申請註冊之情事，有前揭法條規定之適用。

至沛陞公司於獲核准註冊之後移轉商標權乙節，由於系爭商標有無前揭條款規定不得註冊之違法事由，其判斷係以申請時為準，系爭商標縱於事後移轉商標權予他人，仍無礙其有無前揭違法事由之判斷。

又系爭商標既應依修正前商標法第37條第14款及商標法第23條第1項第14款規定撤銷其註冊，其是否尚有違反修正前商標法第36條及第37條第7款之規定，自無庸審究。

此外，商標的使用，授權契約的訂立為一種方式，另外參加人所提的日曆、月曆也為商標法修正前規定的其他使用的證據。

㈢參加人主張之理由：1.按參加人在印尼申請商標核准註冊之註冊證彩色影印本，其申請類別為第7 類，產品名稱雖為印尼文，但已翻譯為英文及中文，其產品確為鏈鋸機及其零組件，且與晉易公司簽定契約供應之零組件也確為鏈鋸機零組件，殆無疑義。

當初參加人委託在台代理商即穆龍公司在台申請商標註冊時，分不清楚產品分類，認為0703類之「除草機、割草機、收割機... 」即包含0705類之「製材機、鋸木機、鏈鋸機等」，蓋在台灣，前開產品都是於農機行販賣，所以申請時漏填0705類之產品（從印尼註冊證上即可窺知），以致讓晉易公司有機可乘。

此外，有關「使用證據」乙事 ， 因為參加人之產品為鏈鋸機零組件，其販賣對象為各大農機行，如摩托車零件販賣對象為機車店一樣，摩托車如有故障，由消費者送修機車店，對於更換零件之廠牌，消費者並不知悉，所以參加人並未大量廣告，只有送給通路商農機行之月曆照片，但使用日期亦晚於晉易公司申請日期。

2.參加人當初與晉易公司簽定契約時規定晉易公司不得對外販售據爭商標商品，惟參加人竟於國外發現類似據爭商標產品。

經追查來源，竟為沛陞公司，而其負責人為楊金象，又楊金象與原契約供應商楊金獅為兄弟，且公司設置地點亦僅相差10號，故有合理的懷疑沛陞公司不當搶先註冊是出於晉易公司之授意。

惟參加人卻苦無明證，直至92年度上易字2135號判決出現，其判決內容詳述楊金獅與楊金象共同仿冒「德國安德瑞斯史帝爾公司」、「德國百許公司」、「美國布勞特公司」等世界知名品牌的鏈鋸機零組件的行為。

原告雖於前開判決辯稱沛陞公司並不知情，不能因為是兄弟，地址相近，即認定知悉本件據爭商標之存在，惟經調查局的資料收集、調查及一、二審法官判決認定楊金獅與楊金象於上述仿冒案件中，應為共犯且關係密切，所以參加人在本件所主張修正前商標法第37條第14款的理由自應成立。

3.如原告所述「PRO 」一字，確為習見之文字，但搭配上黃色的「鈴鐺圖形」及黃色字形另配上大紅色底框，組成一種獨具特色的商標設計，此設計如沛陞公司未知悉，如何會設計得一模一樣。

此外，參加人於93年5 月3 日之補充理由書，已針對沛陞公司提出之疑問為明確之回答。

理 由

一、按評定商標之註冊有無違法事由，依其註冊公告時之規定，為現行商標法第52條所明定。

又「本法中華民國92年4月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件，以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊；

其程序依修正後之規定辦理。」

為商標法第91條第1項所明定。

本件係於92年4月29日修正施行前，已申請或提請評定，尚未評決之評定案件（依卷附評定申請案審查費收據顯示91年11月27日即已申請評定，早於92 年11月28日現行商標法修正施行日），以本法修正施行前及本法修正施行後之規定均為違法事由為限，始撤銷其註冊。

再按商標圖樣「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」

不得申請註冊；

商標「相同或近似於他人先使用於同一商品或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在者。」

不得註冊，分別為修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款本文所明定。

二、系爭商標與據爭商標相較，二者圖樣之文字均有「PROI」，且其上方之圖形皆為一圓形內有直線斜貫穿小圓之設計，外觀排列組合極相彷彿，構圖意匠如出一轍，應屬構成近似之商標。

據爭商標係參加人首先使用於鏈鋸機及其零組件等機械商品之商標，除已於其本國印尼申請獲准取得註冊之外，亦由其前手黃燎原在我國取得註冊第935459號「PRO1及圖」商標權（88年12月2 日申請，89年12月16日審定准予公告），嗣於92年3 月16日號公告移轉予參加人所有。

再查，1999年11月、2000年4 月間，參加人與案外人晉易公司有商業及書信往來，並於2000年8 月，雙方簽訂授權契約，明示參加人擁有「PRO1及圖」商標權，並授權由晉易公司標示及提供鋸鏈商品所需之零件，其後並陸續由晉易公司依約供應曲柄軸、機軸、線圈、活塞、墊圈、離合器等商品予參加人（參加人於授權合約所記載之印尼商標號碼對照參加人評定申請所提評定證據即附件2 之商標註冊證所顯示之授權商標圖樣與據爭商標圖樣相符）。

此有參加人於評定申請時所提出之商標註冊相關資料、書信往來、授權合約、出貨單、對帳單等關連證據資料影本附卷可稽，據爭商標有較系爭商標先使用之事實，可以認定。

次查，原告之前手沛陞公司負責人楊金象與晉易公司負責人楊金獅二人為兄弟關係，二公司分別址設彰化市○○路58號、68號，而楊金象、楊金獅二人未經其他商標權人同意或授權，共同基於意圖欺騙他人，於89年3 月間起至91年1 月30日間，於商標權人所生產之鏈鋸零件等同一商品（含包裝）上，使用他人之註冊商標圖樣，違反商標法因而被台灣高等法院台中分院判刑1 年6 月確定之事實，亦有該院92年上易字第2135號判決可資參照。

依原告之前手沛陞公司負責人楊金象與晉易公司負責人楊金獅二人為兄弟關係，二公司分別址設彰化市○○路58號、68號，地緣接近。

且楊金象、楊金獅二人係基於該二公司負責人地位，未經商標權人同意，使用其他商標權人所生產之鏈鋸零件等於同一商品相關致違反商標法而遭判刑。

顯然沛陞公司負責人楊金象與晉易公司負責人楊金獅二人於業務上對鏈鋸機零組件產品相當熟悉於鏈鋸機及其零組件產品上，亦有密切之業務往來關係。

參酌據爭商標圖樣設計頗具創意，並非通常習知習見，沛陞公司如非基於上述關係而知悉據爭商標之存在，當無可能使用幾近相同之系爭商標據之申請註冊。

因此，依上開事證，沛陞公司負責人楊金象於申請系爭商標時業已知悉據爭商標之存在，應可以認定。

原告主張被告並無具體明顯事證足以說明原告知悉據爭商標存在一節，並非可採。

三、又系爭商標係指定使用於伐木機、伐木機之曲軸箱、汽缸、活塞、化油器、離合器、點火線圈等商品，與據爭商標所指定使用於除草機、割草機、播種機、插秧機、收割機、割稻機、整草機等商品相較，二者雖屬不同商品組群，但商品組群之差異並非係商品是否類似之唯一的認定標準。

參酌二者均屬農用機具或其零組件商品，皆以鏈鋸驅動及作用，機器功能之特性相近，依一般社會通念及市場交易情形，應屬類似商品，尚不能以其等非相同組群即謂其非屬類似。

又參加人曾授權晉易公司標示參加人與據爭商標相同之圖樣及提供鋸鏈商品所需之零件，其後並陸續由晉易公司依約供應曲柄軸、機軸、線圈、活塞、墊圈、離合器等商品予參加人。

依前述關係，沛陞公司亦可認定知悉據爭商標先使用於代木機及其零件之事實。

則系爭商標申請時，原商標權人沛陞公司既已知悉據爭商標之存在，復指定使用於同一或類似之商品，自有修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款本文之適用。

又本件判斷時點係以申請時為準，縱系爭商標權嗣後已移轉於原告，並不影響系爭商標註冊有違前揭法條事由之判斷。

四、從而被告以系爭商標商標之註冊有違修正前商標法第37條第14款及現行商標法第23條第1項第14款規定而撤銷系爭商標之註冊，於法核無不合。

訴願決定予以維持，亦屬妥適。

原告主張前詞，請求撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第98條第3項前段，判決如主文。

中 華 民 國 95 年 6 月 15 日
第三庭審判長法 官 姜素娥
法 官 吳東都
法 官 陳國成
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 95 年 6 月 16 日
書記官 王英傑