臺北高等行政法院行政-TPBA,94,訴,1414,20060629,1

臺北高等行政法院判決
94年度訴字第1414號

原 告 Fujifilm
（美國富士軟片電子材料公司）
代 表 人 甲○○○○ ○○
訴訟代理人 黃章典律師（兼送達代收人）
簡秀如律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）
訴訟代理人 乙○○
上列當事人間因發明專利申請事件，原告不服經濟部中華民國94年3 月16日經訴字第09406123960 號訴願決定，提起行政訴訟，本院判決如下：

主 文

訴願決定及原處分均撤銷。

被告對原告「清潔組成物及清除殘留物之方法」發明專利申請案，應依本判決之法律見解另為處分。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔二分之一，其餘由被告負擔。

事 實

一、事實概要：美商拱門專業化學公司（美商拱門專業化學公司與FujifilmElectronic Materials USA,Inc. 美國富士軟片電子材料公司業已合併，並以Fujifilm Electronic Materials USA,Inc.美國富士軟片電子材料公司即原告為存續公司）於民國88年7 月30日以「清潔組成物及清除殘留物之方法」向被告申請發明專利，並以1998年5 月19日於美國申請之第09/081840 號專利案主張優先權，經其編為第00000000號審查，不予專利。

原告不服，申請再審查，案經被告於93年8 月4 日以（93）智專三（四）01101 字第0932073382 0號專利再審查核駁審定書仍為應不予專利之處分。

原告不服，乃向經濟部提起訴願，經遭訴願決定駁回，遂向本院提起行政訴訟。

二、兩造聲明：㈠原告聲明： 1.訴願決定及原處分均撤銷。

2.命被告就系爭案為准予專利之處分。

3.訴訟費用由被告負擔。

㈡被告聲明： 1.駁回原告之訴。

2.訴訟費用由原告負擔。

三、兩造之爭點：系爭案是否有違專利法第22條第4項之規定，而不符發明專利要件？㈠原告主張之理由： 1.關於系爭案申請專利範圍第1項暨其附屬項與初審審定書 引證之美國第0000000 號專利（下稱引證1）比較如下：⑴按引證1 說明書之摘要、發明說明及申請專利範圍可知，引證1 組合物之pH值係「大於8 」，亦即其組合物需呈「鹼性」。

相對於此，系爭案因鑑於呈鹼性之先前技術產品將有「侵襲某種腐蝕過敏之金屬層」之技術問題，因而研發出具有如其申請專利範圍第1項等請求項中所界定之特定組成物，使其呈現「（弱）酸性」（pH值在約2 至6 之間），以避免侵襲或腐蝕用於製造微管路之金屬，此有系爭案專利說明書第6 頁及第11頁可稽。

而於被告再審查程序中，原告已將系爭案申請專利範圍第1項中之羥基胺鹽化合物限定為6 種，依據原告於訴願程序所提之訴證3 至7 號數據可知，該6 種化合物性質上即屬酸性化合物，pH值為2 至6 ，是系爭案之清潔組成物確實因為其特定之組合而產生與引證案迥然相異之性質，且其衍生而出之避免清潔組成物呈現較強鹼性而造成對金屬腐蝕之功效，亦屬確實，因而縱未於系爭案申請專利範圍第1項中特別指明其範圍，亦無礙此項性質之客觀存在。

而被告一方面於其93 年11 月3 日訴願答辯書最末頁中已肯認原告所呈證據已足證明申請專利範圍第1項（其標的為組成物）之「pH值為約2 至6 」，卻又在行政訴訟答辯書中指稱「組成物中之羥基胺鹽化合物即使為弱酸性，亦不表示清潔組成物整體即為弱酸性」，其陳述自相矛盾，且悖於事實。

⑵又系爭案申請專利範圍第1項於審查過程中已將所使用之羥基胺鹽化合物種類「縮限」為僅僅6 種特定物質，故其範圍較提出申請時已大幅縮小，自不能徒以申請時所呈專利說明書之全部內容作為判斷依據。

況且，原告於訴願階段提出之種種科學證據均已證明系爭案申請專利範圍第1項之清潔組成物其pH值確實在2至6 之間。

⑶引證1 說明書第2 欄第62至65行之原文雖提及：「Thehydroxylamine compounds useful in the presentinvention are hydroxylamine, hydroxylamine acidaddition salts and lower alkylderivatives such asN-methyl-hydroxylamine. （可用於本發明之羥基胺類化合物為羥基胺、羥基胺酸加成鹽及低級烷基衍生物，例如N-甲基- 羥基胺）」，然其實施例所用者均為「羥基胺」（hydroxylamine）， 從未述及系爭案申請專利範圍第1項所界定之6 種特定「羥基胺鹽化合物」。

蓋按前述原文中之「hydroxylamine compounds 」雖亦使用「hydroxylamine 」一詞，但由上下文可知，此係「通稱」用法，泛指各式「羥基胺類化合物」，而此說明書實施例中所用之「羥基胺」（hydroxylamine）則指具有既定結構之特定化合物，不能以此解為引證1 已揭露各類「羥基胺類化合物」之應用。

是任何熟知此技術之人士亦無從由引證案之教示而推得該6 種特定羥基胺鹽化合物之使用及卓越之功效。

縱引證1 已提及「羥基胺酸加成鹽」（即羥基胺鹽化合物）此一「上位概念」，但亦不能據此導出如被告於其再審查審定書中所稱之「本案申請專利範圍第1項均可運用初審引證附件，而為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成」之結論。

⑷引證1 申請專利範圍第1項有揭露含氟的化合物、水及羥基胺化合物沒有問題，其羥基胺組成物有包含羥基胺酸加鹽。

引證1 中雖主張其組成物中可使用「羥基胺酸加成鹽」（即羥基胺鹽化合物），但由原告在訴願階段中所呈訴證9 號之文獻圖3 可知，在pH值大於8 時，溶液中根本沒有羥基胺鹽化合物之存在。

換言之，既然引證1 係強調pH值必須大於8 之發明，則其對於羥基胺鹽化合物之教示，為客觀上不可能實現者。

被告自不能以引證1 之相關敘述論斷系爭案不具進步性。

⑸被告於初審審定時首次提出引證1時，係質疑系爭案「不具新穎性」；

至再審查階段，被告於再審查核駁理由先行通知書中再次援引引證1 ，但其僅寥寥數語指稱「申請專利範圍第1項所請仍已見於初審引證附件」云云，原告自將之解為「被告『仍』堅持其在初審階段之見解」，亦即係針對「新穎性」，而非「進步性」。

故原告只需就引證1 與系爭案申請專利範圍第1項之「不同」進行說明，以克服「不具新穎性」之審查意見。

詎被告於「再審查審定書」中卻係以「進步性」核駁，原告至此方知被告之真正想法，故在訴願階段中提出訴證3 至10證明系爭案之進步性。

故原告於訴願程序提出該等證據，並無遲延問題，均有加以審酌之必要。

⑹專利法並未課予專利申請人於申請時必須提出「範圍精準無誤」之說明書及請求項，反而係賦予專利申請人在申請過程中修正其請求範圍之權利，甚至允許其在取得專利權後，仍可更正。

故被告主張原告對系爭案申請專利範圍之修正純係為規避引證案云云，實無足採。

又當初系爭案先前技術沒有揭露被告所引的引證案係因引證1 公開時間與系爭案申請日接近。

2.又按原告於訴願程序所提訴證8 至10實驗方法、數據及參 考資料，即可證明系爭案之清潔組成物在功效上確實優於 引證1 之組合物，系爭案之發明具備進步性。

詎被告卻仍 堅稱「本案雖強調將羥基胺鹽化合物限定於6 種，惟說明 書中並無任何實施例或說明可證實其較其他羥基胺鹽化合 物之進步性」，且經濟部亦拒予審酌前述證據，甚不附任 何理由即指稱「訴願人於訴願階段所提之補充數據，亦無 法說明其較引證一之抗腐蝕更具進步性或所限定6 種羥基 胺鹽化合物之進步性」云云，顯屬理由不備。

3.依專利審查基準第2-3-29頁之規定，進步性之審查應將申 請專利之發明的整體與相關先前技術進行比對，以該發明 所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時的通常知識之 觀點，作成客觀的判斷；

並應確實依據所檢索之文件中所 載的先前技術，認定發明是否能輕易完成。

而被告於再審 查核駁理由先行通知書中以歐洲第0000000 號專利（下稱 引證2）及美國第0000000 號專利（下稱引證3）質疑系爭 案申請專利範圍第12項之進步性，其理由略為：「本案申 請專利範圍第12項之清潔組成物已見於引證2 之申請專利 範圍及引證3 之申請專利範圍第1項。

故本案係運用申請 前既有之技術或知識，而為熟悉該項技術者所能輕易完成 者，不具進步性」云云，完全未就系爭案與引證案之技術 內容進行實質比對。

原告雖無法由被告如此簡略之敘述瞭 解其審查意見並為合適之答辯，然仍主動將系爭案申請專 利範圍第12項（i）之化合物限定於7 種，以進一步縮限 系爭案之範圍，詎被告仍逕予核駁。

被告於再審查核駁審 定書中固曾提及「請求項12雖將清潔組成物中之化合物限 定為7 種」，惟其僅空泛指稱前述修正「仍可由再審引證 附件1 及2 所教示」，隨即導出「為發明所屬技術領域中 具有通常知識者所能輕易完成... 本案申請專利範圍第12 至19 項 及第21至25項均係可利用再審引證附件1 及2 ， 而為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成， 不具進步性」之結論，是被告除直接引用專利法相關規定 外，並未就引證案與系爭案之整體技術內容進行比較，更 未將其認定系爭案之發明不具進步性之具體技術理由告知 原告。

4.原處分理由不備之事實，原告雖已於訴願階段多次提出質 疑，被告仍拒補正。

又依行政訴訟法第114條第2項規定 ，行政處分若有「理由不備」之瑕疵，其補正行為僅得於 「訴願終結前」為之。

故不論被告於行政訴訟補充答辯書 中所「補充」之實質內容為何，此一「補正」行為已逾法 定期限，依法應不予受理。

5.縱本院認為應對被告所補正之理由加以審酌，惟由被告對 系爭案申請專利範圍第12項及引證2 、3 技術內容之解析 與比對，亦可證其原處分確有違誤，至該請求項之其他附 屬項，原處分理由亦屬草率，：⑴引證2 之「移除溶液組成物」之組成分（a）為 「氫氟酸加不含金屬之鹼的鹽類（a salt of hydrofluoric acidwith a metal-free base）」，係一種由「酸」（氫氟酸）與「鹼」（不含金屬之鹼）所構成之「鹽類」；

「酸」或「鹼」單獨並非引證2 之獨立組成分。

惟被告竟將引證2 組成物成分之一之「鹽類」加以拆解，並強將拆解所得之物質，與系爭案申請專利範圍第12項組成物之獨立成分（i）一 種選自由下所組成之群之化合物：「氫氧化四乙基銨」等共7 種與（ii）至少一種含氟化合物，相互對比，顯屬重大錯誤。

況且，系爭案組成成分即系爭案申請專利範圍第12項（i）已界定為「氫氧化四乙基銨」等7種物質中之一種，則其如何與引證2 之「不含金屬之鹼」相對比，又如何能由引證2 申請專利範圍第5項就「不含金屬之鹼」所界定之「氫氧化胺；

一級、二級、三級... 胺類；

氨水；

及1 至4 個碳之較低烷基的四級銨鹽群」等物質所推知，其技術上基礎何在，被告均未加說明。

⑵引證3之請求標的為一種「方法」，將之與系爭案申請專利範圍第12項之「組成物」相比擬，已有違誤。

再者，被告對引證3申請專利範圍第1項之解讀亦有誤。

按其原文為「...providing a cleaning solution containing anaqueous acid solution containing 0.0001-0.001weight % of ammonia based on a conversion of anamount of ammonium hydroxide and 1-10 weight % ofhydrogen fluoride」，由其說明書第4 欄第16至23行可知，該「0.0001-0.001重量百分比之氨水（ammonia）」 之濃度，係由氫氧化銨（ammonium hydroxide）之量「換算」（conversion）而來，亦即「氫氧化銨」並非引證3之成分，「氨水」方屬之。

又由引證3 說明書第3 欄第43至47行及實例1 第33至35行之說明可知，「該1-10重量百分比之氟化氫（hydrogen fluoride）」 係引證3 所使用清潔溶液之一組成分，並非如被告所稱「氨水... 基本上係由氫氧化銨與氟化氫轉換而成」。

是引證3 申請專利範圍第1項前述文字之正確翻譯應為：「提供一清潔溶液包含酸性水溶液，其包含0.0001至0.001 重量百分比的氨水（其濃度係基於一定量的氫氧化銨換算而來），以及1 至10重量百分比的氟化氫」。

惟被告不僅疏於詳查其引證之文獻內容，已違反其職權調查義務及採證原則，更誤將引證3 用以作為換算濃度基礎之「氫氧化銨」與系爭案申請專利範圍第12項組成分（i）相 比擬，又不附理由逕認引證案對於「氫氧化銨」之教示足使技藝人士輕易推知系爭案所特定之「7 種化合物」。

6.被告於再審查階段，僅質疑系爭案「不具進步性」，並非 質疑系爭案專利說明書揭露不完全或實施例不足。

再者， 既然被告從未說明系爭案申請專利範圍第12項與引證案有 何相同之處或如何可由引證案輕易完成系爭案之發明，故 原告不知從何進行補充說明。

再者，由被告遲至本件訴訟 始提出之「技術比對理由」可知，其對引證案及系爭案之 認識均與事實不符。

故被告援引之引證案本非適當，自不 能反求原告應就該等無關之引證案「提出功效數據」俾供 其比較。

㈡被告主張之理由： 1.系爭案幾次修正申請專利範圍均未將「pH值為約2 至6 」 界定於申請專利範圍第1項，且系爭案說明書第11頁明確 載明「清潔組成物之pH較好從弱酸性至微鹼性... 清潔組 成物之成分應以適當濃度摻合以提供具有pH較佳為約2 至9 ，更佳為約2 至6 之組成物」，可知系爭案申請專利範圍 第1項之清潔組成物之pH值其實從弱酸性至微鹼性皆宜， 而非原告強調之「弱酸性」。

原告明顯欲規避引證1 揭示 之「微鹼性」，始一再強調系爭案為「弱酸性」。

再者， 依系爭案說明書中所載，發明所屬技術領域中具有通常知 識者應可推知引證1 亦具抗腐蝕性，更何況採用非強酸或 強鹼之組成物以避免金屬腐蝕，係發明所屬技術領域中具 有通常知識者所能輕易完成。

又系爭案申請專利範圍第1項 內容為清潔「組成物」，「組成物」中之羥基胺鹽化合物 即使為弱酸性，亦不表示清潔「組成物」整體即為弱酸性 。

因此，引證1 已於發明說明及實施例中明確揭示含羥基 胺鹽化合物、氟化合物及水之清潔組成物，系爭案雖強調 將羥基胺鹽化合物限定為6 種，惟說明書中並無任何實施 例或說明可證實其較其它羥基胺鹽化合物之進步性，且系 爭案申請專利範圍第1項亦未界定原告強調之「pH值為約2 至6 」，故系爭案確係發明所屬技術領域中具有通常知識 者依申請前之先前技術所能輕易完成，不具進步性。

2.原告於訴願時檢送之訴證8至10號除未於被告審查時檢送外 ，亦無法顯示系爭案之進步性。

蓋引證1 已於發明說明揭 示「羥基胺化合物」可以「羥基胺鹽化合物」取代，故該 等證據以「羥基胺化合物」與「羥基胺鹽化合物」作比較 ，並無法顯示系爭案所限定之6 種「羥基胺鹽化合物」之 進步性。

3.關於系爭案與引證2、3之技術比對如下：⑴系爭案申請專利範圍第12項為一種清潔組成物，由發明說明可知係用於微電子製造產業，例如光阻的移除、基板之清潔等，其包含：（i）一種選自由以下所組成之群之化合物：氫氧化四乙基銨、氫氧化三甲基羥基乙基銨、氫氧化甲基三（羥基乙基）銨、氫氧化四（羥基乙基）銨、三乙醇銨、二乙二醇銨及N-羥基乙基 𠯤；

（ii）至少一種含氟化合物；

及（iii）水。

而引證2 之申請專利範圍第1項為一種移除溶液組成物，由發明說明可知係用於微電子製造產業，例如光阻的移除等，其包含：（a）氫氟酸加不含金屬之鹼的鹽類；

（b）水溶性有機溶劑；

及（c）水，其pH值為5 至8 。

而由引證2 之申請專利範圍第5項可知該不含金屬之鹼係：氫氧化胺（羥基胺）；

一級、二級、三級、脂肪族、脂環族、芳香族及雜環族胺類；

氨水；

及1 至4 個碳之較低烷基的四級銨鹽群。

前開系爭案組成（i）相當於引證2 之不含金屬之鹼；

前開系爭案組成（ii）相當於引證2 之氫氟酸；

前開系爭案組成（iii）相當於引證2 之水。

⑵又引證3 之申請專利範圍第1項為一種清潔半導體基板之方法，包含步驟：（1）提供一清潔溶液包含酸性水溶液，其包含0.0001至0.001 重量百分比的氨水，其基本上係由一定量的氫氧化胺（羥基胺）及1 至10重量百分比的氫氟化物轉換而成；

（2）將半導體基板浸在上述清潔溶液。

前開系爭案組成之（i）相當於引證2 之清潔溶液的氫氧化胺；

前開系爭案組成之（ii）相當於引證3 之清潔溶液的氫氟化物；

前開系爭案組成之（iii）相當於引證3之清潔溶液的水溶液。

⑶由上述比較可知引證2 、3 之申請專利範圍的確已明確揭示系爭案申請專利範圍第12項之組成，被告並已於再審查案核駁理由先行通知書中明確指明，並無原告認為技術理由不明確之情形。

原告雖強調修正後之清潔組成物中胺類化合物限定為7 種，惟說明書中連一個實施例都沒有，也沒有任何申復理由或數據可證實該7 種胺類化合物之突出功效，故系爭案申請專利範圍第12項不具進步性，被告並無原告認為未比對系爭案與引證案之技術內容云云。

4.關於系爭案所請附屬項與引證1至3之技術比對如下： 系爭案申請專利範圍各附屬項僅為進一步限定獨立項之各 組成物成分之下位概念、其它組成分、pH值、用途等，惟 所界定之技術特徵均為習知技術，且大部分均已見於引證 1 至3，如：含氟化合物的下位概念（氟化氫、氟化銨…等 ）已見於引證1 至3之實施例及申請專利範圍；

其它組成分 如腐蝕抑制劑已見於引證1 之申請專利範圍第3 至4 項、 引證2申 請專利範圍第3項；

pH值已見於引證1 申請專利 範圍第1項 、引證2 之申請專利範圍第1項；

至於用途已 見於引證1至3之發明說明中。

故引證1 至3 已明確揭示系 爭案請求之附屬項的技術特徵，並無技術理由不明確之情 形。

5.原告為系爭案專利申請人，理應相當暸解系爭案發明所屬 技術領域中之相關發明，由上述說明應可清楚暸解，引證1 至3 其實與系爭案之技術領域相同，欲達成之手段、目的 及功效亦相同，原告卻辯稱被告審查理由不備致無從答辯 ，實不足採。

理 由

一、系爭案為「清潔組成物及清除殘留物之方法」之發明申請，被告認原告93年6月28日申請專利範圍修正本未超出申請時原說明書及圖式所揭露之範圍，而依修正本審查，依該修正本申請專利範圍之記載，系爭案共有25項，其中第1項、第12項為獨立項，其餘為附屬項，第1項及第12項獨立項申請專利範圍為： 1.一種清潔組成物，其包含： （i）羥基胺鹽化合物，其係選自下列所組成之群：硝酸羥基銨、硫酸羥基銨、磷酸羥基銨、草酸羥基銨、檸樣酸羥基銨及氯化羥基胺；

（ii）至少一種含氟化合物；

及 （iii）水。

12.一種清潔組成物其包含： （i）一種選自由以下所組成之群之化合物：氫氧化四乙基銨、氫氧化三甲基羥基乙基銨、氫氧化甲基三（羥基乙基）銨、氫氧化四（羥基乙基）銨、三乙醇胺、二乙二醇胺及N-羥基乙基 𠯤。

（ii）至少一種含氟化合物；

及 （iii）水。

二、原處分核駁理由係以：系爭案將申請專利範圍請求項1之羥基胺鹽化合物限定為6 種，惟說明書中並未有任何證據可證實其進步性，而請求項2 至6 僅為進一步限定請求項l 之組成物成份，故亦不具進步性；

請求項7 至11雖進一步限定其它組成物之成分及PH值，惟仍無法見其進步功效，故亦不具進步性。

請求項20僅進一步界定其用途，未見任何進步特徵，故亦不具進步性。

本案申請專利範圍第l 至11項及第20項均係可運用初審審定書引證之美國第0000000 號專利（即引證1），而為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，不具進步性。

又請求項12雖將清潔組成物中之化合物限定為7 種，惟仍可由再審查核駁理由先行通知書引證之歐洲第0000000 號專利（引證2）及美國第0000000 號專利（引證3）所教示，而為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，且說明書中亦未有任何證據可證實其進步性。

請求項13及14僅為進一步限定請求項12之組成物成分，故亦不具進步性；

請求項15至19雖進一步限定其它組成物之成分及PH值，惟仍無法見其進步功效，故亦不具進步性；

請求項21至25僅進一步界定其用途，未見任何進步特徵，故亦不具進步性。

系爭案申請專利範圍第12至19項及第21至25項均係可運用引證2 及3 ，而為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，不具進步性，資為應不予專利審定之論據。

三、惟查，被告於再審查核駁理由先行通知書記載系爭案修正本將申請專利範圍第1項之羥基胺或羥基胺鹽化合物縮限為羥基胺鹽化合物，欲區別初審引證附件（US0000000）， 惟初審引證附件之第2 欄62至65行已有確揭示：「可使用於本發明之羥基胺化合物可為羥基胺、羥基胺酸加鹽類及較少烷基之衍生物如N-甲基羥基胺」，故申請專利範圍第1項所請仍已見於初審引證附件。

依再審查核駁理由先行通知書此部分之核駁理由係以申請專利範圍第1項之技術內容已見於初審引證附件，故應認系爭案申請專利範圍第1項不具新穎性。

此由被告90年2 月15日（90）智專二（六）01052 字第09083002707 號核駁審定書亦記載系爭案相同之清潔劑結（審定書誤載為給）合物用於半導體元件基本已揭示於USP0000000，難謂具新穎性，可以證明。

惟被告於前揭原處分核駁理由中卻以系爭案申請專利範圍第l 至11項及第20項均係可運用初審審定書引證之引證1 ，而為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，不具進步性作為核駁理由。

已將系爭案申請專利範圍第1項核駁理由不具新穎性改為不具進步性。

則被告變更此部分核駁理由，未再踐行專利法第46條第2項（修正前為專利法第40條第2項，以下均同）在審定前應先通知申請人即原告，使之有依變更後之核駁理由依法申復之機會，對於原告依專利範圍第46條第2項申復之程序權保障難謂無妨害，於法已有未合。

又前揭再審查核駁理由先行通知書就系爭案申請專利範圍請求項2 至11附屬項不具進步性雖有論述，惟於核駁理由先行通知書均未提及該等附屬項有何不具進步性之理由，使原告無從就該部分於申復程序中進行答辯，亦有礙原告專利法第46條第2項規定申復程序權之保障。

四、按專利法第46條第2項規定核駁理由先行通知，係為保障申請人之申復程序權，而申復程序權之確保，包括核駁理由先行通知應符合明確性原則，亦即核駁理由應敍明不予專利之具體理由，申請人始能據以申復主張（或於申復程序中根據核駁理由先行通知據以修正申請專利範圍）。

核駁理由如僅抽象泛論系爭案技術內容已為引證案所揭露，未就技術內容具體說明比對，難謂符合明確性原則，依前揭說明，於法尚難謂合。

關於系爭案申請專利範圍第12項，被告係以該項可由再審查核駁理由先行通知書引證之歐洲第0000000 號專利（引證2 ）及美國第0000000 號專利（引證3）所教示，而為發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成，且說明書中亦未有任何證據可證實其進步性作為核駁依據。

經查，被告再審查核駁審定書及核駁理由先行通知書均記載系爭案申請專利範圍第12項已見於引證2 之申請專利範圍及引證3 之申請專利範圍第1項。

惟系爭案申請專利範圍第12項係組成物發明之請求項，其組成物之化合物包括多種，引證2之申請專利範圍共11項，引證3 申請專利範圍第1項係一方法專利，則系爭案申請專利範圍第12項之組合物之具體內容如何被引證2 物之專利及引證3 之方法專利所共同揭露，被告於再審查核駁審定書及核駁理由先行通知書自應具體指明，否則自難憑核，原告亦無從針對具體內容據以申復主張，依上開說明，被告核駁理由先行通知不符明確性原則。

另被告就系爭案申請專利範圍第12項認已見於引證2 之申請專利範圍及引證3 之申請專利範圍第1項，亦未具體說明比對其間技術內容，理由疏略，亦不符明確性原則。

雖被告於審理中已補具書狀，具體比對其間之技術內容（詳如事實欄原告之主張）認引證2 、3 之申請專利範圍已明確揭示系爭案申請專利範圍第12項之組成。

姑不論被告再審查核駁審定書有關系爭案第12項部分未具體比對技術內容，難謂符合審定理由明確性原則，其事後記明者，僅得於訴願程序終結前，否則仍不能謂已合法補正。

況由於系爭案第12項部分被告核駁理由先行通知不符明確性原則，對原告依專利法第46條第2項規定得行使之申復程序權亦有妨礙（包括原告得於申復程序中根據核駁理由先行通知據以修正申請專利範圍之程序權），於法核有未合。

另系爭案申請專利範圍第13至第25項有關附屬項應不予專利之理由，被告於核駁理由先行通知書皆未提及該等附屬項有何不具進步性之理由，仍不符專利法46條第2項規定。

五、從而原處分核駁系爭案申請之審定，有未明確具體說明而有違明確性原則之處，或核駁理由有未於核駁理由先行通知書論述及具體說明，有違專利法第46條第2項規定。

訴願決定未加指摘而予維持，尚非妥適。

原告據此主張撤銷訴願決定及原處分，為有理由，應予准許。

六、至原告請求系爭案應准予專利部分，因本件係因被告審定理由有不明確及有違專利法第46條第2項規定之違法而應撤銷，至系爭案各申請專利範圍請求項是否符合專利要件之實體部分，尚須由被告踐行專利法第46條第2項之程序後，另為適法之處分，此部分涉及被告先行審定處分之權限行使，本院尚無從逕命被告就系爭案應為准予專利處分之諭知。

故原告此部分之請求，尚非有據，應予駁回，並由被告依本院上述法律見解另為處分。

兩造就系爭案是否具專利要件之實體爭議，因已不影響結果之判斷，故不另再論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為一部有理由，一部無理由，爰依行政訴訟法第104條，民事訴訟法第79條，判決如主文。

中 華 民 國 95 年 6 月 29 日
第三庭審判長法 官 姜素娥
法 官 陳秀媖
法 官 陳國成
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 95 年 6 月 29 日
書記官 王英傑