臺北高等行政法院行政-TPBA,91,訴,3818,20040205,2

臺北高等行政法院判決 九十一年度訴字第三八一八號

原 告 印度商‧馬多偉爾有限公司
代 表 人 甲○○ ○○○
訴訟代理人 陳文郎律師（兼送達代收人）
複 代理 人 柳瑜珊律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 蔡練生（局長）住同右
訴訟代理人 丙○○
參 加 人 英商蘇格蘭威士忌酒協會
代 表 人 乙○○○○
訴訟代理人 謝樹藝律師（兼送達代收人）
謝天仁律師

右當事人間因商標異議事件，原告不服經濟部中華民國九十一年七月二十三日經訴字
第０九一０六一一六七四０號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟。本院判決如左：

主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。

事 實
一、事實概要：緣原告於民國（下同）八十九年五月十一日以「McDowell's Premium」商標作為審定第九六四五八三號「McDowell's」商標之聯合商標，指定使用於當時商標法施行細則第四十九條所定商品及服務分類表第三十三類之威士忌酒、葡萄酒、含酒精之飲料（啤酒除外）及利口酒商品，向被告申請註冊，經准列為審定第九八六八八八號聯合商標（下稱系爭商標）。
嗣參加人以該審定聯合商標有違審定時商標法第三十七條第六款之規定，對之提起異議，經被告審查，以九十一年四月九日中台異字第九一○二四三號商標異議審定書為系爭聯合商標之審定應予撤銷之處分。
原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起本件行政訴訟。
二、兩造聲明：
㈠原告聲明求為判決：訴願決定及原處分均撤銷。
㈡被告及參加人聲明求為判決：駁回原告之訴。
三、兩造之爭點：
系爭商標是否有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞，而違反異議審定時商標法第三十七條第六款規定？
甲、原告主張之理由：
本案被告暨訴願決定機關，一再作出對原告不利之處分乃係認定：外文「Mc」，係一蘇格蘭習見姓氏名稱之字首，又蘇格蘭向以生產威士忌酒享譽全球，而以包含“Mc”或“Mac”字首之名稱普遍使用於蘇格蘭威士忌酒，原告為一印度商，卻以威士忌酒聞名之蘇格蘭傳統姓氏作為系爭「McDowell'sPremium」商標圖樣之一部分，指定使用於威士忌酒等商品申請註冊，客觀上難謂無使消費者誤認誤信其商品乃於蘇格蘭所產製進口或與該地有關聯而發生誤購之情事，自有商標法第三十七條第六款規定之適用，然就實際之情事分析：㈠「Mc」雖係用於蘇格蘭系或愛爾蘭系之姓氏之縮寫，惟自古以來，由於地形崎嶇、謀生不易，蘇格蘭及愛爾蘭地區即為向外移民最興盛之地區，幾百年來，移至歐洲大陸、美洲大陸之人，難以計數，尤其十九、二十世紀交通發達、貿易興盛，以「Mc」為姓名之首者遍佈天下，其蘇格蘭或愛爾蘭之意味已所剩無幾。
試問：美國資本主義之化身商標「麥當勞McDonald」也是出於愛爾蘭、蘇格蘭之姓氏，但究竟有多少消費者在看到該一商標時會聯想到蘇格蘭或受爾蘭？從該名字在世界上之普及性來看，其已不再具再有強烈之蘇格蘭意涵及特色，故實質上甚少有人會由該字首直接聯想到蘇格蘭，進而產生誤認誤信。
涛㈡或謂由於蘇格蘭以產製威士忌酒聞名，故聯想至蘇格蘭之可能性較高？此一說詞亦屬有待斟酌。
蓋蘇格蘭並非唯一產製威士忌酒之地區，日本、蘇聯、加拿大、愛爾蘭、印度等亦以產製高品質之威士忌酒而盛譽夙著，更何況系爭商標所指定使用之商品，除威士忌酒外，尚包含葡萄酒、利口酒、及啤酒以外含酒精之飲料，全球生產該等商品之國家不知凡幾，蘇格蘭亦非特出者，在「McDowell's」之蘇格蘭意味幾希之情況下，實難認定凡含有「M」字首之商標，即會令消費者直接聯想到蘇格蘭之理由。
𪲘㈢參加人於異議程序雖曾提出蘇格蘭註冊總所官方網站之統計表，以及格拉斯哥及愛丁堡之地區電話簿等證據，惟觀該等統計之結果，只足以說明「Mc」為首之姓名源自蘇格蘭及愛爾蘭，就整體之演化過程中固有此「歷史遺跡」，但該證據並無法證明對於系爭商標會使中華民國台灣地區之消費大眾產生誤認誤信（須注意公眾是否誤認誤信應以台灣本地之公眾為準，而非蘇格蘭之公眾）。
按台灣是以中文為母語之國家，大多數之消費者對英文並不熟悉，在看到「McDowell's」時，至多僅能猜測其為一姓氏，但明白該姓氏之根源是蘇格蘭（及愛爾蘭），進而對蘇格蘭有所聯想，然後對商品有誤認誤信之可能者應屬絕對不會發生者。
另外，考量包裝之實際態樣，酒類商品之包裝多利用產品之瓶身處加以顯著標識，以便消費者可迅速清楚辨識其產品之產地及成分，故消費者於市場選購原告所製售之產品時，當不致於因本案之商標而引發消費者有不正確之聯想。
㈣被告至少已核准十餘件（包含指定使用於烈酒類商品）在商標圖樣中包含有「Mc」為字首之註冊商標，而此等商標之專用權人均非為蘇格蘭或愛爾蘭。
𤄽⒈烈酒類：
加拿大商─McGUNNESS─註冊第六七四三九號。
美國商─McCORMICK─註冊第七六五六○七號。
McSORLEY'S─註冊第七八二二九六號。
澳洲商─McGUIGAN─註冊第八二九八四一及八四一二二八號。
台灣商─McCormick─註冊第三七四八六四號。
McADAMS─註冊第五三七九六一及七○五四六二號。
McKevin's─註冊第六○○七九二號。
㵂⒉含啤酒在內飲料類：
美國商─McDONALD'S─註冊第四○七四一○號。
McBURGER─註冊第四一五一七一號。
加拿大商─McCAIN─註冊第六九七六四六、八一○六三八及九○六八二一號。
韓商─McCOL─註冊第三一○三一五及四七八二一九號。
馬來西亞商─McDota─註冊第一九六四八二及一九六五三五號。
⒊一般之食品類：
美國商─McDonald's─註冊第三二三四五九號。
McBURGER─註冊第四一○二三五號。
加拿大商─McCAIN─註冊第二八七九九一及九○四五五七號。
日商─McFadden Farm─註冊第八一三七七○號。
台商─MC SHEER─註冊第九五八八四六號。
上列各商標之圖樣中均包含「Mc」字首在內，但卻無任何令致消費者諸認之情事，而得核准註冊，是可證原處分及原決定之立論顯有違失。
對於此一部分被告僅以經核該等案例或與本案案情不同，或屬另案妥適與否問題，自不得比附援引等語而為辯解。
然就基礎之爭點而論：本案所認定者僅為「Mc」字首所可能導致消費者認知之問題，所舉案例均與本案相同，係屬含有「Mc」字首之商標，何來案情不同？至於另案是否妥適，則更屬非法之辯辭。
按行政程序法第六條明白規定「行政行為，非有正當理由，不得差別待遇」。
第八條明定「行政行為，應以誠實信用之方法為之，並應保護人民正當合理之信賴」。
因此，除非被告立時依職權以同一理由將前揭十餘件商標全數依法提請評定其註冊為無效。
否則被告及訴願決定機關對本案所為之處分，即屬明顯違法。
針對參加人答辯理由逐一指駁如下：
㈠按，商標圖樣有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者，不得申請註冊，商標法第三十七條第六款固有明文，又，基於商標屬地主義，所謂「公眾」應以國內本地之公眾為限，而非蘇格蘭之公眾。
查，參加人於異議階段所提出之紐約圖書館出版之「蘇格蘭姓氏」、蘇格蘭官方網站統計表、格拉斯哥及愛丁堡地區電話簿等諸多證據，均僅足以說明以"Mac"或"Mc"為首之姓名源於蘇格蘭或愛爾蘭地區，然我國並非英語系國家，對於蘇格蘭或愛爾蘭之姓氏淵源本無了解，國內大眾見到系爭商標顯無可能立即直接聯想至蘇格蘭而致生誤信誤認，已如前述。
又，參加人固提出蘇格蘭地區產製之威士忌酒品牌標籤、我國酒類銷售業者網站之網頁資料、及本件異議理由書附件五之中文「酒客雜誌」影本，主張以"Mc"或"Mac"為字首之商標於國內普遍使用並行銷多年，故系爭商標指定使用於威士忌酒有使消費者產生誤認該商品產地之虞云云，惟，前揭參加人所提之「酒客雜誌」資料中，僅有區區一頁關於「麥凱蘭單一純麥蘇格蘭威士忌酒」之介紹，除此之外，其他「以"Mc"或"Mac"為字首之蘇格蘭品牌威士忌酒」於國內廣告行銷之證明均付之闕如。
又，參加人所提之我國酒類銷售業者網站之網頁資料，大部分係關於蘇格蘭威士忌酒酒廠之發展歷史簡介，除此之外，其餘亦僅係"Macallan"、"Macphails"、"McGIBBON'S"少數品牌之威士忌酒價格介紹，惟關於其他參加人所提之眾多蘇格蘭品牌威士忌酒是否均已行銷於國內、何時行銷、行銷時間之長短，依前開證據均無從得知。
從而，參加人既未提出相關品牌之蘇格蘭威士忌酒於國內之行銷證明，僅徒以「國外」官方網站及姓氏書等與「國內」消費者認知無關之資料，如何證明國內消費者只要見到以"Mac"或"Mc"為字首之威士忌酒品牌即必定會與蘇格蘭產生直接聯想？其空言主張系爭商標之註冊有使國內消費者誤信誤認該商品產地云云，顯非的當。
㈡再者，原告前已舉出國內至少有十餘件含有「Mc」字樣之商標指定使用於包含非蘇格蘭威士忌酒之烈酒類商品，業獲被告核准註冊，足證被告並不認為以「Mc」為字首之商標會使消費者與蘇格蘭威士忌酒產生直接聯想外，尤有甚者，若如被告及參加人所言，以「Mac」或「Mc」為字首之商標因長年使用於蘇格蘭威士忌酒而成為代表蘇格蘭之象徵，則於參加人之英國母國，自應不准其他非蘇格蘭威士忌酒商以該等「Mac」或「Mc」為字首之商標申請註冊。
惟，茲原告卻於英國專利局之網站上已查得至少有十餘筆係以「Mac」或「Mc」為字首之商標經核准註冊於非蘇格蘭威士忌酒或一般烈酒類商品，又該等商標專用權人均非蘇格蘭或愛爾蘭籍，且其中包括有泰國、瑞士、義大利、德國、澳洲等國籍者。
由此得知，連蘇格蘭威士忌酒來源地之英國母國，都不認為「Mac」或「Mc」商標應限定使用於蘇格蘭威士忌酒商品，相較言之，我國既非英語系國家，且國內熟知蘇格蘭或愛爾蘭之姓氏淵源或歷史背景者根本微乎其微，被告及參加人竟強指國內消費大眾見到「Mac」或「Mc」之字樣即必與蘇格蘭產生直接之聯想，顯與客觀上消費者之一般認知有違。
㈢又參加人固提出英國、澳洲、紐西蘭等國家對包含有Mac字首之商標提出之其中二十七件異議案，其中有八件申請被駁回，一件註冊被撤銷云云，惟，該等資料，絕大多數均係參加人與各國商標代理人間之私人信件往來，並非各國官方商標主管機關之決定或公告資料，則何以證明該等被異議之商標確實已被官方撤銷確定？況，參加人前開所舉國家多係英語系國家，惟我國國民並非以英語為母語，一般消費者見到Mac字樣顯然不可能與蘇格蘭產生任何聯想，參加人不當援引比擬，殊非的當。
㈣參加人復指稱原告於市面上銷售之威士忌酒商品包裝紙盒使用「A unigue blendof aged scotch」字樣，顯有使他人產生混同誤認之意圖云云。
惟查，系爭商標應否適用商標法第三十七條第六款，其關鍵在系爭商標本體「MacDowell'sPremium」，而非與商標無關之其他標示，系爭商標是否可註冊，要與其他文字敘述之態樣無涉。
況，誠如參加人自承，原告亦已於商品包裝盒上確實標示產地來源為「Produce of India」，使消費者得清楚辨識產品之產地係來自於原告母國，則消費者於選購時絕不致於產生不正確之聯想，實堪認定。
㈤再查，參加人另主張世界各國為保護消費大眾，肯認蘇格蘭威士忌酒在烈酒產品具有之指標地位，多數訂有相關法令，對於所謂「蘇格蘭威士忌酒」之產地為規範云云，惟查，參加人所提之法令規範係關於「Scotch Whisky」（即蘇格蘭威士忌酒）之定義，與本件爭點亦即「Mac」或「Mc」為字首之商標所導致之消費者認知問題毫不相關，參加人以此欲證何事，實令人費解。
㈥另查，參加人辯稱原告提出之中華民國商標主管機關已核准含有以Mac為字首之註冊商標，因年代久遠，審定當時之時空環境與現今酒類市場情況不同，本案不得比照辦理云云，惟，本案認定者僅為Mac字首可能導致消費者認知之問題，原告所舉案例均與本案相同，係均含有Mac字首之商標，何來情況不同？尤有甚者，正因原告所舉之McGUINNESS、Mc ORMICK、McGUIGAN、McCormick、MCADAMS等指定使用於烈酒（包含威士忌酒）之商標，多數均早已於七、八十年間即獲核准註冊，此等商標於國內市場上存在已有一、二十年之久，從未發生有消費者混淆誤認之情事，適足以證明消費者早已認知並非所有Mac字首之商標均係用於蘇格蘭威士忌酒，則系爭商標更無引起混淆誤認之虞，彰彰甚明。
㈦再按，參加人又辯稱原告所舉案例，另有部分乃與參加人有默契或協議，不將指定用於酒類之商標使用於蘇格蘭威士忌酒以外之威士忌酒產品云云，惟查，觀諸參加人前引信企實業股份有限公司（下稱信企公司）出具之同意書，係信企公司同意就「蘇格蘭俱樂部」及「史考茲俱樂部」商標不會使用在非蘇格蘭生產之飲料上，該同意書中並未提及任何關於以Mac為字首之商標，參加人以此魚目混珠，實非的當。
末查，原告使用系爭商標有其歷史緣由，並無藉蘇格蘭以促銷產品之意，且系爭商標之商品已於市場大量行銷多年，系爭商標自無致公眾誤認其商品之產地之虞：
㈠查，由於印度本為英國殖民地，原告於西元一八九八年創立以來已超過一百年，因創立時含有英資成分在內，故除以「McDowell」為公司名稱，並搭配含有自我期許之「Premium」組成系爭商標「McDowell's Premium」。
系爭商標之使用背景確有其歷史淵源，原告並無藉蘇格蘭以促銷產品之意圖。
況且，原告相關「McDowell's」商標早已在印度、日本、黎巴嫩取得註冊（參見原告商標異議答辯理由書附件一：印度註冊證影本及相關資料及附件二：日本及黎巴嫩註冊證影本），歷經長久而大量之使用，早已樹立原告之獨立品牌，若以當初歷史之偶然因素即認為系爭商標有使公眾混淆誤認之虞，顯有違事理之平。
㈡再查，原告係世界排名第七大之酒類產銷企業，擁有七個銷售額以百萬計之品牌，其中二個品牌在其個別的酒類種類中排入全世界十大。
又，原告擁有「McDowell's」系列之酒類品牌眾多，例如：「No.1 McDowell's Whisky」、「No.1 McDowell's Brandy」、「McDowell's Single Whisky」、「McDowell'sVintage」、「McDowell's Premium」等等，僅前揭其中「No.1 McDowell'sWhisky」及「No.1 McDowell's Brandy」、「McDowell's Single Whisky」二品牌歷年之銷售成績即已高達新台幣數億元，例如：西元一九九八年至九九年為十一億四千八百八十萬台幣，一九九九年至二○○○年為二億五千零八十萬台幣，二○○○年至二○○一年為十二億四千零三萬台幣，二○○○年至二○○一年為十二億四千零三十萬台幣（參見原告商標異議答辯理由書附件四：系爭商標相關品牌近五年之銷售明細）。
除原告本國外，原告亦投入巨額廣告費用，將產品行銷之世界各地，以求鞏固市場及建立聲譽（參見原告商標異議答辯理由書附件五：原告相關商標於各國之廣告費用明細），長期廣告行銷之結果，使得「McDowell's」系列品牌之聲譽高漲，消費大眾對該等品牌均已知之甚稔，包括台灣本地標有系爭商標之商品亦大受歡迎，光「No.1 McDowell's Whisky」一品牌之銷售量在西元一九九八年至九九年有一千一百箱，一九九九年至二○○○年有三千八百七十箱，二○○○年至二○○一年有一千一百一十六箱。
㈢綜上，由於附有系爭商標之商品長久大量行銷之事實及深入人心之形象，「McDowell's」早已成為原告營業之識別標識，均業於原告本件商標註冊申覆理由書第四頁末起第七行至第五頁及異議答辯理由書第六頁第六行至第十一頁第四行綦述甚詳，並經被告及訴願機關肯認在案。
惟，原處分及訴願決定卻一再以系爭商標商品縱有廣告銷售之事實，並不能否定該商標指定使用於威士忌酒有使購買者誤認誤信其商品係於蘇格蘭所產製進口為由遽以否定原告諸多主張，然而，原處分及訴願決定既已肯認原告系爭商標商品因長期大量使用而在消費者心目中建立品牌知名度之事實，卻未具任何理由，逕認此等事實仍不能解免系爭商標有使人誤信商品性質或產地云云，被告及訴願機關之處分非惟有不備理由之違法，且其推論亦嚴重違背論理與經驗法則。
蓋以，系爭商標商品於原告長期投入鉅資及精力廣告行銷後，一般消費者均已熟知系爭商標所表彰之酒類商品係源自於原告後，則系爭商標如何能再有致生誤信誤認之可能？從而，被告及訴願機關不僅未將其所得心證及理由記明於原處分及訴願決定內，其論證更是前後矛盾，其違法及不當之處，彰彰甚明。
綜上，參加人主張洵非有據，請判決如訴之聲明，以維原告權益，實感德便。
乙、被告主張之理由：
商標圖樣有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者，不得申請註冊，為商標法第三十七條第六款所明定。
其適用係指商標圖樣本身有使人誤信其所表彰之商品性質、品質或產地而言。
查本件系爭審定第九八六八八八號「McDowell's Premium」聯合商標圖樣係由外文「McDowell's Premium」所組成，其首字「McDowell's」之起首外文「Mc」，係一蘇格蘭習見姓氏名稱之字首，「McDowell」復為一傳統之蘇格蘭姓氏，「McDowell's」具有強烈之蘇格蘭所有的意涵及特色，又蘇格蘭向以生產威士忌酒享譽全球，而以包含"Mc"或"Mac"字首之名稱普遍使用於蘇格蘭威士忌酒，凡此有參加人檢送之紐約圖書館出版之「蘇格蘭」姓氏一書部分影本、姓氏以"Mc"或"Mac"開頭者之蘇格蘭最大城市"Glasgow" 南區及北區電話簿部分影本、包含"Mc"或"Mac"字首之蘇格蘭威士忌酒商標標籤影本及被告對以"Mac"或"Mc"開頭者之商標所為撤銷審定處分之中台異字第八五一○八七、八六○二一五、八六○七七八、八八一二八一號等商標異議審定書案例影本等證據資料附卷可稽，從而本件原告為一印度商，而以威士忌酒聞名之蘇格蘭之傳統姓氏作為審定第九八六八八八號「McDowell's Premium」聯合商標圖樣之一，指定使用於威士忌酒等商品申請註冊，客觀上難謂無使消費者誤認誤信其商品乃於蘇格蘭所產製進口或與該地有關聯而發生誤購之情事，自有首揭法條規定之適用。
至原告主張「McDowell's」相關商標已在印度、日本、黎巴嫩等國取得註冊，其所擁有與「McDowell's」相關之酒類品牌極多，經其長久且大量行銷，消費大眾已認識其為表彰原告特定商品之品牌表徵等節，經核各國國情及對商標審查之基準並不一致，尚難以系爭商標在他國註冊即為應准註冊之依據，況原告於南非申請註冊之「McDowell's」商標，亦因有誤導消費大眾誤認其產地為蘇格蘭而被撤銷，又系爭商標商品縱有廣告銷售之事實，並不能解免其商標圖樣本身有使人誤信其所表彰之商品性質、品質或產地之虞，併予敘明。
綜上論述，被告原處分，洵無違誤，請駁回原告之訴。
丙、參加人主張之理由：
按商標法第三十七條第六款明定「商標圖樣有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞」，係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地而購買之虞而言。
其立法之意旨，係在保護消費者利益，適用上以商標在客觀上有使一般消費者對其所表彰之商品性質、品質或產地發生混同誤認之虞為已足。
查本件系爭審定第九八六八八號「McDowell's Premium」商標圖樣外文部分之字首「Mc」係一蘇格蘭習見之姓氏字首，依據紐約圖書館出版之「蘇格蘭姓氏」 ("The Surnames of Scotland")一書所載，"Mac"有時亦拼成"Mc"，係來自Gaelic之蘇格蘭姓名，而"Mac"及"Mc"代表的意涵為"son of"，例如「McDowell」係指Dowell之子。
另根據蘇格蘭負責記錄出生、死亡、婚姻的註冊總所官方網站的統計表，僅自西元一五五三年至一八九九年間，姓氏為"Mcdowell"的蘇格蘭人，有二、四五九筆記錄；
姓氏為"Mcdowall"者，有一一、四二六筆記錄；
姓氏為"Macdowall"者，有二八七筆記錄；
而姓氏為"Macdowell"者，有二十六筆記錄（註：Mcdowell/Macdowell與Mcdowall/Macdowall相通）。
由上述可知"Mcdowell"一字係蘇格蘭習見之姓氏且係一傳統蘇格蘭姓氏，具有強烈的蘇格蘭意涵及特色，使用作為威士忌酒產品之商標，由於蘇格蘭地區向以生產威士忌酒享譽全球，已足以導致消費者直接聯想該商標與蘇格蘭之淵源。
進而誤認誤信其商品產地。
蘇格蘭生產威士忌酒之歷史悠久並享譽全球，而由於以"Mac"或"Mc"為字首之蘇格蘭姓氏名稱乃長久普遍使用於蘇格蘭地區，是以許多蘇格蘭威士忌酒產品使用了各式各樣含有"Mac"或"Mc"字首之名稱為商標。
此有多件蘇格蘭地區產製之不同廠牌威士忌酒使用之品牌標籤（參見參加人於本件異議理由書附件四所提供之六十五件蘇格蘭威士忌酒品牌標籤），其上商標之字首皆為"Mac"或"Mc"可稽，足以證明包含"Mac"或"Mc"字首之商標，早已普遍使用於蘇格蘭威士忌酒產品，而成為一種明確代表與蘇格蘭淵源之象徵。
再者，使用"Mac"或"Mc"字首作為商標之蘇格蘭威士忌產品，亦在中華民國行銷多年（參見參加人於本件異議理由書附件五之中文「酒客雜誌」影本乙份），此有我國民間酒類銷售業者網站之網頁資料中蘇格蘭威士忌產品乃分別以"Whyte & Mackay"、"Macallan"、"Macphails" 、"Macgibbon's"、"Macnish"等具強烈蘇格蘭風味之名稱作為商標，可資佐證。
故本件系爭商標使用"McDowell's"一字，並指定用於威士忌酒等商品，顯然有使消費者誤認誤信該商品產地之虞，自然不應准其註冊。
印度，菲律賓，日本，美國，加拿大等國家固然亦有產製威士忌酒，然而蘇格蘭地區與威士忌酒產品之間，乃具有歷史之意義，已成為優質產品之代名詞，並且於世界烈酒市場具有重要之領導及經濟地位。
世界各國為保護其消費大眾，並肯認蘇格蘭威士忌酒在烈酒產品中所具有的世界指標地位，多數訂有相關法令，對於所謂「蘇格蘭威士忌酒」均有產地應為蘇格蘭等相關定義，我國網站介紹市場上常見威士忌種類比較表，亦認定榖類威士忌以及調和威士忌均有多數國家產製，惟有「scotch whisky」產地必然百分之百為蘇格蘭。
若謂其他國家產製之威士忌酒上，亦得使用與蘇格蘭地區人名具有關聯之商標，難免會使消費者誤認誤信系爭商標表彰商品之產地之虞，如此對消費大眾而言，殊非保護之道。
參加人再次提出乙份在世界各國對包含有"Mac"或"Mc"字首之商標提出異議的結果及與各該相關案件有關之信函及決定或公告，其中包含了在十八個國家提出之異議資料，分別為國家名稱及被異議商標，申請人名稱，指定使用之商品及異議結果，足證在英國，日本，澳洲，紐西蘭等商標制度先進的國家，共有二十七個含有"Mac"或"Mc"的商標經本件參加人對之提出異議後，有七件申請人放棄("Abandoned")，有五件申請撤回 ("Withdrawn")，有八件申請被駁回("Application Rejected")，有一件註冊被撤銷("Registration Cancelled")，六件申請指定使用之商品被限制（如在日本的"MAC"等案申請人被限制不得使用於威士忌酒產品者）。
足證世界各國對非係蘇格蘭酒廠而將包含有"Mac"或"Mc"字首之商標使用於包括威士忌酒之酒類產品，皆採否定之立場。
另依參加人於本件異議理由書附件七所提供之南非法院針對本件系爭商標之註冊申請所作判決，以及參加人於本件異議理由書附件八所提供之被告於八十五年十月對審定第六七九七三０號"MACWILLIAMS"商標所作之撤銷審定處分；
八十六年三月對審定第七三七０四七號「McPHERSON」商標所作之撤銷審定處分；
八十六年七月對審定第七五四九七八號「Mc LELLAND麥克里南」商標及八十九年十二月三十日對審定第八六二七七七號"MACCARSON"商標所作之撤銷審定處分，均係認定系爭商標或類似商標不符合相關法律規定，不應許其註冊，由此可見，世界各國對於非係蘇格蘭酒廠而將包含有"Mac"或"Mc"字首之商標使用於包括威士忌酒之酒類產品，皆採否定之立場。
本件系爭商標不應許其註冊之理由，益臻明確。
本件原告已於市面上銷售標示其他公告中之聯合商標「No.1 McDowell's」之威士忌酒商品，其紙盒外包裝產品介紹竟然使用「A unique blend of aged scotch」（中譯：一瓶獨一無二的陳年蘇格蘭威士忌混合酒）字樣，其最下方印有一行字體相對渺小之英文「PRODUCE OF INDIA」（印度出產），顯然有使人不注意其威士忌產地其實係印度，而誤認係蘇格蘭產製之優良威士忌酒之意圖。
按英文「scotch」一詞實際上等同蘇格蘭威士忌酒「scotch whisky」，世界各國釀酒商、協會等相關專業人員、酒類業者及一般消費大眾，只要看到「scotch」一詞出現於威士忌酒包裝上，通常主觀上即認其為蘇格蘭所產之威士忌酒。
本件原告利用蘇格蘭傳統常見姓氏「McDowell」作為系爭商標圖樣主要部分之一，復將蘇格蘭威士忌酒通用名稱「scotch」標示於其「No.1 McDowell's」威士忌酒之包裝紙盒說明上，卻將其威士忌實際產地之英文故意縮小，並置於包裝紙盒最下方，顯見系爭商標申請人企圖使一般消費者混淆誤認其印度產製威士忌品質、產地等同蘇格蘭威士忌酒，投機心態誠屬可議。
中華民國商標主管機關固然曾經核准若干含有為字首為"Mc"之酒類註冊商標，惟查該等烈酒註冊商標，或有年代久遠者，審定當時之時空環境與現今酒類市場自由開放大量流通之狀況截然不同；
另有部分乃與參加人有默契或協議，不將指定用於酒類之商標使用於蘇格蘭威士忌以外之威士忌產品使用。
故該等烈酒部分為字首為"Mc"之註冊商標既有審定當時時空環境以及使用限制之不同，以該等商標相較系爭商標之准駁處理，應無不當差別待遇之情形。
原告主張商標法第三十七條第六款所謂使公眾誤認誤信其商品產地之虞者，應以國內本地之公眾為準，而我國並非英語系國家，對於蘇格蘭或愛爾蘭姓氏之淵源本無了解，國內大眾看到系爭商標顯無可能直接聯想到蘇格蘭而致生誤信誤認云云。
惟按商標法第三十七條第六款明定「商標圖樣有使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞」，係指商標本身有使人誤認其所表彰之商品性質、品質、產地而購買之虞而言。
其立法之意旨，係在保護消費者利益，適用上以商標在客觀上有使一般消費者對其所表彰之商品性質、品質或產地發生混同誤認之虞為己足。
原告所謂國內大眾無可能產生誤信誤認，僅係片面主觀之陳述，並無可採。
本件系爭審定第九八六八八八號「McDowell's Premium」商標圖樣外文部分之字首「MC」乃是蘇格蘭習見姓氏字首，參加人於本件異議理由書業已提出紐約圖書館出版之「蘇格蘭姓氏」一書以及蘇格蘭官方網站的統計資料等證據證明「McDowell」一字亦係蘇格蘭習見之傳統姓氏。
原告對於「McDowell」商標具有強烈的蘇格蘭意涵及特色，亦是無法否認。
雖然原告辯稱因語言隔閡而完全無法產生聯想，然而在現今國際經濟文化交流頻繁及國人出國旅遊風氣興盛之際，一般民眾對於蘇格蘭代表優質威士忌產地，應已有相當認識，加上電影、電視、報紙、雜誌及網路等諸多傳播媒體之資訊媒介，國人對於蘇格蘭人傳統姓氏許多是以「MC」或「MAC」為字首，並將姓氏使用作為威士忌酒產品之商標亦不致一無所知。
由是國內一般消費者對於冠以具有強烈的蘇格蘭意涵及特色之「McDowell」商標之威士忌酒產品，實有可能引起該商標與蘇格蘭淵源之聯想，進而有混淆誤認該商品之產地及品質之虞，自不待言。
原告另以參加人於本件異議理由書提出之「酒客雜誌」中僅有一頁關於「麥凱倫單一純麥威士忌」之介紹，而參加人於本件參加訴訟理由狀所附多件蘇格蘭地區產製不同廠牌威士忌酒使用之品牌標籤，並無在國內廣告行銷之證明，同狀所提我國酒類銷售業者網站之網頁資料，僅有少數品牌（蘇格蘭）威士忌酒價格介紹，均無法作為系爭商標之註冊有使國內消費者產生誤信誤認商品產地之證明。
惟查蘇格蘭生產威士忌酒之歷史悠久並享譽全球，由於傳統文化淵源使然，許多蘇格蘭威士忌酒產品使用了各式各樣含有「MAC」或「MC」字首之名稱為商標，乃是不爭之事實。
參加人於異議程序及本案審理時均提出多件蘇格蘭地區產製之不同廠牌威士忌酒使用之品牌標籤，以及國內「酒客雜誌」與酒類銷售業者網站之網頁資料，均足以證明包含「MAC」或「MC」字首之商標，早已普遍使用於蘇格蘭威士忌酒產品，而成為一種明確代表與蘇格蘭淵源之象徵。
參加人所提出蘇格蘭威士忌酒產品之品牌標籤等資料，已足以證明蘇格蘭威士忌酒產品多有以當地傳統姓氏為商標情事，且產品與商標之間具有相當之關聯，而原告乃將印度生產之威士忌酒冠以蘇格蘭傳統姓氏作為商標，自有足使公眾產生混淆之虞。
由是該等標籤品牌威士忌是否全數進口國內銷售及其銷售數量，應與本件之法律判斷無涉。
原告另引用英國專利局網站資料，主張參加人之母國英國亦對十二筆「MAC」或「C」為字首之商標核准註冊於非蘇格蘭威士忌酒或一般烈酒商品，顯然亦不認「MAC」或「MC」為字首之商標應限定使用於蘇格蘭威士忌酒產品云云。
惟查：㈠原告所提英國專利局網站中十二筆以「MAC」或「MC」為字首並指定使用於第三十三類商品之註冊商標，顯然並未深究並誠實表達該等資料真正含意，實屬引喻失義。參加人在此分別列舉說明如下：
⒈左列五件商標文字中雖有「MAC」字母，但並無蘇格蘭淵源及含義，原告不應將所有具有「MAC」字母之外文一概等同「McDowell」視為與蘇格蘭有關：⑴「MACE」：此字乃是一般英文「辦公人員」之用字，並非蘇格蘭發音之姓氏或具有蘇格蘭特質之文字，自然不致產生與蘇格蘭淵源之聯想。
⑵「MACAW」：此字乃是一般英文稱呼一種鸚鵡之用字，亦非蘇格蘭發音之姓氏或具有蘇格蘭特質之文字，自然不致產生與蘇格蘭淵源之聯想。
⑶「MACCAHAPA」：此字乃是俄國斯拉夫文字及一種俄國克里米亞葡萄酒的名稱，與蘇格蘭全無關聯，自然不致產生與蘇格蘭淵源之聯想。
⑷「MACHIAVELLI」：此字乃是義大利文及人名，亦即義大利著名哲學家及政治家「馬基維利」，顯然亦不具任何蘇格蘭含義。
⑸「MACEIRA」：此字乃為葡萄牙河川及城市名稱，顯然亦與蘇格蘭並無關聯。
況且由此商標之資料可知，聲請人對於「MAC」部份文字係放棄專用權。
⒉左列兩件商標之商品種類分別被限制為葡萄酒 (WINE)及波爾多葡萄酒 (PORTWINE)，而蘇格蘭並非以產製葡萄酒著稱，故無使消費者誤信使用該等商標之葡萄酒是蘇格蘭所生產之可能。
⑴「McWILLIAM'S」：此商標指定使用之商品類別明定為：「Wines；
all includedin class 33.」，乃表示「葡萄酒；
包含於第三十三類」之意思，亦即指包含於第三十三類中含酒精之葡萄酒產品，以示與包含於第三十二類中不含酒精之葡萄酒產品有所區別，避免實際使用時發生商品範圍混淆。
故原告將該等英文文字解為其指定使用商品類別包含第三十三類所有商品，顯有誤解。
⑵「MACDUFF'S」：此商標指定使用之商品類別明定為：「Port wine included inclass 33.」，乃表示「包含於第三十三類之波爾多葡萄酒」之意思，同樣係為避免實際使用時發生商品範圍混淆。
故原告將該等英文文字解為其指定使用商品類別包含第三十三類所有商品，亦顯有誤解。
⒊左列兩件商標之權利人乃放棄部份具蘇格蘭含義文字部份之專用權：⑴「McWILLIAM'S HILLSIDE」：依據該商標註冊資料之「DISCLAIMER」部份所示，明文表示該商標中「McWILLIAM'S」文字並未被給與專用權利。
⑵「MACEIRA」：如前所述，該商標文字實為葡萄牙河川及城市名稱，但為避免產生混淆緣故，該商標註冊資料之「DISCLAIMER」部份亦表示該商標中「MAC」文字並未被給與專用權利。
⒋左列三個商標雖然是由非蘇格蘭公司為註冊權人，但商標之使用仍與蘇格蘭威士忌有關：
⑴「MACNAIR'S HIGHLAND WHISKY」：此商標乃是在一九○八年即由一家蘇格蘭公司註冊，商標所有權人雖顯示為一個英國公司，但只是表示此一蘇格蘭公司之主辦公室是設在英國。
而且此一商標確實且已使用於蘇格蘭威士忌酒產品近一百年，故無另行再限制商品種類為蘇格蘭威士忌之必要。
再者，該商標所有權人乃是參加人之會員之一，更是不可能將該商標使用在蘇格蘭威士忌酒以外之威士忌酒產品。
⑵「McCOY」：此商標亦為既有使用中之蘇格蘭威士忌酒品牌，目前雖為泰國公司所有，實則由其註冊資料可知，該泰國公司之所以取得註冊，係經原註冊人蘇格蘭公司Burn Stewart Distillers plc同意後方取得。
且其威士忌酒商品仍然是由該蘇格蘭廠商所生產，且該生產廠商亦為參加人之會員，故此商標亦是不可能使用在蘇格蘭威士忌酒以外之威士忌酒產品之上。
⑶「MACAWBER」：此商標亦為既有使用中之蘇格蘭威士忌酒品牌，且由蘇格蘭廠商所生產，故此商標乃是實際使用在蘇格蘭威士忌酒產品之上。
⒌左列一個商標應非針對酒類產品為註冊登記，且無被任意使用於非蘇格蘭產製威士忌酒之可能：
「McCOLL'S」：依據此商標之登記資料，其登記指定使用之商品類別達到十三類之多，顯見該商標應非酒類業者欲登記專門用於酒類產品者，極有可能係為登記多類商品以保護商標專用範圍。
另由其註冊資料亦可知，該商標之所以取得註冊，亦係經原註冊人同意後方取得。
最重要者，乃該商標之所有權人為一個英國公司，其使用自然受到英國公平交易法規之限制，且其明知該商標與蘇格蘭之淵源甚為明顯，自無任意將該商標使用在蘇格蘭威士忌酒以外之威士忌酒產品而觸法之可能。
㈡綜前所述，原告所舉十二件英國商標案例，其中八件與本件事實並無關聯，只有四件是應被限制使用於蘇格蘭威士忌酒而未被限制者，惟其中又有三個均是既有已使用於蘇格蘭威士忌酒之商標，並無使用於其他威士忌酒產品之可能。
至於「McCOLL'S」商標，經查該商標並無實際使用於非蘇格蘭製威士忌酒之情形，且該個案亦不足以證明英國如原告所言乃「不認為『MC』或『MAC』商標應限定使用於蘇格蘭威士忌產品」。
由是原告藉由引用前開英國商標案例，欲證明英國准許使用「MC」或「MAC」等具有蘇格蘭含義之文字作為非蘇格蘭產製威士忌酒之商標使用，顯無依據可言。
㈢抑且，蘇格蘭地區乃為優質威士忌酒產品之生產地，並且於世界烈酒市場具有重要之領導及經濟地位。
若謂其他國家產製之威士忌酒上，亦得使用與蘇格蘭地區人名具有關聯之商標，顯有使一般消費者產生誤認或誤信系爭商標所表彰之威士忌酒商品係蘇格蘭所產製或具有蘇格蘭生產之相當品質，而對其商品之性質、品質或產地誤信之虞。
故原告所引該等於英國以「MC」或「MAC」字首商標指定用於酒類產品獲准之個案，因其案情各異，依據商標個案審查原則，自非得以該等個案作為拘束本件應否准予核發商標之依據。
原告並不否認其已於市面上銷售之「No.1 McDowell's」威士忌酒商品，其紙盒外包裝產品介紹係使用「A unique blend of aged scotch」（中譯：一瓶獨一無二的陳年蘇格蘭威士忌混合酒）字樣，其最下方印有一行字體相對渺小之英文「PRODUCE OF INDIA」（印度出產）。
雖然原告辯稱其酒類產品上有標示產地與成份，消費者得以清楚辨識云云，然查商品包裝上之標示乃供消費者辨識商品成份及製造者等，與商標本身並無直接關聯，自非判斷商標本身有無商標法第三十七條第六款情事之依據。
原告另聲稱其公司於英國殖民印度時期即已成立，故以「Mcdowell」作為公司名稱。
但其並無藉蘇格蘭以促銷產品之意圖，其相關「Mcdowell」商標早已在印度、日本及黎巴嫩等地取得註冊，已成為大眾熟知之獨立品牌，且已廣泛行銷於台灣及世界各地，西元二○○○年至二○○一年之銷售金額高達新台幣（下同）十二億四千零三十萬元，國內民眾對於其「McDowell」品牌應已知之甚稔，當無與蘇格蘭產生聯想云云。
然查原告已於市面上銷售之「No.1 McDowell's」威士忌酒商品，竟係將印度生產之威士忌酒之紙盒外包裝使用「A unique blend of aged scotch」字樣，顯有魚目混珠，欲使消費者誤認其威士忌係蘇格蘭產製之優良威士忌酒之意圖。
蓋查英文「scotch」一詞使用於威士忌酒商標或包裝上，無論世界各國釀酒商、協會或酒類銷售業者等相關專業人員，乃至一般消費大眾，只要看到「scotch」一詞，通常主觀上即認其為蘇格蘭所產之威士忌酒即「scotch whisky」，並認定「scotch whisky」產地必然百分之百為蘇格蘭。
由是原告利用蘇格蘭傳統常見姓氏「McDowell」作為系爭商標圖樣主要部分之一，復將「scotch」之代表性名詞標示於其在印度產製之「No.1 McDowell's」威士忌酒之包裝紙盒說明上，顯有致使一般消費者混淆誤認其印度產製威士忌品質、產地等同蘇格蘭威士忌酒之虞，實不待言。
再者，原告對於其「McDowell」系列威士忌酒產品在印度國內及國外市場之銷售金額及市場佔有率等具體事實，均只見提出表面數字，並未見引據資料以具體舉證說明，實無從佐證其所謂消費者已熟知「McDowell」品牌威士忌酒係由原告於印度產製之說詞。
況且，系爭商標縱使已有廣告銷售事實，仍不能否定該商標指定使用於威士忌酒申請註冊，有使消費者誤認商品產地及品質之虞。
綜前所述，原告利用蘇格蘭常見姓氏「McDowell」作為系爭商標圖樣主要部分之一，並指定使用於包括威士忌在內之酒類產品時，確有使消費者誤認誤信其產地之虞，謹請依法判決駁回原告之訴，俾保公眾利益，並維市場公平交易秩序。

理 由
壹、程序方面：
按「代理權有欠缺之訴訟代理人，在下級審所為之訴訟行為，經當事人本人在上級審承認者，溯及於行為時發生效力。
本件原審廢棄第一審判決駁回上訴人之訴，係以代理起訴之某甲無代理權為理由，茲上訴人既對於原判決提起第三審上訴，即已承認某甲之訴訟行為，自不得以起訴時代理權有欠缺，即認其訴為不合法。」
「按於能力、法定代理權或訴訟所必要之允許有欠缺之人所為之訴訟行為，經取得能力之本人，取得法定代理權或允許權之人，法定代理人或允許權人之承認，溯及於行為時發生效力，民事訴訟法第四十八條定有明文。
其目的在避免已施行之訴訟程序歸於徒勞。
該承認不論為明示或默示，均溯及於行為時發生效力。」
最高法院二十八年上字第一一三一號、八十三年台上字七七三號判例著有明文。
又民事訴訟法第四十八條有關事後追認之規定於訴訟代理之欠缺準用之（民事訴訟法第七十五條第二項參照）。
而上開民事訴訟法第第四十八條、第七十五條之規定，於行政訴訟亦均準用之（行政訴訟法第二十八條、第五十六條）。
基於同一法理，行政程序代理權有欠缺之人所為之行政程序行為，非不可於事後之行政救濟程序，由本人或其合法委任之代理人以明示或默示之方法加以追認，而均溯及於行為時發生效力。
本件參加人於最初申請異議時，固僅係由其代理人提出先前之概括委任書（載明授權代理人為參加人公司處理一切商標事務，包括申請註冊、提起異議、撤銷、評定案及就上開案件為答辯等），依行政程序法第二十四條第四項規定，其提起本件異議之代理權固有欠缺，惟因其於事後依本院裁定獨立參加本件被告之行政訴訟時，已就此具體個案提出經公證及認證之委任書（附本院卷），由合法委任之代理人就實體事項為答辯之主張，並於本院審理時承認先前異議程序之行為，揆諸前開說明，無異由其代理人默示及明示承認先前異議程序之行為，自應認溯及於提起異議時發生效力，原有之欠缺應視為業已補正，合先敘明。
貳、實體方面：
一、按商標圖樣「使公眾誤認誤信其商品之性質、品質或產地之虞者」，不得申請註冊，為系爭商標異議審定時商標法第三十七條第六款所明定。
其適用係指商標圖樣上之文字、記號或圖形本身係表示其指定商品之性質、品質或產地，而使公眾產生誤信誤認之虞者而言。
二、本件被告係認，系爭審定第九八六八八八號「McDowell's Premium」聯合商標圖樣之首字「Mc」，係一蘇格蘭習見姓氏名稱之字首，「McDowell」復為一傳統之蘇格蘭姓氏，「McDowell's」具有強烈之蘇格蘭所有的意涵及特色，又蘇格蘭向以生產威士忌酒享譽全球，而以包含"Mc"或"Ma c"字首之名稱普遍使用於蘇格蘭威士忌酒，凡此有參加人檢送之紐約圖書館出版之「蘇格蘭」姓氏一書部分影本、姓氏之"Mc"或"Mac"開頭者之蘇格蘭最大城市"Glasgow"南區及北區電話簿部分影本、包含"Mc"或"Mac"字首之蘇格蘭威士忌酒商標標籤影本等證據資料附卷可稽。
從而原告為一印度商，而以威士忌酒聞名之蘇格蘭之傳統姓氏作為系爭商標圖樣主要部分之一，並指定使用於威士忌酒等商品申請註冊，客觀上難謂無使消費者誤認誤信其商品乃於蘇格蘭所產製進口或與該地有關聯而發生誤購之情事，乃為系爭商標之審定應予撤銷之處分。
原告不服，循序提起訴願及行政訴訟，主張「Mc」雖係用於蘇格蘭系或愛爾蘭系之姓氏前，然自古以來，由於地形崎嶇、謀生不易，蘇格蘭及愛爾蘭地區即為向外移民最興盛之地區，幾百年來，移至歐洲大陸、美洲大陸之人，難以計數，尤其十九及二十世紀交通發達、貿易興盛，以「Mc」為姓名字首者遍佈天下，其蘇格蘭或愛爾蘭之意味已所剩無幾。
且蘇格蘭並非唯一產製威士忌酒之地區，日本、蘇聯、加拿大、愛爾蘭、印度等亦以產製高品質之威士忌酒而夙著盛譽，更何況系爭商標指定使用之商品除威士忌酒外，尚有葡萄酒、利口酒及啤酒以外含酒精之飲料，全世界有生產該等商品之國家不知凡幾，蘇格蘭亦非特出者，在「McDowell」之蘇格蘭意味幾希之情況下，難由該字聯想到蘇格蘭。
又參加人固提出蘇格蘭之註冊總所官方網站之統計表，以及格拉斯哥及愛丁堡之地區電話簿為證，惟該等統計資料之結果，只能說明以「Mc」為字首之姓名源自蘇格蘭及愛爾蘭，就整體之演化過程中固有此歷史遺跡，然台灣地區係以中文為母語之國家，大多數人對英文並不熟悉，在看到「McDowell's」時，至多會猜測為一姓氏，但會認為該姓氏根源為蘇格蘭（及愛爾蘭），進而對其指定使用之酒類商品有誤認誤信之可能者顯然微乎其微。
且酒類商品之包裝多利用產品之瓶身處加以顯著標識，以使消費者辨識其產品之產地及成分，故消費者於選購原告之產品時，當不致因系爭商標而產生誤信誤認之虞云云。
三、本院查：
㈠本件系爭商標圖樣係由外文「McDowell's Premium」構成，其中「McDowell's」之字首「Mc」係一蘇格蘭習見之姓氏字首，依據紐約圖書館出版之「蘇格蘭姓氏」 ("The Surnames of Scotland")一書所載，"Mac"有時亦拼成"Mc"，係來自Gaelic之蘇格蘭姓名，而"Mac"及"Mc"代表的意涵為"son of"，例如「McDowell」係指Dowell之子。
另根據蘇格蘭負責記錄出生、死亡、婚姻的註冊總所官方網站的統計表，僅自西元一五五三年至一八九九年間，姓氏為"Mcdowell"的蘇格蘭人，有二、四五九筆記錄；
姓氏為"Mcdowall"者，有一一、四二六筆記錄；
姓氏為"Macdowall"者，有二八七筆記錄；
而姓氏為"Macdowell"者，有二十六筆記錄（按：Mcdowell/Macdowell與Mcdowall/Macdowall相似），此有參加人檢送之紐約圖書館出版之「蘇格蘭」姓氏一書部分影本、網站資料、姓氏之「Mc」或「Mac」開頭者之蘇格蘭最大城市「Glasgow」南區及北區電話簿部分影本附原處分卷可稽。
由上述可知"Mcdowell"一字係蘇格蘭習見之姓氏且係一傳統蘇格蘭姓氏，具有強烈的蘇格蘭意涵及特色，使用作為威士忌酒產品之商標，由於蘇格蘭地區向以生產威士忌酒享譽全球，已足以導致消費者直接聯想該商標與蘇格蘭之淵源，進而誤認誤信其商品產地。
㈡蘇格蘭生產威士忌酒之歷史悠久並享譽全球，而由於以"Mac"或"Mc"為字首之蘇格蘭姓氏名稱乃長久普遍使用於蘇格蘭地區，是以許多蘇格蘭威士忌酒產品使用了各式各樣含有"Mac"或"Mc"字首之名稱為商標，此有多件蘇格蘭地區產製之不同廠牌威士忌酒使用之品牌標籤，其上商標之字首皆為"Mac"或"Mc"可稽（見參加訴訟狀附件一及參加人於本件異議理由書附件四所提供之六十五件蘇格蘭威士忌酒品牌標籤）。
足以證明包含"Mac"或"Mc"字首之商標，早已普遍使用於蘇格蘭威士忌酒產品，而成為一種明確代表與蘇格蘭淵源之象徵。
再者，使用"Mac"或"Mc"字首作為商標之蘇格蘭威士忌產品，亦在我國境內行銷多年，此有參加人於本件異議理由書所提附件五中文「酒客雜誌」影本附原處分卷可稽，並有我國民間酒類銷售業者所設網站之網頁資料顯示蘇格蘭威士忌產品乃分別以"Whyte &Mackay"、"Macallan"、"Macphails "、"Macgibbon's"、"Macnish"等具強烈蘇格蘭風味之名稱作為商標，可資佐證（見參加訴訟狀附件二）。
從而原告為一印度商，卻以產威士忌酒聞名之蘇格蘭之傳統姓氏作為系爭商標圖樣之主要部分，指定使用於威士忌酒等商品申請註冊，客觀上難謂無使消費者誤認誤信其商品係於蘇格蘭所產製進口或與該地有關聯而發生誤購之虞，自有首揭法條規定之適用。
㈢印度，菲律賓，日本，美國，加拿大等國家固然亦有產製威士忌酒，然而蘇格蘭地區與威士忌酒產品之間，乃具有歷史之意義，「scotch」一詞已成為優質威士忌酒產品之代名詞，並且於世界烈酒市場具有重要之領導及經濟地位。
此從世界許多國家為保護其消費大眾，訂有相關法令，對於所謂「蘇格蘭威士忌酒」均有產地應為蘇格蘭等相關定義，我國網站介紹市場上常見威士忌種類比較表，亦認定榖類威士忌以及調和威士忌均有多數國家產製，惟有「scotch whisky」產地必然百分之百為蘇格蘭，可得明證（見參加訴訟狀附件三、四）。
若謂其他國家產製之威士忌酒上，亦得使用與蘇格蘭地區人名具有關聯之商標，難免有使消費者誤認誤信系爭商標所表彰商品之產地之虞。
㈣依參加人所提其在十八個國家提出之異議資料，可知在英國，日本，澳洲，紐西蘭等商標制度先進的國家，共有二十七個含有"Mac"或"Mc"的商標經本件參加人對之提出異議後，有七件申請人放棄 ("Abandoned")，有五件申請撤回("Withdrawn")，有八件申請被駁回("Application Rejected")，有一件註冊被撤銷 ("Registration Cancelled")，六件申請指定使用之商品被限制（如在日本的"MAC"等案申請人被限制不得使用於威士忌酒產品者），此有參加人所提臚列國家名稱、被異議商標、申請人名稱、指定使用之商品及異議結果明細表、與各該相關案件有關之信函及決定或公告附本院卷可稽（參加訴訟狀附件五）。
另南非法院亦曾針對系爭商標之註冊申請作出不利之判決（見參加人於本件異議理由書附件七）。
而被告於八十五年十月對審定第六七九七三０號"MACWILLIAMS"商標所作之撤銷審定處分、八十六年三月對審定第七三七０四七號「McPHERSON」商標所作之撤銷審定處分、八十六年七月對審定第七五四九七八號「McLELLAND麥克里南」商標及八十九年十二月三十日對審定第八六二七七七號"MACCARSON"商標所作之撤銷審定處分（見參加人於本件異議理由書附件八），均係認定系爭商標或類似商標使用於包括威士忌酒之酒類產品，有使消費者誤認誤信其商品產地之虞，不符合相關法律規定，而不應許其註冊。
由上可見，世界各國對非屬蘇格蘭酒廠產製而將包含有"Mac"或"Mc"字首之商標使用於包括威士忌酒之酒類產品之商標申請案，皆採否定之立場，本件系爭商標不應許其註冊之理由，益臻明確。
㈤本件原告已於市面上銷售標示其他公告中之聯合商標「No.1 McDowell's」之威士忌酒商品，其於包裝紙盒作產品介紹時，竟然使用「A unique blend of agedscotch」（中譯：一瓶獨一無二的陳年蘇格蘭威士忌混合酒）字樣，其最下方印有一行字體相對渺小之英文「PRODUCE OF INDIA」（印度出產），更有使人不注意其威士忌產地其實係印度，而誤認係蘇格蘭產製之優良威士忌酒之虞。
原告主張其酒類商品之包裝多利用產品之瓶身處加以顯著標識，以使消費者辨識其產品之產地及成分，故消費者於選購原告之產品時，當不致因系爭商標而產生誤信誤認之虞云云，不足採信。
何況商品包裝上之標示商品成分及製造者等，與商標本身並無直接關聯，自非判斷商標本身有無首揭商標法第三十七條第六款情事之依據。
㈥被告機關固然曾經核准若干含有字首為"Mc"之酒類註冊商標，惟查該等烈酒註冊商標，或有年代久遠者，審定當時之時空環境與現今酒類市場自由開放大量流通之狀況截然不同；
另有部分乃與參加人有默契或協議，不將指定用於酒類之商標使用於蘇格蘭威士忌以外之威士忌產品使用（參加訴訟狀附件七）。
故該等烈酒所用字首為"Mc"之註冊商標既有審定當時時空環境或使用限制之不同，以該等商標相較系爭商標之准駁處理，應無不當差別待遇之情形。
且屬另案是否妥適之問題，依商標審查個案拘束原則，尚難執為系爭商標應准註冊之論據，或指摘主管機關未就該等商標與本件作相同處理即為差別待遇。
㈦原告雖主張我國並非英語系國家，對於蘇格蘭或愛爾蘭姓氏之淵源本無了解，國內大眾看到系爭商標顯無可能直接聯想到蘇格蘭而致生誤信誤認云云。
惟查系爭審定第九八六八八八號「McDowell's Premium」商標圖樣外文部分之字首「MC」乃是蘇格蘭習見姓氏字首，"Mcdowell"一字亦係蘇格蘭習見之姓氏且係一傳統蘇格蘭姓氏，具有強烈的蘇格蘭意涵及特色；
蘇格蘭生產威士忌酒之歷史悠久並享譽全球，而由於以"Mac"或"Mc"為字首之蘇格蘭姓氏名稱乃長久普遍使用於蘇格蘭地區，是以許多蘇格蘭威士忌酒產品使用了各式各樣含有"Mac"或"Mc"字首之名稱為商標，而成為一種明確代表與蘇格蘭淵源之象徵；
再者，使用"Mac" 或"Mc"字首作為商標之蘇格蘭威士忌產品，亦在我國境內行銷多年等情，已如前述，參以現今國際經濟文化交流頻繁及國人出國旅遊風氣興盛，加上電影、電視、報紙、雜誌及網路等諸多傳播媒體之資訊媒介，相關消費者對於蘇格蘭代表優質威士忌產地，應已有相當認識，對於蘇格蘭人傳統姓氏許多是以「MC」或「MAC」為字首，並將姓氏使用作為威士忌酒產品之商標亦不致一無所知。
由是國內相關消費者對於冠以具有強烈的蘇格蘭意涵及特色之「McDowell」商標之威士忌酒產品，實有可能引起該商標與蘇格蘭淵源之聯想，進而有混淆誤認該商品之產地之虞。
㈧原告雖另主張參加人於本件異議理由書提出之「酒客雜誌」中僅有一頁關於「麥凱倫單一純麥威士忌」之介紹，而參加人所提多件蘇格蘭地區產製不同廠牌威士忌酒使用之品牌標籤，並無在國內廣告行銷之證明，同狀所提我國酒類銷售業者網站之網頁資料，僅有少數品牌（蘇格蘭）威士忌酒價格介紹，均無法作為系爭商標之註冊有使國內消費者產生誤信誤認商品產地之證明云云。
惟查參加人於異議程序及本案審理時均提出多件蘇格蘭地區產製之不同廠牌威士忌酒使用之品牌標籤，以及國內「酒客雜誌」與酒類銷售業者網站之網頁資料，均足以證明包含「MAC」或「MC」字首之商標，早已普遍使用於蘇格蘭威士忌酒產品，而成為一種明確代表與蘇格蘭淵源之象徵。
蘇格蘭威士忌酒產品既多有以當地傳統姓氏為商標情事，且部分該等標籤品牌之威士忌亦有進口國內銷售之事實，產品與商標之間又具有相當之關聯，則原告將印度生產之威士忌酒冠以蘇格蘭傳統姓氏作為商標，自有使國內相關消費者（公眾）產生混淆之虞。
至於該等標籤品牌威士忌是否全數進口國內銷售及其銷售數量，應與本件之法律判斷無涉。
㈨原告雖然提出英國專利局網站中十二筆以「MAC」或「MC」為字首並指定使用於第三十三類商品之註冊商標，主張連蘇格蘭威士忌酒來源地之英國母國，都不認為「Mac」或「Mc」商標應限定使用於蘇格蘭威士忌酒商品云云，惟查：⒈左列五件商標文字中雖有「MAC」字母，但並無蘇格蘭淵源及含義，原告不應將所有具有「MAC」字母之外文一概等同「McDowell」視為與蘇格蘭有關：⑴「MACE」：此字乃是一般英文「辦公人員」之用字，並非蘇格蘭發音之姓氏或具有蘇格蘭特質之文字，自然不致產生與蘇格蘭淵源之聯想。
⑵「MACAW」：此字乃是一般英文稱呼一種鸚鵡之用字，亦非蘇格蘭發音之姓氏或具有蘇格蘭特質之文字，自然不致產生與蘇格蘭淵源之聯想。
⑶「MACCAHAPA」：此字乃是俄國斯拉夫文字及一種俄國克里米亞葡萄酒的名稱，與蘇格蘭全無關聯，自然不致產生與蘇格蘭淵源之聯想。
⑷「MACHIAVELLI」：此字乃是義大利文及人名，亦即義大利著名哲學家及政治家「馬基維利」，顯然亦不具任何蘇格蘭含義。
⑸「MACEIRA」：此字乃為葡萄牙河川及城市名稱，顯然亦與蘇格蘭並無關聯。
況且由此商標之資料可知，聲請人對於「MAC」部份文字係放棄專用權。
⒉左列兩件商標之商品種類分別被限制為葡萄酒 (WINE)及波爾多葡萄酒 (PORTWINE)，而蘇格蘭並非以產製葡萄酒著稱，故無使消費者誤信使用該等商標之葡萄酒是蘇格蘭所生產之可能。
⑴「McWILLIAM'S」：此商標指定使用之商品類別明定為：「Wines；
all includedin class 33.」，乃表示「葡萄酒；
包含於第三十三類」之意思，亦即指包含於第三十三類中含酒精之葡萄酒產品，以示與包含於第三十二類中不含酒精之葡萄酒產品有所區別，避免實際使用時發生商品範圍混淆。
故原告將該等英文文字解為其指定使用商品類別包含第三十三類所有商品，顯有誤解。
⑵「MACDUFF'S」：此商標指定使用之商品類別明定為：「Port wine included inclass 33.」，乃表示「包含於第三十三類之波爾多葡萄酒」之意思，同樣係為避免實際使用時發生商品範圍混淆。
故原告將該等英文文字解為其指定使用商品類別包含第三十三類所有商品，亦顯有誤解。
⒊左列兩件商標之權利人乃放棄部份具蘇格蘭含義文字部份之專用權：⑴「McWILLIAM'S HILLSIDE」：依據該商標註冊資料之「DISCLAIMER」部份所示，明文表示該商標中「McWILLIAM'S」文字並未被給與專用權利。
⑵「MACEIRA」：如前所述，該商標文字實為葡萄牙河川及城市名稱，但為避免產生混淆緣故，該商標註冊資料之「DISCLAIMER」部份亦表示該商標中「MAC」文字並未被給與專用權利。
⒋左列三個商標雖然是由非蘇格蘭公司為註冊權人，但商標之使用仍與蘇格蘭威士忌有關：
⑴「MACNAIR'S HIGHLAND WHISKY」：此商標乃是在一九○八年即由一家蘇格蘭公司註冊，商標所有權人雖顯示為一個英國公司，但只是表示此一蘇格蘭公司之主辦公室是設在英國。
而且此一商標確實且已使用於蘇格蘭威士忌酒產品近一百年，故無另行再限制商品種類為蘇格蘭威士忌之必要。
再者，該商標所有權人乃是參加人之會員之一，更是不可能將該商標使用在蘇格蘭威士忌酒以外之威士忌酒產品。
⑵「McCOY」：此商標亦為既有使用中之蘇格蘭威士忌酒品牌，目前雖為泰國公司所有，實則由其註冊資料可知，該泰國公司之所以取得註冊，係經原註冊人蘇格蘭公司Burn Stewart Distillers plc同意後方取得。
且其威士忌酒商品仍然是由該蘇格蘭廠商所生產，且該生產廠商亦為參加人之會員，故此商標亦是不可能使用在蘇格蘭威士忌酒以外之威士忌酒產品之上。
⑶「MACAWBER」：此商標亦為既有使用中之蘇格蘭威士忌酒品牌，且由蘇格蘭廠商所生產，故此商標乃是實際使用在蘇格蘭威士忌酒產品之上。
⒌左列一個商標應非針對酒類產品為註冊登記，且無被任意使用於非蘇格蘭產製威士忌酒之虞：
「McCOLL'S」：依據此商標之登記資料，其登記指定使用之商品類別達到十三類之多，顯見該商標應非酒類業者欲登記專門用於酒類產品者，極有可能係為登記多類商品以保護商標專用範圍。
另由其註冊資料亦可知，該商標之所以取得註冊，亦係經原註冊人同意後方取得。
最重要者，乃該商標之所有權人為一個英國公司，其使用自然受到英國公平交易法規之限制，且其明知該商標與蘇格蘭之淵源甚為明顯，自無任意將該商標使用在蘇格蘭威士忌酒以外之威士忌酒產品而觸法之虞。
綜前所述，原告所舉十二件英國商標案例，其中八件與本件事實並無關聯，只有四件是應被限制使用於蘇格蘭威士忌酒而未被限制者，惟其中有三個均是既有已使用於蘇格蘭威士忌酒之商標，並無使用於其他威士忌酒產品之虞。
至於「McCOLL'S」商標，經查該商標並無實際使用於非蘇格蘭製威士忌酒之情形，且該個案亦不足以證明英國主管機關係如原告所言乃「不認為『MC』或『MAC』商標應限定使用於蘇格蘭威士忌產品」。
抑且，蘇格蘭地區乃以生產威士忌酒著名，並且於世界烈酒市場具有重要之領導及經濟地位，若謂其他國家產製之威士忌酒上，亦得使用與蘇格蘭地區人名具有關聯之商標，顯有使一般消費者產生誤認或誤信系爭商標所表彰之威士忌酒商品係蘇格蘭所產製或具有蘇格蘭生產之相當品質，而對其商品之品質或產地誤信之虞。
故原告所引該等於英國以「MC」或「MAC」為字首商標指定用於酒類產品獲准之個案，因其案情各異，依據商標個案審查原則及商標屬地主義，自非得以該等個案作為拘束本件應否准予註冊商標之依據。
㈩末查原告主張其公司於英國殖民印度時期即已成立，故以「Mcdowell」作為公司名稱，但其並無藉蘇格蘭以促銷產品之意圖，其相關「Mcdowell」商標早已在印度、日本及黎巴嫩等地取得註冊，已成為大眾熟知之獨立品牌，且已廣泛行銷於台灣及世界各地，西元二○○○年至二○○一年之銷售金額高達十二億四千零三十萬元，國內民眾對於其「McDowell」品牌應已知之甚稔，當無與蘇格蘭產生聯想云云。
然查原告已於市面上銷售之「No.1 McDowell's」威士忌酒商品，既係將印度生產之威士忌酒之紙盒外包裝使用「A unique blend of aged scotch」字樣，顯有使消費者誤認其威士忌係蘇格蘭產製之優良威士忌酒之意圖。
蓋查英文「scotch」一詞使用於威士忌酒商標或包裝上，無論世界各國釀酒商、協會或酒類銷售業者等相關專業人員，乃至相關消費大眾，只要看到「scotch」一詞，通常主觀上即認其為蘇格蘭所產之威士忌酒即「scotch whisky」，並認定「scotch whisky」產地必然百分之百為蘇格蘭。
由是原告利用蘇格蘭傳統常見姓氏「McDowell」作為系爭商標圖樣主要部分之一，復將「scotch」之代表性名詞標示於其在印度產製之「No.1 McDowell's」威士忌酒之包裝紙盒說明上，顯有致使一般消費者混淆誤認其印度產製威士忌品質、產地等同蘇格蘭威士忌酒之虞，實不待言。
再者，原告對於其「McDowell」系列威士忌酒產品在印度國內及國外市場之銷售金額及市場佔有率等具體事實，均只見提出表面數字，並未見引據資料以具體舉證說明，實無從佐證其所謂消費者已熟知「McDowell」品牌威士忌酒係由原告於印度產製之說詞。
況且，系爭商標縱使已有廣告銷售事實，仍不能否定該商標指定使用於威士忌酒申請註冊，有使消費者誤認商品產地之虞。
四、綜上所述，原告利用蘇格蘭常見姓氏「McDowell」作為系爭商標圖樣主要部分，並指定使用於包括威士忌在內之酒類產品時，確有使消費者誤認誤信其產地之虞，則被告所為系爭聯合商標之審定應予撤銷之處分，揆諸首揭規定，並無違誤，訴願決定予以維持，亦無不合。
原告徒執前詞，訴請撤銷訴願決定及原處分，為無理由，應予駁回。
又本件事證已臻明確，兩造（含參加人）其餘攻擊防禦方法與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依行政訴訟法第九十八條第三項前段，判決如主文。
中 華 民 國 九十三 年 二 月 五 日
臺北高等行政法院 第二庭
審判長 法 官 姜素娥
法 官 陳國成
法 官 林文舟
右為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後二十日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後二十日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 九十三 年 二 月 五 日
書記官 余淑芬