設定要替換的判決書內文
臺北高等行政法院判決
97年度訴字第1579號
原 告 甲○○
訴訟代理人 桂齊恆 律師
廖正多 律師
謝智硯 律師
被 告 經濟部智慧財產局
代 表 人 王美花（局長）住同上
訴訟代理人 丙○○
參 加 人 積智日通卡股份有限公司
兼代 表 人 乙○○董事長）
上列當事人間因新型專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國97年4 月22日經訴字第09706105350 號訴願決定，提起行政訴訟，經本院命參加人獨立參加訴訟，本院判決如下：
主 文
原告之訴駁回。
訴訟費用由原告負擔。
事實及理由
一、事實概要：參加人積智日通卡股份有限公司及乙○○之前手馨意科技股份有限公司前於民國（下同）92年1 月17日以「多傳輸介面記憶卡」（下稱系爭案）向被告申請新型專利，經其編為第00000000號，嗣於93年3 月9 日讓與參加人等，案經被告審查，准予專利，並於公告期滿後，發給新型第224593號專利證書。
嗣原告以系爭案有違核准時專利法第98條第2項及第105條準用第22條第3 、4 項之規定，對之提起舉發。
經被告審查，於96年10月29日以（96）智專三㈡04024 字第09620604560 號專利舉發審定書為「舉發不成立」之處分。
原告不服，提起訴願，經遭駁回，遂向本院提起行政訴訟。
二、原告訴稱：⑴系爭案核准當時適用之90年10月24日修正公布之專利法第98條第2項規定：「新型係運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效時，雖無前項所列情事，仍不得依本法申請取得發明專利」。
同法第71條第3項第1款復規定：「三、說明書或圖式不載明實施必要之事項，或記載不必要之事項，使實施為不可能或困難者」。
依前揭法條之意旨，一新型專利案申請專利範圍所界定之特徵構造僅係沿襲先前既有技術係簡易的修飾改變，且新型專利說明書的內容無載明可據以實施之必要說明，皆不符新型專利法定要件，依法自應撤銷其新型專利權。
⑵系爭案係於92年1 月17日提出申請，經核准審定公告於93年6 月1 日的專利公報上（公告第590296號），系爭案原核准審定公告之申請專利範圍共計6 項，其中第1項為獨立項，第2 至5 項皆為附屬於第1項之附屬項，系爭案之主要發明特徵依原核准審定公告之申請專利範圍第1 、6 項之記載，而其第1項係界定有：「1.一種多傳輸介面記憶卡，其主要包括：一記憶卡本體；
一控制晶片；
一記憶晶片；
一記憶卡介面，連接前述該控制晶片；
一連接介面，連接前述該記憶晶片；
該記憶卡本體、控制晶片、記憶晶片、記憶卡介面、連接介面具有電性連接；
藉此，使記憶卡具有雙介面傳輸功能者。」
第6項係進一步界定第1項中的：「記憶卡本體（186 ）與連接介面（185 ）係相互樞接，使該連接介面（185 ）可以該軸體（1861）為圓心翻轉者」（本項次所界定之構件參考系爭案第8A、8B圖）。
而系爭案於96年1 月25日申請更正申請專利範圍，係將原申請專利範圍第6項併入於第1項，同時保留原申請專利範圍第2 至5 項，更正後之申請專利範圍第1項「1.一種多傳輸介面記憶卡，其主要包括：一記憶卡本體；
一控制晶片；
一記憶晶片；
一記憶卡介面，設於記憶卡本體上，連接前述該控制晶片；
一連接介面，設於記憶卡本體上，連接前述該記憶晶片；
該記憶卡本體、控制晶片、記憶晶片、記憶卡介面、連接介面具有電性連接；
藉此，使記憶卡具有雙介面傳輸功能；
其中，該記憶卡本體與連接介面係藉由具有電性連接關係之軸體相互樞接，使該連接介面可以該軸體為圓心翻轉者。」
。
⑶被告准予系爭案更正其申請專利範圍，違反行政程序法第6條之平等原則：①系爭案之更正係將原第6項附屬項合併於原第1項，從而改寫產生一新的獨立項，原第2 至5 項附屬項則是維持依附在第1項。
換言之，即第2 至5 項均依附於一新的獨立項之下。
又被告於原處分中明確記載該更正係根據93年7月1 日施行之專利法所為之判斷，自應依循現行專利審查基準第2 篇第6 章「說明書及圖式之補充、修正及更正」判斷系爭案所提更正是否具有變更申請專利範圍之事實。
依前揭審查基準第2 篇第6 章第2.4 節，係明確列舉出21種實質擴大或變更申請專利範圍的態樣，於第2-6-70頁第項所舉的態樣為「變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用關係，導致請求項改變了原來技術特徵的結合關係....。」
。
則系爭案原核准審定公告之申請專利範圍與系爭案於96年1 月25日申請更正申請專利範圍對照可知，顯然系爭案將第6項附屬項併入第1項後，已變更申請專利範圍附屬項第2 至5 項原先依附在第1項之整體態樣，形成原本不存在之技術特徵組合關係，故與原公告本比較，已變更原申請專利範圍實質內容，自不應准予更正。
被告認為系爭案之更正並非實質擴大或變更申請專利範圍，顯然與專利審查基準所制訂之判斷方式不同，故其處分自有明顯不當。
本件被告准予更正部分已屬不合法，而依據更正後之申請專利範圍審查也是違法。
②又被告在實務上對於「變更附屬項的依附關係或變更引用記載形式之獨立項的引用關係，導致請求項改變了原來技術特徵的結合關係」的判斷標準與本件並不相同，而有違平等原則。
參酌被告對本國新型公告第M292629 「門框結構改良」所為之舉發審定書，於理由第1 段指出該新型專利所為之更正係將申請專利範圍第5項及第6項併入第1項，雖屬申請專利範圍之減縮且未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，惟更正後第2項、第3項、第4項與原來之解釋不同，已實質變更申請專利範圍，故不准予更正。
又依被告對本國新型公告第M281760 號「棘輪式起子」所為之舉發審定書，於理由第1 段指出該新型專利所為之更正係將原申請專利範圍第7項併入第1項，原第2項至第6項再依附第1項，對原第2項至第6項而言已增加依原第7項之特徵，導致變更申請專利範圍，不符合專利法第108條準用第64條第2項之規定，不准予更正。
前揭二案例皆是將原附屬項併入獨立項，從而導致請求項變更原有的技術結合關係，故不准予更正，若依據行政程序法第6條之意旨，被告應依循相同判斷標準而不准予系爭案之更正申請。
惟被告卻以雙重標準來判斷更正程序，於系爭案反而准予更正，其所持標準前後作法不一，明顯有違行政程序之平等原則。
⑷被告已承認樞轉結構確屬習知技術，故系爭案即使併項後仍然不具進步性：①根據參加人將原申請專利範圍第6項經由更正而合併至第1項之事實來看，顯見參加人已默認原告所提之引證2 （即舉發證據2 ，91年3 月21日審定公告之第00000000號「具有雙介面的記憶卡及其轉換模組」新型專利案）確實已揭露系爭案未更正前申請專利範圍第1項所有技術特徵而令其喪失新穎性。
又被告在原處分指出「與系爭案申請專利範圍第1項比較，雖然系爭案與證據2 （即引證2 ）均為具有雙介面的記憶卡....」，由此可知被告亦認同引證2 已完全揭露系爭案之電路結構，故此點應是無庸置疑。
②惟被告在原處分提出其何以准予系爭案將申請專利範圍第6項合併至第1項的理由「惟系爭案為新型專利案，只要對物品之形狀、構造或裝置之創作或改良即可，系爭案首先運用習知技術之樞轉結構於多傳輸介面記憶卡，使得系爭案之連接介面85可以軸體1861為圓心偏轉..」。
又原處分指明「惟樞轉結構誠如舉發人（即原告）所言係為習知之技術，是已成熟的產業技術.. .. 」。
由前述原處分理由可看出被告對於系爭案之樞轉方式亦承認是屬習知技術。
根據專利法第98條第2項之規定，令兩物體相對具有轉動功能的樞轉結構在眾多領域中早已普遍使用，例如常見之擴充式旋轉插座便是將一旋轉插頭結合在一扁平本體其中一側上，於扁平本體其它側面係開設有複數插孔，當該旋轉插頭連接於牆面電源插孔內時，扁平本體上之其餘插孔便可同時供應電力給複數電器產品。
而系爭案將此樞轉的作法應用於記憶卡本體及連接介面之間，僅是習知技術之單純轉用。
在樞轉結構方面來看，如同被告所言乃屬習知技術，就功效而言，使連接介面可相對本體加以偏轉是樞轉結構必然產生的結果而完全在預料之中，換言之，系爭案加入樞轉結構並未產生不可預期之功效而使熟習該項技術者無法輕易完成。
據此，被告認為系爭案未違反專利法第98條第2項之規定，自有明顯違誤。
⑸被告對系爭案之判斷存在自相矛盾之問題：①系爭案於說明書第8 頁（創作說明⑸）第3 段中僅僅單純揭露「記憶卡280 之連接介面285 及本體286 係藉由分別設置於連接介面285 及本體286 上之軸體2851、2861相互樞接，該軸體2851、2861具有電性連接點（圖中未示出）」。
惟根據系爭案所有圖面來看，完全沒有揭露電性連接點是如何設置在雙方的軸體（2851）（2861）上，且說明書當中又僅是單純功能性的描寫，要如何在軸體（2851）（2861）上設置〝接點〞且同時能確保連接介面（285 ）能正常樞轉，無法令人直接理解，原告對此提出質疑，謂系爭案缺乏揭露可使連接介面285 與本體286 構成電性連接的必要技術內容。
②而對前述質疑，訴願決定機關及被告皆認為「樞轉技術是已成熟的產業技術，對於熟習該項技術者應可完成系爭案之技術內容，並維持裝置之穩定性，使其正常運作；
且為達成記憶卡本體與連接介面藉由具有電性連接關係之軸體相互樞接，使得記憶卡能夠正常運作，該電性連接為基本之技術要求；
系爭案在說明書中雖未揭露其構造，對於熟習該項技術者亦可完成系爭案之技術內容。」
訴願決定機關及被告一方面認定系爭案並非為運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成，故肯定系爭案具有進步性；
但另一方面卻又同時明確指出樞轉技術是已成熟的產業技術，對於熟習該項技術者應可完成系爭案之技術內容，並維持裝置之穩定性，使其正常運作。
其所執論點與所作出之決定行為係相互違背並自相矛盾，若如訴願決定機關與被告所述樞轉技術是已成熟的產業技術，對於熟習該項技術者應可完成系爭案之技術內容，則系爭案即有違專利法第98條第2項規定而不應准予專利。
⑹綜上，原告主張參加人所提之96年1 月25日系爭案申請專利範圍更正本與原公告本比較，已變更原申請專利範圍實質內容，不應准予更正；
又引證2 確實已揭露系爭案未更正前申請專利範圍第1項所有技術特徵，且系爭案之樞轉方式係屬習知技術，則系爭案將原申請專利範圍第6項併入原第1項，亦未產生不可預期之功效而使熟習該項技術者無法輕易完成，故系爭案有專利法第98條第2項規定之適用，而不應准予專利，原處分於法有違等情。
因而聲明：「訴願決定及原處分均撤銷，暨判命被告就系爭案作成舉發成立之處分。
訴訟費用由被告負擔。」
。
三、被告抗辯：⑴參加人於96年1 月25日所提申請專利範圍更正本，其更正內容係詳細說明記憶卡本體與連接介面之連接關係，而記憶卡本體與連接介面在第1項已有記載之元件，並非新增之構件，故該更正內容並無專利審查基準所述「若請求項所記載之技術特徵係以相反的涵義用語置換、或改變為實質不同意義、或變更申請標的、或發明之產業技術領域及發明所欲解決之問題與更正前不同，均會導致實質變更申請專利範圍」。
另該更正內容並未變更系爭案不需要另外插接其他轉換模組即具有兩種傳輸之功能，藉以達到與多種電子終端產品相互連通，且連接介面可以相對應記憶卡本體翻轉之雙介面記憶卡結構，與原審定公告本比較，為申請專利範圍之減縮，且未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍之更正，符合93年7 月1 日施行之專利法第108條準用第64條第1項第1款及第2項之規定，應准予更正。
⑵引證2 並未揭露系爭案之記憶卡本體86與連接介面85係藉由具有電性連接關係之軸體1861相互樞接，使連接介面85可以軸體1861為圓心翻轉之技術內容，使得系爭案之連接介面85可以軸體1861為圓心翻轉，連接介面85於插接電腦主機時具有多角度之變化，及不受空間限制，對於熟習該技術者並非可輕易完成，故系爭案於申請專利範圍第1項所載之內容相對於引證2 並非為運用申請前既有之技術或知識，而為熟習該項技術者所能輕易完成且未能增進功效。
雖然原告認為樞轉軸體為習知技術之運用，為了連接介面插接至主機時能具有多角度之變化，結合樞轉軸體對任何人而言均是相當淺顯易知的道理，惟樞轉軸體具有多角度之變化雖係習知技術，而參加人係首先將習知技術之樞轉結構運用於多傳輸介面記憶卡，在記憶卡產業中係為首創，能夠增進記憶卡使用之便利性，仍具有進步性。
⑶原告主張系爭案之樞轉結構並無具體內容揭露，無法由熟習該項技術者能瞭解其內容；
惟樞轉結構誠如原告所言係為習知之技術，是已成熟的產業技術，對於熟習該項技術者應可完成系爭案之技術內容，並維持裝置之穩定性，使其正常運作。
另為達成記憶卡本體86與連接介面85藉由具有電性連接關係之軸體1861相互樞接，使得記憶卡能夠正常運作，該電性連接為基本之技術要求，系爭案在說明書中雖未揭露其構造，惟對於熟習該項技術者亦可完成系爭案之技術內容。
⑷綜上，被告以參加人於96年1 月25日所提申請專利範圍更正本，與原審定公告本比較，為申請專利範圍之減縮，且未超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，亦未實質擴大或變更申請專利範圍之更正，依法應准予更正；
又引證2 並未揭露系爭案申請專利範圍第1項之技術內容，且系爭案既係參加人首先將習知技術之樞轉結構運用於多傳輸介面記憶卡，而有增進記憶卡使用之便利性，故系爭案具有進步性，原處分並無違誤等語，而聲明：「原告之訴駁回，訴訟費用由原告負擔」。
四、參加人之陳述：參加人未於準備程序及言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。
五、得心證之理由：⑴本件之爭點：①系爭案更正申請專利範圍是否合法。
②系爭案更正後是否具進步性。
③系爭案並未揭露電性連接點是如何設置，是否於法有違。
④被告對系爭案進步性之判斷是否自相矛盾。
⑵系爭案更正申請專利範圍是否合法。
①系爭案之原申請專利範圍：1.一種多傳輸介面記憶卡，其主要包括：一記憶卡本體；
一控制晶片；
一記憶晶片；
一記憶卡介面，連接前述該控制晶片；
一連接介面，連接前述該記憶晶片；
該記憶卡本體、控制晶片、記憶晶片、記憶卡介面、連接介面具有電性連接；
藉此，使記憶卡具有雙介面傳輸功能。
2.如申請專利範圍第1項所述之多傳輸介面記憶卡，其中，該控制晶片包括：一記憶卡控制器、一快閃控制器單元、一低電壓差動訊號傳輸功能介面、一低電壓差動訊號傳輸邏輯/ 物理介面、一低電壓差動訊號傳輸控制器者。
3.如申請專利範圍第1項所述之多傳輸介面記憶卡，其中，該記憶晶片係由複數快閃記憶體組成者。
4.如申請專利範圍第1項所述之多傳輸介面記憶卡，其中，該記憶晶片係由複數唯讀記憶體組成者。
5.如申請專利範圍第1項所述之多傳輸介面記憶卡，其中，該連接介面可為萬用串列匯流排（USB ）或電子電機工程師協會（IEEE）制定之標準系列連接介面者。
6.如申請專利範圍第1項所述之多傳輸介面記憶卡，其中，該記憶卡本體與連接介面係相互樞接，使該連接介面可以該軸體為圓心翻轉者。
②足見系爭案之原申請專利範圍第1項之「多傳輸介面記憶卡」，包含「記憶卡本體」、「控制晶片」、「記憶晶片」、「記憶卡介面」、「連接介面」。
而申請專利範圍第2項是針對「控制晶片」包括如何之範圍；
申請專利範圍第3項、第4項是針對「記憶晶片」係由如何之記憶體組成；
申請專利範圍第5項是針對「連接介面」可為如何之介面。
而原申請專利範圍第6項是針對「記憶卡本體」、「連接介面」之樞接，如將原申請專利範圍第6項併入原申請專利範圍第1項，是將針對「記憶卡本體」、「連接介面」之樞接特徵併入，而就申請專利範圍第2項之「控制晶片」包括如何之範圍，申請專利範圍第3項、第4項之「記憶晶片」係由如何之記憶體組成，申請專利範圍第5項之「連接介面」可為如何之介面，僅屬於原申請專利範圍第1項之「多傳輸介面記憶卡」中「控制晶片」、「記憶晶片」、「連接介面」等附加說明，並不是針對申請專利範圍第1項「多傳輸介面記憶卡」更進一步技術特徵之限制，參酌前揭同一審查基準第2 篇第6 章第2.4 節，係明確列舉出10種申請專利範圍減縮之事項，於第2-6-64頁「⑶附屬項之引用記載形式為附加式時，將一附屬項與其所依附之獨立項合併，或將多個附屬項分別與其所依附之獨立項合併，以形成新的獨立項，這種變更的結果於形式上係刪除原來的獨立項，並減少請求項之總項數。」
，本件情節屬於附屬項之引用記載形式為附加式，將一附屬項與其所依附之獨立項合併，屬於申請專利範圍減縮。
③更正後之申請專利範圍第1項，一種多傳輸介面記憶卡，其主要包括：一記憶卡本體；
一控制晶片；
一記憶晶片；
一記憶卡介面，「設於記憶卡本體上」，連接前述該控制晶片；
一連接介面，「設於記憶卡本體上」，連接前述該記憶晶片；
該記憶卡本體、控制晶片、記憶晶片、記憶卡介面、連接介面具有電性連接；
藉此，使記憶卡具有雙介面傳輸功能；
其中，該記憶卡本體與連接介面係「藉由具有電性連接關係之軸體」相互樞接，使該連接介面可以該軸體為圓心翻轉者。
上開「」內文字增加，是本然之說明，並未增加任何技術特徵，將原申請專利範圍第6項併入原申請專利範圍第1項，亦未非變更附屬項的依附關係改變原來技術特徵的結合關係，故更正之准否應以申請專利範圍有無實質之變更為判斷依據，而非採形式邏輯之增加與否來認定，原告所稱自無足採。
⑶系爭案更正後是否具進步性。
證據2 雖具有雙介面的記憶卡，惟並未揭露系爭案之記憶卡本體與連接介面係藉由具有電性連接關係之軸體相互樞接，使連接介面可以軸體為圓心翻轉之技術特徵；
而原告指稱系爭案將此樞轉的作法應用於記憶卡本體及連接介面之間，僅是習知技術之單純轉用。
然而，參加人首先將樞轉結構運用於多傳輸介面記憶卡，在記憶卡產業中係為首創，且系爭案連接介面於插接電腦主機時具有多角度之變化，不受空間限制，具有便利性，堪認應具有進步性。
⑷系爭案並未揭露電性連接點是如何設置，是否於法有違。
經查樞轉技術是已成熟的產業技術，對於熟習該項技術者應可完成系爭案之技術內容，並維持裝置之穩定性，使其正常運作，且申請專利範圍第1項末段之記憶卡本體與連接介面藉由具有電性連接關係之軸體相互樞接，使得記憶卡能夠正常運作，亦為該電性連接之基本技術要求，即使系爭案在說明書中雖未揭露其相關連接點之構造，對於熟習該項技術者亦可完成系爭案之技術內容，故此部分自無違反系爭案核准當時適用之90年10月24日修正公布之專利法第71條第3項第1款之規定。
⑸被告對系爭案進步性之判斷是否自相矛盾。
①原告指稱：被告一方面認定系爭案並非為運用申請前既有之技術或知識而為熟習該項技術者所能輕易完成，故肯定系爭案具有進步性；
但另一方面卻又同時明確指出樞轉技術是已成熟的產業技術，對於熟習該項技術者應可完成系爭案之技術內容，並維持裝置之穩定性，使其正常運作。
二者自有矛盾云云。
②這是涉及成熟的產業技術跨領域利用的問題，參加人係首先將習知技術之樞轉結構運用於多傳輸介面記憶卡，在記憶卡產業中係為首創，而習知技術受限於其所發展的技術領域範疇，因應多樣化的技術領域，如能首創而為跨領域的利用，產生其便利性，仍應認具有進步性。
被告判斷將習知技術樞轉結構運用於多傳輸介面記憶卡所為首創而跨領域之利用，具有進步性，應無疑義。
六、從而，依原告所提出之證據不足證明系爭案不具進步性。綜上所述，被告所為舉發不成立之處分，並無不法，訴願決定予以維持，亦無不合。
原告徒執前詞，訴請撤銷，並命被告為舉發成立之行政處分，為無理由，應予駁回。
兩造其餘攻擊防禦方法均與本件判決結果不生影響，故不逐一論述，併此敘明。
七、據上論結，本件原告之訴為無理由，依行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 12 月 11 日
臺北高等行政法院第三庭
審判長法 官 姜素娥
法 官 劉介中
法 官 陳心弘
上為正本係照原本作成。
如不服本判決，應於送達後20日內向本院提出上訴狀並表明上訴理由，如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（須按他造人數附繕本）。
中 華 民 國 97 年 12 月 11 日
書記官 鄭聚恩
還沒人留言.. 成為第一個留言者