臺灣臺北地方法院民事-TPDV,99,智,23,20110701,1

臺灣臺北地方法院民事判決 99年度智字第23號
原 告 張榮民
訴訟代理人 王惠光律師
複代理人 陳美如
被 告 盤古國際科技股份有限公司
兼法定代理 張家成
人
共 同
訴訟代理人 邱靖貽律師
上列當事人間返還專利等事件，本院於一百年六月七日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

原告之訴及其假執行之聲請均駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

一、按訴狀送達後，原告不得將原訴變更或追加他訴。但被告同意者，不在此限。

被告於訴之變更或追加無異議，而為本案之言詞辯論者，視為同意變更或追加。

民事訴訟法第255條第1項第1款、第2項定有明文。

本件原告起訴時原聲明：㈠被告應共同如附表二所示五項專利返還原告，並協同原告至經濟部智慧財產局辦理專利權人登記。

㈡被告應將附表一所列申請中之專利申請人變更為原告，若已取得專利權，應將專利返還予原告，並協同至經濟部智慧財產局辦理專利權人登記。

嗣於民國100年6月7日言詞辯論期日變更聲明如下所述，被告於上開期日對於原告訴之變更並無異議而為本案之言詞辯論，揆諸首開法條，原告訴之變更自屬合法。

二、原告起訴主張：原告與被告盤古國際科技股份有限公司（下稱被告公司）於民國98年9月10日簽訂專利授權合約書（下稱系爭授權合約），該約第3條第4項約定原告同意自99年6月1日後，將原告取得之如附表二所示專利之專利所有權人移轉予被告公司或被告張家成，前述專利變更、移轉及公證費由被告公司負擔。

第4條第2項約定前述5項專利移轉予被告公司或被告張家成時，被告公司同意原告以技術作價，按被告公司資本額新台幣（下同）1億元計算，以6%入股被告公司成為股東，享有股東應有權利義務。

因此依系爭授權合約，原告經被告公司指示進入其指定之訴外人萬仕達科技股份有限公司（下稱萬仕達公司）工作，然被告公司無意履行前述移轉股份之約定，被告張家成更對原告有重大侮辱及隨意調職之行為，原告因此於99年5月24日發存證信函催告被告履行契約，詎被告仍未依約履行，原告乃於99年6月22日以存證信函通知被告解除系爭授權合約。

系爭授權合約既經解除，被告自應將如附表一（即附表三與附表四）及附表二所示之專利返還原告或將申請中專利之申請人變更為原告。

並聲明：㈠被告應共同將如附表二所示五項專利返還原告，並協同原告辦理專利權移轉登記。

㈡被告應將附表三所列之專利返還予原告，並協同原告辦理專利權移轉登記。

㈢被告應共同將附表四所附申請中之專利申請人變更為原告，並協同原告辦理專利權人變更登記。

㈣願供擔保，請准宣告假執行。

三、被告則抗辯稱：㈠系爭授權合約第2條「授權範圍」第2項明白約定：「甲方（按指原告，下同）提供本專利技術之資料，包括專利名稱、內容、申請情況和專利編號等具體資料，詳見本合約附件。

」，顯見原告授權予被告公司之專利係指系爭授權合約附件所附如附表五所示之專利。

至於第1條第1項所謂「將來可能取得之發明或新型專利」，亦指附件專利而言。

是如附表一、附表二所示之專利，概與系爭授權合約所約定由原告授權予被告公司之新型專利毫不相干，自無以系爭授權合約業經解除為由，請求返還專利或變更申請人。

㈡系爭授權合約第2條第4項約定，原告同意自合約簽署日起，所產生或創作之構想、概念、發現、發明、改良、公式、程序、製作技術、著作或營業秘密等，無論其有無取得專利權、商標專用權、著作權，或其他智慧財產權，其相關權利與利益均歸被告公司所有。

然原告業已取得之中國大陸各項專利，原告並未移轉予被告公司或張家成，至於簽訂系爭授權合約時仍在申請中之我國各項專利，原告雖於99年1月間陸續取得專利權，然亦未移轉予被告公司或被告張家成。

上開約定既已載明原告有先為移轉專利之義務，在原告尚未依約履行前，被告公司並無義務使原告以技術作價入股，自無違約可言。

㈢原告前於98年9月1日至萬仕達公司任職，於98年9月9日出具員工保密同意書予萬仕達公司，其中第2條第1項約定：「本人同意於受僱或受聘萬仕達期間，所產生或創作之構想、概念、發現、發明、改良、公式、程序、製作技術、著作或營業秘密等，無論其有無取得專利權、商標專用權、著作權或其他智慧財產權，其相關權利與利益均歸萬仕達所有。

本人並同意放棄著作修改權及姓名表示權。」

又專利法第7條第1項規定：「受僱人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於僱用人，僱用人應支付受僱人適當之報酬。

但契約另有約定者，從其約定。」

附表一及附表二所示之專利為原告至萬仕達公司到職後所完成之新型專利，故各項專利之申請日均在98年9月1日後，據前揭法條及員工保密同意書規定，前開各項專利本應歸屬萬仕達公司所有，則萬仕達公司以其董事長即被告張家成名義，於他國提出專利申請，被告公司或張家成並無義務返還上開各項專利或就申請中之專利變更申請人。

且系爭授權合約係針對原告任職於萬仕達公司前即已取得或申請中之專利授權予被告公司事宜，與原告、萬仕達公司間之員工保密同意書乃針對原告任職於萬仕達公司後所完成之專利，二者之當事人、約定內容均有不同，毫無混為一談之餘地。

㈣並聲明：原告之訴駁回；

如受不利益判決，願供擔保請准宣告免為假執行。

四、兩造不爭執之事項：㈠兩造於98年9月10日簽訂系爭授權合約，約定原告將其專利授權予被告及其關係企業訴外人萬仕達公司。

授權範圍依據系爭授權合約第2條約定。

復約定自99年6月1日起為專屬授權，並將專利所有權人移轉予被告公司或張家成個人。

原告依此為移轉時，被告公司同意原告以技術作價，按被告公司資本額一億元計算，以6%入股被告公司成為股東。

㈡被告公司迄未讓原告入股。

㈢原告自98年9月1日開始至萬仕達公司任職，並於98年9月9日簽訂員工保密同意書。

㈣原告於99年5月24日以台北車站郵局存證信函第121號催告被告公司於99年6月1日前將被告公司資本額增資登記為1億元，嗣於99年6月22日以同郵局存證信函第145號通知被告公司解除契約。

被告公司已收受該等存證信函之送達。

五、得心證之理由：㈠附表一及附表二所示之專利並不包含在系爭授權合約之授權標的範圍內，故系爭授權合約解除與否，並不影響該等專利專利權人或申請人應為如何之變更：原告主張：系爭授權合約第1條「定義」中即已明訂「本專利指甲方已取得之七項新型專利及將來可能取得之發明或新型專利」，是附表一及附表二所示之專利均包含在系爭授權合約之授權標的範圍內，至於員工保密同意書係一般性的員工保密同意書，且在系爭授權合約前簽訂，是系爭授權合約為特別約定及後面的約定，應優先適用等語。

被告則抗辯：系爭授權合約之標的乃附表五所示之專利，為原告任職萬仕達公司前即已取得或申請中之專利，與附表一及附表二無涉，附表一及附表二之專利乃因原告為萬仕達公司員工，基於員工保密合約第2條第1項約定及專利法第7條第1項規定而登記被告張家成為專利權人或以被告張家成為申請人等語。

經查：⒈依卷附系爭授權合約內容（本院卷第80至166頁），其第1條第1項雖定義「本專利」為「意指甲方已取得之7項新型專利及將來可能取得之發明或新型專利（包括申請中之專利）」，其範圍並不明確，惟於第2條「授權範圍」第2項則明訂「甲方提供本專利技術之資料，包括專利名稱、內容、申請情況和專利編號等具體資料，詳見本合約附件」，而系爭授權合約附件之專利即為如附表五所示之專利，附表一及附表二所示之專利並不與焉。

可知系爭授權合約第2條第2項之約定目的在使第1條第1項之約定更為明確，該合約授權標的為如附表五所示之專利，並不包括附表一及附表二所示者，否則，兩造應會將如附表一及附表二所示之專利一同作為系爭授權合約之附件，以資明確信守。

⒉次查，系爭授權合約第3條第4項約定原告同意於2010年6月1日後，將標的專利之所有權人移轉予被告公司或被告張家成個人（本院卷第81頁），惟如附表一及附表二所示之專利為萬仕達公司於98年9月、10月後委託亞信國際專利商標事務所申請專利，當時原告為萬仕達公司研發處處長乙節，為該事務所員工莊詠結到庭結證屬實（本院卷第268至269頁），且為該事務所陳報在卷（本院卷第223至263頁）。

是原告與被告公司約定於2010年6月1日後始須將系爭授權合約標的專利之所有權人移轉予被告公司或被告張家成，而原告早於98年9月、10月間即已將附表一及附表二所示之專利登記予被告張家成或以其為申請人，顯然未合，故自時間點觀之，亦應認附表一及附表二所示之專利並不在系爭授權合約之標的專利範圍內。

㈡況系爭授權合約未經原告合法解除，原告不得據而請求被告返還附表一及附表二所示之專利權或專利申請權：原告雖以：被告張家成在公司中一再對原告有重大侮辱行為，且在99年4月1日起將原告調離原有負責封裝生產線之職位，甚且不履行系爭契約第4條第2項移轉6%股份予原告，經催告仍未履行為由，主張解除系爭授權合約，惟查：⒈按民法第229條規定：「給付有確定期限者，債務人自期限屆滿時起，負遲延責任。

給付無確定期限者，債務人於債權人得請求給付時，經其催告而未為給付，自受催告時起，負遲延責任。

其經債權人起訴而送達訴狀，或依督促程序送達支付命令，或為其他相類之行為者，與催告有同一之效力。」

又民法第254條規定：「契約當事人之一方遲延給付者，他方當事人得定相當期限，催告其履行，如於期限內不履行時，得解除其契約。」

可見債權人並非因債務人之遲延給付當然取得契約解除權，必須定相當期限催告其履行，如於期限內不履行時，始得解除契約。

又債務人在履行期屆至前，尚無給付之義務，因此，在債務人遲延給付以前，債權人所為請求給付之催告，並不生催告之效力，必俟債務人遲延給付，債權人再定相當期限，催告其履行，而債務人於期限內猶不履行時，債權人始得解除契約（最高法院90年度台上字第1352號判決意旨參照）。

⒉查系爭授權合約第3條第4項及第4條第2項約定：原告同意於西元2010年6月1日後，將本專利之所有權人移轉於被告公司或被告張家成；

原告依此為移轉時，被告公司同意原告以技術作價，按被告公司資本額1億元計算，以6%入股被告公司成為股東（本院卷第81頁）。

足見原告移轉專利所有權之義務與被告公司讓原告入股該公司之義務乃處於同時履行之關係，且履行期為99年6月1日後。

⒊次查，無論附表一及附表二所示之專利是否為系爭授權合約之標的，至少附表五所示之專利確為系爭授權合約之標的無訛，否則系爭授權合約不會以如附表五所示之專利之資料作為附件，此亦為原告所不爭執。

而被告稱：原告未依系爭授權合約第3條第4項於西元2010年6月1日後將附表五原告業已取得之中國大陸各項專利移轉予被告，其它附表五簽訂系爭授權合約時仍在申請中之中華民國各項專利（即本院卷第167至175頁之被證5-1至5-4），原告雖於99年1月間陸續取得專利權，然亦未移轉予被告公司等情，為原告所是認（參本院卷第196頁），證人即亞信國際專利商標事務所員工莊詠結亦結證稱：被告公司有請我辦理附表五專利之移轉，但因原告不願意簽署讓與契約書，所以最後沒有移轉等語（本院卷第269頁），足認被告上開陳述為真實。

⒋綜上，原告與被告公司約定原告移轉專利所有權義務與被告公司讓原告入股該公司義務之履行期均為99年6月1日後，但未言明是99年6月1日後之哪一日，是上開原告與被告公司之給付義務是否有確定期限，尚未無疑。

縱認該等給付有確定期限即99年6月1日，原告於履行期屆至前之99年5月24日即以存證信函催告被告公司於99年6月1日前將公司資本額增資登記為1億元，有台北火車站第000121號存證信函在卷可稽（本院卷第20至23頁），實屬催告被告公司於履行期屆至前完成給付之準備工作，尚不能認為等同於民法第254條所規定給付遲延後的催告，是原告既未完成該條之催告程序，自不因而取得解除契約之權利。

又被告公司已於本件抗辯原告未於99年6月1日後將附表五之專利移轉予伊，雖其誤解為原告有先為給付之義務，但本院既認原告移轉專利之義務與被告公司讓原告技術入股之義務處於同時履行之關係，自應認被告公司上開抗辯有同時履行抗辯之效果，其即不負給付遲延之責任，原告於本件主張因被告公司給付遲延而解除契約，更無理由。

㈢從而，附表一及附表二所示之專利並不包含在系爭授權合約之授權標的範圍內，況系爭授權合約未經原告合法解除，原告亦不得據而請求被告返還附表一及附表二所示之專利權或專利申請權，是原告起訴請求本院判決如其前揭聲明所示，為無理由，應予駁回。

本件原告既受敗訴判決，其假執行之聲請即失所附麗，不應准許。

至兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，附此敘明。

六、訴訟費用之負擔：民事訴訟法第78條。

中 華 民 國 100 年 7 月 1 日
民事第五庭 法 官 歐陽漢菁
以上正本係照原本作成
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 100 年 7 月 1 日
書記官 吳貞瑩