臺灣高等法院民事-TPHV,98,重上,29,20090929,1

臺灣高等法院民事判決 98年度重上字第29號
上 訴 人 巨擘科技股份有限公司
法定代理人 乙○
訴訟代理人 董浩雲律師
王仁君律師
被 上 訴人 荷蘭商皇家飛利浦電子股份有限公司(Koninklijke philips .
法定代理人 甲○○○ ○○○○.
訴訟代理人 陳長文律師
複 代 理人 陳佳菁律師
訴訟代理人 黃欣欣律師
張哲倫律師
上列當事人間請求排除侵害事件，上訴人對於中華民國97年12月12日臺灣新竹地方法院90年度重訴字第221號第一審判決提起上訴，本院於98年9月8日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

上訴駁回。

第二審訴訟費用由上訴人負擔。

事實及理由

一、按當事人於第二審不得提出新攻擊或防禦方法，但如係對於在第一審已提出之攻擊或防禦方法為補充者不在此限，民事訴訟法第四百四十七條第一項第三款定有明文。

本件上訴人於本院審理中，主張被上訴人發原證二十一至原證二十七警告函，該發函行為另違反公平交易法第二十四條規定，又上訴人所製造之可錄式光碟片（CD-Recordable，簡稱CD-R ）產品，並未侵害被上訴人所有之專利權，此有不侵權分析報告（見本院卷第185至197頁）可憑，依同法第三十條規定，得請求被上訴人防止侵害等語，均係就上訴人於原審已提出之公平交易法第三十條請求防止侵害攻擊方法所為補充，依上開說明，自應准許其於本院提出，合先敘明。

二、上訴人主張：伊為可錄式光碟片之製造及銷售商，與被上訴人為事業競爭對手，被上訴人以其與訴外人日商新力公司、太陽誘電公司共同擁有可錄式光碟片之我國第二九六四六、三四三四五、三三五五九號專利權（下稱系爭專利權），提出標準格式授權合約，要求上訴人等國內業者支付高額權利金，違反公平交易法所禁止之行為，伊乃於民國八十八年六月八日向行政院公平交易委員會（下稱公平會）提出檢舉。

伊製造、銷售之可錄式光碟片並未落入被上訴人所有之系爭專利權範圍，詎於公平會調查期間，被上訴人未踐行公平會頒布之「行政院公平交易委員會審理事業發侵害著作權、商標權、專利權警告函案件處理原則」（下稱警告函處理原則）第三、四點所定應先行確認權利受侵害程序，即於八十九年三月二十二日寄發存證信函予伊，請求伊停止侵害系爭專利權，另於同年五月十二日至九十年十一月五日間濫發警告函予伊之交易相對人或潛在交易相對人，語多恐嚇，顯係以損害伊為目的，促使交易相對人或潛在交易相對人斷絕與伊將來之交易，阻礙伊參與可錄式光碟片之銷售競爭，又其內容間接指述伊之產品侵害系爭專利權，貶損伊之營業信譽，且足以影響交易秩序，已違反公平交易法第十九條第一款、第二十二條、第二十四條規定。

爰依公平交易法第三十條、民法第一百八十四條第二項之規定，求為命被上訴人應容忍伊繼續製造及銷售可錄式光碟片產品，或從事其他與該產品有關之商業行為，被上訴人並不得為任何妨害、干擾或阻止伊從事前述活動之行為之判決等語（原審判決上訴人全部敗訴，上訴人聲明不服，提起上訴），並於本院上訴聲明：㈠原判決廢棄。

㈡被上訴人應容忍上訴人繼續製造及銷售可錄式光碟片（CD-R）產品，或從事其他與該產品有關之商業行為，被上訴人並不得為任何妨害、干擾或阻止上訴人從事前述活動之行為。

三、被上訴人則以：系爭專利權為製造、銷售可錄式光碟片必然會利用到之專利，伊所發送警告函，係屬對侵害系爭專利權之上訴人、上訴人控股公司或專利侵權訴訟之他造所為之專利權正當行使行為，目的在停止渠等之侵權行為，而非影響市場競爭秩序，自無公平會所頒警告函處理原則之適用餘地。

遑論有無違反公平交易法規定，不能單以該例示性函釋為斷，而應根據公平交易法規定逐一檢視。

上開警告函僅請求收件人勿購買未經授權之可錄式光碟片，並未指明侵害系爭專利權者為何人，顯無損害上訴人之意思或行為，亦無陳述或散布足以損害上訴人營業信譽之可言，自難謂違反公平交易法第十九條第一款、第二十二條規定。

至於同法第二十四條規定具補充性質，上訴人對伊究有何足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之不法內涵，未具體指摘，亦難謂違反該條規定。

縱認發送警告函行為不當，上訴人請求排除侵害範圍應僅限於請求伊停止發送警告函或類似行為，故上訴人聲明請求已逾公平交易法第三十條所保障之範圍，且難以強制執行等語，資為抗辯。

並於本院答辯聲明：上訴駁回。

四、本件上訴人主張被上訴人於八十九年三月二十二日寄發存證信函予上訴人，內容指出上訴人之可錄式光碟片產品侵害其專利權，並於同年五月十二日、六月九日發函予上訴人瑞士子公司、義大利商Megatron公司之事實，為被上訴人所不爭執，並有上開信函（見原審卷㈠第15至16、114至155頁）在卷可稽，堪信為真實。

又被上訴人為中華民國發明第二九六四六號、第三四三四五號及第三三五五九號專利之專利權人，上開三項專利之舉發案不成立並已確定，且上開三項專利迄未經撤銷之事實，為兩造所不爭執，亦堪信此部分事實為真實。

另上訴人於原審言詞辯論終結後提出原證二十一至原證二十七信函影本數件（見原審卷㈣第83至105頁），主張係被上訴人所寄發等語，雖被上訴人否認寄發信函，及各該信函形式上之真正。

惟查各該信函為上訴人自其他公司處所取得，上訴人未能提出各信函正本，與經驗常情尚不相違，而自各信函觀之，核與被上訴人於原審不爭執之前開八十九年五月十二日、同年六月九日寄發之信函格式、內容大致相符，自函文內容復可知係飛力浦公司集團所寄發者，上訴人主張各該信函形式上為真正，應屬可採，被上訴人空言否認各該信函之真正，尚不足採信。

五、上訴人主張被上訴人於八十九年三月二十二日寄發存證信函予上訴人，指稱上訴人生產可錄式光碟片產品侵害被上訴人系爭專利權，嗣於同年五月十二日至九十年十一月五日間寄發警告信函予上訴人之交易相對人，均未依警告函處理原則之正當程序為之，違反公平交易法第十九條第一款、第二十二條、第二十四條規定，其得依同法第三十條規定請求防止侵害等語，但為被上訴人所否認，並以上開情詞置辯。

㈠按依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定，公平交易法第四十五條定有明文。

是智慧財產權人依著作權法、商標法及專利法所賦予之權限行使其權利，倘所為不符「正當行為」之要件，公平交易法始得介入規範。

然因公平交易法係以「競爭」概念之保護為核心，而智慧財產權法係以權利之授與及保護為目的，二者立法意旨不同，所保護之法益互殊，故公平交易法介入智慧財產權之口頭或書面警告行為，自應以其權利之非正當行使，致造成不公平競爭為前提要件。

又專利權人享有何種專利法上權利，應依專利法之角度解釋，倘專利權人濫用專利法賦予權利，而對市埸或競爭對手造成不公平競爭之結果，即屬規範市場競爭之公平交易法範疇，故公平交易法第四十五條有關依專利法行使權利之正當行為規定之解釋，除據專利法規定判斷專利權人所具有之權利，亦須依公平交易法相關規定，審視權利之行使是否正當，專利權人有無權利濫用形成不公平競爭行為之情事，方屬妥適。

至是否違反公平交易法之判斷，應僅以其在形式上是否已踐行權利行使之正當程序為已足，尚不及於實質上是否有侵權之事實認定。

而警告函處理原則係公平會為審理事業對他人散發侵害智慧財產權警告函案件，是否符合公平交易法第四十五條行使權利之正當行為所為之例示性函釋，未對人民權利之行使增加法律所無之限制，於法律保留原則無違，亦不生授權是否明確問題，與憲法尚無牴觸，司法院大法官會議釋字第五四八號解釋可資參照。

故公平會頒布之警告函處理原則關於事業應踐行如何先行程序之規定，雖不失為事業有無權利濫用情事之判斷基準，然有無違反公平交易法第十九條、第二十二條、第二十四條規定，仍應審酌是否符合各該規定之要件。

再者，警告函處理原則係關於事業是否違反公平交易法規定之判斷基準，性質上屬實體法，本件應適用行為時之八十八年十一月九日修正公布者判斷。

次按有以損害特定事業為目的，促使他事業對該特定事業斷絕供給、購買或其他交易之行為，而有限制競爭或妨礙公平競爭之虞者，事業不得為之。

事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。

除本法另有規定外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為，公平交易法第十九條第一款、第二十二條、第二十四條分別定有明文。

上訴人主張被上訴人寄發上開信函，妨害、干擾或阻止上訴人從事可錄式光碟片生產銷售活動，違反上開公平交易法規定，自應就被上訴人發函確有警告函處理原則之適用，有違警告函處理原則，並符合公平交易法各該規定要件負舉證責任。

㈡上訴人與被上訴人簽署專利權授權契約後，自八十六年第四季起即未給付權利金，經被上訴人多次催告履約無效後，被上訴人乃起訴請求上訴人給付權利金（原法院以八十八年度重訴字第三四號判決被上訴人勝訴，上訴人不服，經智慧財產法院以九十七年度民專上字第十四號判決駁回上訴人之上訴），並於八十九年三月二十一日終止授權契約，再於翌日寄發存證信函予上訴人，指出被上訴人擁有系爭三項專利權，敘明三項專利權之內容、範圍，並說明上訴人之可錄式光碟片產品侵害被上訴人所有專利權，請上訴人停止侵害其專利權之行為等語，有上開民事判決（見原審卷㈣第15至24頁、本院卷第156至174頁）、終止授權契約存證信函（見本院卷第62至64頁）、停止侵害專利權存證信函（見原審卷㈠第8至14頁）附卷可稽。

而就上開三項專利權，上訴人雖提出專利舉發案，經行政法院判決確定舉發不成立，為上訴人所不爭執之事實，則被上訴人自得於上開專利存續期間合法行使專利法所賦與專利權人之排他性權利。

被上訴人因認上訴人為涉及侵害其所有上開三項專利權之行為人，自存證信函內敘明上開三項專利權之內容、範圍，要求上訴人停止侵害行為等內容觀之，被上訴人寄發存證信函予上訴人之行為應屬權利之正當行使，尚無公平交易法第十九條第一款、第二十二條、第二十四條規定之禁止行為情形。

㈢公平交易法上開規定所規範者乃「不公平競爭」，其對象應為事業之交易相對人，即與事業進行或成立交易之供給者或需求者（公平交易法第三條參照）。

參酌警告函處理原則第二點「本處理原則所稱事業發警告函行為，係指事業以左列方式對其交易相對人或潛在交易相對人，散發他事業侵害其所有著作權、商標權或專利權之消息之行為……」之規定，益見公平會所訂警告函處理原則所欲規範者，為事業濫用智慧財產權，不當對外發布競爭對手侵害其智慧財產權之警告函，造成不公平競爭情事。

就本案而言，應為規範事業對他事業交易相對人，散發他事業侵害其所有專利權之警告函，而造成不公平競爭之行為。

上訴人為被上訴人之競爭對手，乃涉嫌侵害專利權之人，非上訴人之交易相對人，被上訴人寄發上開存證信函尚無妨礙公平競爭可言，自難謂被上訴人發函予上訴人有何違反前開公平交易法之情事。

被上訴人於八十九年五月十二日寄發信函予上訴人瑞士子公司、德國子公司（原證2、21），該二公司並非與上訴人進行或成立交易之供給者或需求者，而係上訴人公司設於瑞士、德國之分公司，無論上訴人與其瑞士、德國分公司之持股、業務項目等關係為何，就公平交易法規範之立法目的與精神而言，應等同於上訴人公司本身，而非上訴人公司之交易相對人，並無上開公平交易法規範之適用，是被上訴人寄發信函予上訴人瑞士、德國子公司，應無違反公平交易法之問題。

㈣另依警告函處理原則第二點規定，警告函內容至少須有「指涉他事業侵害其智慧財產權利」，始足當之。

被上訴人寄發予上訴人瑞士（原證2）、德國子公司（原證21）及義大利商Megatron公司（原證9）、希臘IDM公司（原證22）之信函內容略謂：「……製造CD-R光碟片時，製造商使用飛利浦公司、新力公司和太陽誘電公司之專利，為取得專利授權，製造商必須和飛利浦公司簽約，並按製造、銷售數量支付每片十日圓之權利金，貴公司身為未經授權製造商之代理商，正從事未經授權CD-R碟片之銷售，飛利浦公司將持續對未經授權製造商採取法律行動，貴公司為未經授權之製造商銷售光碟片將會面臨許多困境，飛利浦公司要求貴公司立即停止侵害智慧財產權行為，並於……日前提出停止侵害行為之證據給飛利浦公司」等語，有該信函原文及中譯本（見原審卷㈠第15至18頁、卷㈣第83至90頁）在卷可憑，以信函文義觀之，全文敘明飛利浦公司享有CD-R光碟片製造之專利權，受信者為「未經授權製造商」代理銷售CD-R將侵害被上訴人公司上開專利，末則為排除權利侵害之通知，內容雖提及被上訴人之專利權遭侵害，然全文並無「指明特定競爭對手（上訴人）侵害其專利」之字樣，信函中亦未提及某特定事業為侵害其專利權之行為人，亦無影射上訴人有侵權之情事，客觀上難認該發函「已指明上訴人侵害其專利權」，該信函之性質應屬請求排除侵害專利權之通知，而為專利權利之正當行使行為。

是被上訴人寄發之上開信函內容並未指摘上訴人有何侵害被上訴人專利權之行為，自非以損害特定事業（上訴人）為目的，亦無從使受信者斷絕對上訴人之購買或其他交易行為，自無妨礙公平競爭之違反公平交易法第十九條第一款之情事。

而被上訴人寄發之上開信函內容亦無陳述或散布足以損害上訴人營業信譽之不實情事，且上訴人對於被上訴人寄發信函之行為係以競爭之目的而陳述或散布足以損害其營業信譽之不實情事一節，亦未舉證以實其說，亦難認被上訴人寄發前開信函之行為有何違反公平交易法第二十二條規定之情事。

另公平交易法「不公平競爭」之禁止，最重要應考量之點乃該行為是否足以影響競爭，致造成不公平競爭等情形，收受信函之上訴人瑞士子公司及義大利商Megatron公司於受信後迄今仍持續銷售相關可錄式光碟片產品，為上訴人自認之事實（見原審卷㈣第72頁），顯無因接獲信函而停止銷售或與上訴人交易之情形。

況上訴人迄未提出具體事證以證明被上訴人前開發函行為，導致其交易相對人或潛在交易相對人與其所生交易或潛在交易機會受影響，而足以影響交易秩序，致妨礙交易之不公平競爭情事，是足認被上訴人寄發前開信函之行為並無妨害公平競爭之虞，亦無違公平交易法第二十四條之規定。

㈤又按公平交易法第二十四條為一概括性規定，適用該條規定，應符合「補充原則」，即僅能適用於公平交易法其他條文規定所未涵蓋之行為，若其他條文規定對於某違法行為已涵蓋殆盡，即該個別規定已充分評價該行為之不法性，或該個別規定已窮盡規範該行為之不法內涵，則該行為僅有構成或不構成該個別條文規定的問題，而無由再依本條加以補充規範之餘地。

而事業發侵害智財權警告函時，倘先經踐行確認程序（取得法院一審判決者或公正客觀鑑定機構之鑑定報告並事先通知可能侵害之製造商者），即屬權利之正當行使，而得排除公平交易法之適用；

對於未附法院判決或前開侵害鑑定證明之警告函，倘函中已據實敘明專利權範圍、內容及具體侵害事實，且無公平交易法規定事項之違反，亦屬權利之正當行使，此觀警告函處理原則第三、四點規定即明。

本件被上訴人於八十九年十月二十日、同月二十六日、九十年十一月一日寄發原證二十三至二十六號信函予上訴人之交易相對人，上開信函內容指稱上訴人為未經授權之製造商，銷售產品侵害其專利權等語；

另於九十年十一月五日寄發原證二十七號信函，將起訴狀寄交上訴人之英國交易相對人，有各該信函可憑（見原審卷㈣第91至103頁；

104、105頁）。

被上訴人寄發各該信函予上訴人之交易相對人，雖未踐行警告函處理原則第三、四點之程序，然函文敘明其為CD-R專利權人，上訴人CD-R產品未經授權，請交易相對人確認供應商之合法性。

參諸上訴人原與被上訴人簽定授權契約，約定如使用被上訴人之專利，即應給付權利金，果上訴人製造、銷售可錄式光碟，無須使用被上訴人專利，上訴人何須簽訂授權契約，被上訴人主張其確信上訴人為侵害其專利權人，寄發信函為排除侵害行為，應屬可信。

至上訴人提出不侵權分析報告，主張其所製造、銷售之可錄式光碟未落入被上訴人所有系爭三個專利及四一九五四號專利範圍內（見原審卷㈣第106至124頁、本院卷第185至197頁），惟此為上訴人公司工程師陳炳輝所製作，殊難期待無偏頗之虞。

被上訴人於終止其與上訴人間之專利授權契約，寄發存證信函予上訴人，敘明專利權情形，再發函予向上訴人購貨之交易相對人，發函目的係為停止侵權行為，所陳述上訴人未經授權核屬事實，尚非以損害上訴人為目的，或散布足以損害上訴人營業信譽不實情事，當無違反公平交易法第十九條第一款、第二十二條規定可言。

又被上訴人寄發各該信函有何足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之不法內涵，上訴人亦未能舉證以實其說，其主張各該信函之寄發違反警告函處理原則，構成同法第二十四條規定之違反，亦非可取。

另兩造間就可錄式光碟片產品專利權之爭訟由來已久，被上訴人於終止授權契約後，先寄發信函予上訴人及上訴人子公司，再寄發上訴人之客戶，即已事先通知涉及侵權之對象請求侵害之排除，是足認上訴人已充分知悉有關本件專利權侵權爭議之情形，自有其攻擊防禦之能力，並有澄清說明之機會，是被上訴人之發函行為核屬被上訴人說明自身專利權及排除侵害之通知，符合公平競爭之意旨，尚難逕認逾越保護權利之正當程度，應屬合致公平交易法第四十五條規定依照專利法行使權利之正當行為，難認業已違反公平交易法之規定。

六、按事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；

有侵害之虞者，並得請求防止之，公平交易法第三十條定有明文。

該條文規定目的在避免將來之侵害及損害，屬不作為之給付請求，得命加害人將來不得繼續為加害行為，然不得限制專利權人依法行使權利之正當行為。

本件被上訴人既無違反公平交易法第十九條第一款、第二十二條、第二十四條規定行為，上訴人自無依同法第三十條規定請求防止侵害。

縱假設被上訴人寄發前開原證二十三至二十七之信函有違警告函處理原則第三、四點規定之先行程序，且影響交易秩序、顯失公平者，而有違反公平交易法第二十四條規定情形，惟被上訴人除寄發上開警告函之行為外，自九十年十一月五日以後未再為任何警告函之寄發，另被上訴人無以其他行為妨害、干擾或阻止上訴人生產、製造、銷售、陳列或其他與系爭產品有關之行為之事實，復經上訴人自認（見本院卷第177頁）。

上訴人本於公平交易法第三十條之規定，至多僅得請求被上訴人不得在未踐行警告函處理原則先行程序之情形下，為寄發內容涉及上訴人產製之產品有侵害被上訴人專利權之虞之警告函予上訴人等之交易相對人或潛在交易相對人之行為。

上訴人本於公平交易法第三十條之規定，請求被上訴人應容忍上訴人繼續製造及銷售可錄式光碟片產品，或從事其他與該產品有關之商業行為，被上訴人並不得為任何妨害、干擾或阻止上訴人從事前述活動之行為，仍非有理由，不應准許。

七、上訴人另主張公平交易法第十九條第一款、第二十二條、第二十四條規定均屬保護他人之法律，被上訴人違反各該規定，構成民法第一百八十四條第二項規定之侵權行為，其得據此請求被上訴人為容忍其繼續製造及銷售之行為等語。

惟按違反保護他人之法律，致生損害於他人者，負賠償責任，但能證明其行為無過失者，不在此限，民法第一百八十四條第二項定有明文。

縱認被上訴人違反公平交易法保護他人之法律、侵害上訴人權益，上訴人依此規定應係請求損害賠償。

此觀公平交易法針對違反公平交易法相關規定致侵害他人權益而有之損害賠償責任、不作為義務，分別規定於公平交易法第三十條、第三十一條，可知二者之法律體系與請求權基礎並不相同。

是上訴人依民法第一百八十四條第二項，請求被上訴人應容忍其繼續製造及銷售之行為，於法尚屬無據。

何況被上訴人寄發信函之行為並未違反公平交易法相關規定，且由被上訴人依據其現仍有效存在之專利權行使排除侵害通知行為，並不涉侵權行為之故意或過失，上開信函內容又無不實或欺罔，亦非不法加害行為，自無違反保護他人法律之情事。

而上訴人就其是否受有權利或利益之損害一節，亦未舉證證明之。

是上訴人依民法第一百八十四條第二項規定，請求被上訴人應容忍其繼續製造及銷售之行為，並不得妨害、干擾或阻止上訴人從事前述活動，自無足採。

八、綜上所述，被上訴人依專利權所為之寄發信函行為，難認有違反公平交易法第十九條第一款、第二十二條、第二十四條規定之情形，上訴人亦未能證明被上訴人之行為有侵害其權益及有侵害之虞。

從而，上訴人依侵權行為之法律關係及公平交易法第三十條之規定，請求被上訴人容忍其繼續製造及銷售「可錄式光碟片」（CD-R）產品或從事其他與該產品有關之商業行為，被上訴人並不得為任何妨害、干擾或阻止上訴人從事前述活動之行為，即屬無據，應予駁回。

原審為上訴人敗訴之判決，並無不合。

上訴意旨指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由，應予駁回。

九、本件事證已臻明確，兩造其餘攻擊防禦方法及未經援用之證據，經審酌後核與判決結果不生影響，爰不一一論述，附此敘明。

據上論結，本件上訴為無理由。

依民事訴訟法第四百四十九條第一項、第七十八條，判決如主文。

中 華 民 國 98 年 9 月 29 日
民事第十庭
審判長法 官 黃豐澤
法 官 鄭純惠
法 官 林麗玲
正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；
委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 98 年 9 月 30 日
書記官 紀昭秀
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。
但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。