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臺灣高等法院民事判決 96年度智上字第28號
上 訴 人 新巨企業股份有限公司
法定代理人 乙○○
訴訟代理人 甲○○
丙○○
張慧明律師
被 上訴人 歐締科技股份有限公司
法定代理人 丁○○
訴訟代理人 戊○○
被 上訴人 丁○○
共 同
訴訟代理人 楊擴舉律師
上列當事人間侵權行為損害賠償事件，上訴人對於中華民國96年5月25日臺灣板橋地方法院94年度重智字第8號第一審判決提起上訴，本院於97年11月11日言詞辯論終結，判決如下：
主 文
上訴駁回。
第二審訴訟費用由上訴人負擔。
事實及理由
一、上訴人起訴主張：上訴人研發及申請之「鍵盤指令輸入模式之切換處理方法」因設計新穎實用，業經經濟部智慧財產局（下稱智財局）公告號為第588283號審定公告確定，而授予發明專利權並發給發明第203503號專利證書（下稱系爭專利），系爭專利目前仍為有效。
然上訴人前於市面上發現由被上訴人歐締科技股份有限公司（下稱歐締公司）製造、訴外人仁宏國際有限公司（下稱仁宏公司）代理販售之表彰「隨身計算機&Notebook/Pc數字鍵盤」（型號為CKP-110），而名為「精算盤」之物品（下稱系爭精算盤），竟與上訴人系爭專利技術特徵類似，上訴人乃購買取得系爭精算盤以為查證，嗣委由中國機械工程學會（下稱機械學會）對系爭精算盤與上訴人系爭專利之申請範圍進行專利侵害鑑定，其鑑定報告（下稱上訴人鑑定報告）認定：「歐締科技股份有限公司之『USB計算機數字鍵盤』產品，型號為CKP-110，如附件2所示者，係相同於發明專利第203503號之申請專利範圍，即對本專利構成侵害」，是被上訴人歐締公司所製造販售之系爭系爭精算盤已侵害上訴人系爭專利。
爰依專利法第84條第1項、第85條第1項第2款、第3款之規定，請求被上訴人連帶賠償上訴人新台幣（下同）3,000萬元及法定遲延利息等語。
原審判決駁回上訴人全部請求，上訴人聲明不服，提起上訴，並聲明：㈠原判決廢棄；
㈡被上訴人應給付上訴人3,000萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按週年利率5%計算之利息。
二、被上訴人則以：被上訴人歐締公司係以被上訴人「小鍵盤指令輸入之方法」發明專利 (下稱系爭被上訴人專利）生產製造系爭精算盤，且委託中華工商研究院進行鑑定之結果：系爭精算盤之構件內容、特徵與上訴人系爭專利之申請範圍構成實質上不相同。
本件復經國立臺灣科技大學（下稱臺灣科技大學）鑑定（下稱系爭鑑定）結果亦認：「系爭鍵盤由於不適用文義讀取，且不適用於均等論，故系爭鍵盤並未落入上訴人系爭專利之申請專利範圍」。
至於上訴人所提智財局第000000 00000號及第00000000000號異議審定書，均非屬系爭精算盤或上訴人所有系爭專利所使用技術之相關前案，而係上訴人以系爭專利技術對訴外人之技術，提出異議而經智財局所為之審定，與系爭精算盤所使用被上訴人系爭專利之技術毫無關連，系爭鑑定報告未予審酌，並無違誤。
況臺灣科技大學係經兩造於原審合意選定為鑑定機關，依證據契約之法則，兩造均應受系爭鑑定結果之拘束。
上訴人未依合約書第1條之約定，於原審送鑑定期間向臺灣科技大學提出上開異議審定書，自屬可歸責於已之事由。
姑不論本件是否涉及侵害專利權，上訴人主張被上訴人歐締公司製造、販售之數量高達每月1萬台，每台售價為900元而可賺利潤為300元云云，並非事實，上訴人空言主張，應負舉證責任等語，資為抗辯。
並於本院答辯聲明：㈠上訴駁回。
㈡如受不利判決，願供擔保請准免為假執行。
三、查上訴人為智財局公告號第588283號、第203503號專利證書「鍵盤指令輸入模式之切換處理方法」之發明專利權人，專利權期間自93年5月21日起至109年2月24日止。
被上訴人歐締公司則係第220492號專利證書「小鍵盤指令輸入之方法」之發明專利權人，專利權期間自93年8月21日起至111年8月8日止，並已依實施該專利內容而生產系爭型號CKP-110精算盤等事實，有專利證書、智財局專利公報附卷可稽（見原審卷1第8至27、53至79、140頁；
原審卷2第4至23頁），且為兩造所不爭，堪信為真。
四、上訴人主張被上訴人歐締公司生產之系爭精算盤，相同於上訴人享有系爭專利權之申請專利範圍，侵害上訴人享有系爭發現專利之事實，固據提出機械學會USB計算機數字鍵盤專利侵害鑑定報告影本1件在卷可憑（見原審卷第29至79頁），但為被上訴人所否認，並以前揭情詞置辯。
經查：㈠按發明專利權受侵害時，專利權人得請求賠償損害，並得請求排除其侵害，有侵害之虞者，得請求防止之，專利法第85條第1項定有明文。
故本件應審究被上訴人生產、製造之系爭精算盤，是否有侵害上訴人之系爭發明專利權。
次按依據專利侵害鑑定基準（見原審卷1第186至205頁），應先明確申請專利範圍之內容後，解析申請專利範圍之構成（如係由何獨立項、附屬項等組成），並解析待鑑定樣品之構成（即上訴人所主張被上訴人之侵權產品），再依據「全要件原則」（All Element Rule）審查。
亦即在專利侵害訴訟中，須先分析專利權之申請專利範圍其所有構成要件與被告對象之所有構成要件，兩者在逐一加以比對；
若被告對象具有申請專利範圍的每一構成要件，且其技術內容相同，侵害方會成立，否則如缺一構成要件時，原則上自應認為沒有構成專利權之侵害。
亦即，是否侵害專利權之判定，通常是比較系爭專利之申請專利範圍與被控產品（系爭精算盤）的構成元件，以認定申請專利範圍是否涵蓋該被控產品。
換言之，系爭精算盤是否容有申請專利範圍所引述的各個元件？如果有，原則上即構成專利侵害，除非有逆均等理論之適用，亦即元件雖然完全或均等相同，但卻是運用不同的技術手段；
反之，如系爭精算盤欠缺任何申請專利範圍的一個必要元件時，即不構成專利侵權，此時，專利權人可主張均等理論下的侵權，但必須進一步探討系爭精算盤上所欠缺而用以替代的元件是否與該專利元件具有均等效果，即該替代元件是否以實質相同的方式執行實質相同的功能，而達到實質相同的效果，如果確是如此，則仍構成均等侵權。
又申請專利範圍與待鑑定物品之異同詳細比對，如有參酌⒈以申請專利範圍為基礎，必要時參酌說明書及圖式。
⒉學說（周邊限定、中心限定、禁止反言等）及判例。
⒊專利申請過程之參酌（禁止反言）⒋公知事實之參酌：既有技術知識之調查（對本專利說明書中所提及既有技術或知識之再確認）、公知事實之排除（關係專利之有效性）等。
⒌本專利未釐清之用語加以解釋等事實者，則應加以詳細記述之，以形成鑑定結論之理由。
準此，上訴人主張被上訴人歐締公司製造之系爭精算盤是否已落入上訴人所有系爭專利之專利範圍內，自應依智財局之鑑定基準，將本件之申請專利之範圍逐一加以比對之。
㈡原審依兩造合意選定之鑑定機關，將本件糾紛送往臺灣科技大學進行專利侵害鑑定，依據台灣科技大學作成之系爭鑑定報告，係以系爭專利之專利說明書中申請專利範圍第1項至第12項之技術特徵進行解析，再就系爭精算盤之相關技術內容進行解析，其中系爭專利申請專利範圍第1項至第12項之技術特徵主要包括3個要件如下：⑴要件一：沒有強制主鍵盤或輔助鍵盤任何一方須維持一定狀態之要求（Ａ）。
⑵要件二：主鍵盤或輔助鍵盤的狀態為何，輔助鍵盤軟體會用狀態旗幟先記憶主鍵盤和輔助鍵盤的目前狀態（Ｂ）。
⑶要件三：在按下輔助鍵盤的任意鍵時，輔助鍵盤軟體會去判斷存在輔助鍵盤內部旗幟之主鍵盤的狀態是否跟輔助鍵盤的狀態相同，若是，則直接送鍵盤碼；
若否，則會送出數字鎖定碼給電腦主機，讓主鍵盤狀態變成和輔助鍵盤的狀態相同，以便接收輔助鍵盤的鍵盤碼，接著送出鍵盤碼給電腦主機，將主鍵盤的狀態還原，而輔助鍵盤還是維持在原來的狀態；
所以不管主鍵盤或輔助鍵盤的狀態為何，均能使兩邊完全獨立，在兩者不互相影響情形下輸入數字與英文文字更顯便利多了（Ｃ）。
而台灣科技大學依系爭鑑定要點，先就系爭專利說明書中申請專利範圍第1項至第12項之技術特徵與系爭精算盤之相關技術內容進行全要件原則之分析，發現系爭精算盤之技術特徵則為：「（要件三）在按下輔助鍵盤的任意鍵時，輔助鍵盤軟體會先去判斷是否為輔助鍵盤之數字鎖鍵（Num Lock）之鍵碼，若是輔助鍵盤之數字鎖鍵之鍵碼，則再判斷是否按壓超過一預設時間，若超過一預設時間，則送出數字鎖鍵碼改變主鍵盤之數字鎖鍵狀態；
另外，當所按壓之按鍵並非輔助鍵盤之數字鎖鍵之鍵碼時，則輔助鍵盤軟體會判斷主鍵盤的狀態及輔助鍵盤的狀態，以決定如何運作；
其中，當輔助鍵盤之數字鎖鍵的狀態為關閉，且主鍵盤之數字鎖鍵的狀態為開啟時，則送出輔助鍵盤被按壓的按鍵之對應於主鍵盤上應被按壓之功能鍵或方向之鍵碼；
其中，當輔助鍵盤之數字鎖鍵的狀態為關閉，而主鍵盤之數字鎖鍵的狀態亦為關閉時，則送出輔助鍵盤被按壓之按鍵之對應於主鍵盤上應被按壓之功能鍵或方向鍵之鍵碼；
其中，當輔助鍵盤之數字鎖鍵的狀態為開啟，而主鍵盤之數字鎖鍵的狀態亦為開啟時，則送出輔助鍵盤被按壓之按鍵之鍵碼；
其中，當輔助鍵盤之數字鎖鍵的狀態為開啟，主鍵盤之數字鎖鍵的狀態為關閉，則先判斷輔助鍵盤被按壓之按鍵是否為數字鍵或非數字鍵，若輔助鍵盤被按壓之按鍵為數字鍵，則先送出輔助鍵盤之數字鎖鍵之鍵碼，再送出輔助鍵盤被按壓之數字鍵區之按鍵之鍵碼，最後再送出輔助鍵盤之數數字鎖鍵之鍵碼；
若輔助鍵盤被按壓之按鍵為非數字鍵，則送出輔助鍵盤被按壓之按鍵之鍵碼（Ｃ＊）」，顯在「文義讀取」上與系爭專利說明書中申請專利範圍第1項至第12項之技術特徵要件三（Ｃ）不符，至於系爭專利說明書中申請專利範圍第8項、第9項另有技術特徵要件亦不符（見系爭鑑定報告第105、117頁，外放），即不構成全要件原則，是自應再比對系爭精算盤是否適用「均等論」判斷。
臺灣科技大學依智財局之鑑定基準，就系爭專利與系爭精算盤進行均等論判斷，在技術手段之項目中進行分析，得出「待鑑定對象要件三在按下輔助鍵盤的任意鍵時，輔助鍵盤軟體會先去判斷主鍵盤的狀態及為輔助鍵盤之狀態，以決定如何運作，其中，當輔助鍵盤之數字鎖鍵的狀態為關閉，且主鍵盤之數字鎖鍵的狀態為開啟時，則送出輔助鍵盤被按壓的按鍵之對應於主鍵盤上應被按壓之功能鍵或方向之鍵碼；
其中，當輔助鍵盤之數字鎖鍵的狀態為關閉，而主鍵盤之數字鎖鍵的狀態亦為關閉時，則送出輔助鍵盤被按壓之按鍵之對應於主鍵盤上應被按壓之功能鍵或方向鍵之鍵碼；
其中，當輔助鍵盤之數字鎖鍵的狀態為開啟，而主鍵盤之數字鎖鍵的狀態亦為開啟時，則送出輔助鍵盤被按壓之按鍵之鍵碼；
其中，當輔助鍵盤之數字鎖鍵的狀態為開啟，主鍵盤之數字鎖鍵的狀態為關閉，則先判斷輔助鍵盤被按壓之按鍵是否為數字鍵或非數字鍵，若輔助鍵盤被按壓之按鍵為數字鍵，則先送出輔助鍵盤之數字鎖鍵之鍵碼，再送出輔助鍵盤被按壓之數字鍵區之按鍵之鍵碼，最後再送出輔助鍵盤之數數字鎖鍵之鍵碼；
若輔助鍵盤被按壓之按鍵為非數字鍵，則送出輔助鍵盤被按壓之按鍵之鍵碼（Ｃ＊），而本專利要件三在按下輔助鍵盤的任意鍵時，輔助鍵盤軟體會去判斷存在輔助鍵盤內部旗幟之主鍵盤的狀態是否跟輔助鍵盤的狀態相同，若是，則直接送鍵盤碼；
若否，則會送出數字鎖定碼給電腦主機，讓主鍵盤狀態變成和輔助鍵盤的狀態相同，以便接收輔助鍵盤的鍵盤碼，接著送出鍵盤碼給電腦主機，將主鍵盤的狀態還原，而輔助鍵盤還是維持在原來的狀態（Ｃ），故實質上兩者的技術手段是不相同；
待鑑定對象要件三在傳送輔助鑑盤的鍵碼的4種狀態中，除了在輔助鍵盤之數字鎖鍵為開啟狀態，主鍵盤之數字鎖鍵為關閉狀態，且輔助鍵盤被按壓之按鍵為數字鍵時，才先送出輔助鍵盤之數字鎖鍵之鍵碼，再送出輔助鍵盤被按壓之數字鍵區之按鍵之鍵碼，最後再送出輔助鍵盤之數字鎖鍵之鍵碼（Ｃ＊）；
而本專利要件三在輔助鍵盤之數字鎖鍵為開啟狀態，主鍵盤之數字鎖鍵為關閉狀態，以及在輔助鍵盤之數字鎖鍵為關閉狀態，主鍵盤之數字鎖鍵為開啟狀態時，先送出輔助鍵盤之數字鎖鍵之鍵碼，再送出輔助鍵盤被按壓之按鍵之鍵碼，最後再送出輔助鍵盤之數字鎖鍵之鍵碼，其它2種狀態則直接傳送輔助鍵盤之鍵碼（Ｃ），顯然其技術（way）並不相同」。
至於系爭專利說明書中申請專利範圍第8項、第9項其他要件之技術手段經均等論判斷結果亦為實質不相同（見系爭鑑定報告第111至112、123至124頁，外放證物），是就系爭專利與系爭精算盤進行均等論判斷，在技術手段上實質亦不相同。
台灣科技大學鑑定結果為：「待鑑定對象（即系爭精算盤）由於不適用文義讀取，且不適用於均等論，故待鑑定對象並未落入經濟部智慧財產局之發明公告第5882 83號專利權『鑑盤指令輸入模式之切換處理方法』之申請專利範圍」之鑑定結果。
㈢上訴人雖主張臺灣科技大學就系爭精算盤操作之描述，若去除不相關之「功能鍵」或「方向鍵」鍵碼之輸入切換技術，則其所餘下之「數字鍵鍵碼之輸入切換技術」與系爭專利第1獨立項C所揭示之「數字鍵鍵碼之輸入切換技術」明顯實質相同，是其鑑定方式顯然違反經濟部之「專利侵害鑑定要點」所揭示之之鑑定原則。
且臺灣科技大學在鑑定時，未參酌上訴人於原審提出智財局 (93)智專三 (二)04060 字第09321128730號異議審定書及 (93)智專三 (二)04024 字第09420323950號異議審定書，其結論應不得採為判決基礎等語，惟原審係依民事訴訟法第326條第2項規定由兩造合意而囑託臺灣科技大學鑑定，嗣於94年12月19日、95年2月13日邀集兩造確認鑑定事項，並於94年12月19日會議中確定由兩造提供包括禁反言及先前技術等資料，兩造嗣於95年9月5日就囑託臺灣科技大學鑑定事項合意簽立合約書，其中第1條約定：「本專案之目的，係鑑定由台灣板橋地方法院（即原審）所提供之CKP-11 0精算盤是否落入中華民國發明公告第588283號『鍵盤指令輸入模式之切換處理方法』專利案之專利範圍（含專利範圍第一項獨立項、第二至十二項附屬項），其中，並根據乙方（即被上訴人歐締公司）所提供之參考資料進行禁反言及先前技術阻卻之分析，惟甲（即上訴人）乙雙方須先行向丙方（即臺灣科技大學）切結：各自所提供之資料內容為真正，及該等資料與本鑑定案間具有實質關聯性（如一方所提供之資料，僅為書面報導者，該方須先行提出該等書面報導所及產品，並說明該等產品上所使用之技術並非事後所變更而成，而與系爭專利有關，方有由丙方鑑定之必要），又除雙方所提供資料外，任一方不得再提出其他新資料。
甲方與乙方必須提供丙方所有有關研究事項及研究過程之協助，以利本專案工作之進行。
甲乙任一方依丙方要求提供協助時，甲乙丙三方須同時在場」，有該校95年3月21日臺科大研字第095 0001376號函、合約書各1件附卷可稽（見原審卷2第150之1、150之2、246、247頁；
本院卷1第99、100頁），是兩造既已合意由原審囑託臺灣科技大學鑑定，其結論除有明顯瑕疵外，實不容上訴人任意否定。
㈣又訴外人高橋敏幸於89年12月21日申請「外接數字鍵」專利，經智財局於91年4月1日審定准予專利，但經上訴人於91年7 月30日提出異議，智財局認上開專利申請案與上訴人之系爭專利於實質上相同，故審定不予專利。
又被上訴人歐締公司於90年8月16日申請「在電子裝置上外接小建盤之快速處理方法」之發明專利案，原經智財局於91年12月6日審定准予專利，嗣於92年5月30日經訴外人陳阿善以不具新穎性為由提出異議，並經智財局審定結果認上開專利申請案之獨立項內容與89年12月21日申請，91年5月1日審定公告第00000000號，「外接數字鍵」專利案實質相同；
且兩者在技術領域所要解決技術問題和技術手段實質，預期效果亦相同，故應不予專利等情，雖有智財局93年12月21日（九三）智專三㈡04060字第09321128730號、94年4月11日（94）智專三㈡04024字第00000000000號專利異議審定書影本各1件附卷可憑（見原審卷1第93至96、99至102頁），惟上開異議審定書，係針對訴外人高橋敏幸申請之「外接數字鍵」專利案及被上訴人歐締公司另一申請「在電子裝置上外接小建盤之快速處理方法」專利案，均非屬系爭精算盤或上訴人所有系爭專利所使用技術之相關前案（如追加案之母案、主張優先權之前案等），與系爭精算盤所使用系爭「小鍵盤指令輸入之方法」專利技術尚無關涉，臺灣科技大學進行鑑定時未予審酌，亦無違誤。
況上訴人未依鑑定人要求須於95年1月20日前提出上開異議審定書，故鑑定人於鑑定時並未參酌上開異議審定書等情，業經臺灣科技大學徐演政教授證述明確（見本院卷2第114頁背面、第115頁正背面），是上訴人自不得以鑑定人未參酌上開異議審定書，質其鑑定結果有違誤。
㈤上訴人所提出機械工程學會之鑑定報告結論，雖認為被上訴人之系爭精算盤，係相同於上訴人之系爭發明專利第203503號之申請專利範圍，惟此仍上訴人自送請鑑定之結果，被上訴人並未會同參與，不足採為認定之依據。
況本件臺灣科技大學鑑定報告自第5頁起說明申請專利範圍，業已詳列系爭專利之專利說明書所載之各項申請專利範圍，而鑑定報告第10 頁載明鑑定人解析申請專利範圍第1項時所提及之要件一至要件三，亦與系爭專利之專利說明書完全相同；
再由系爭鑑定報告第41頁可知，臺灣科技大學以申請專利範圍第1項（獨立項）之要件一至要件三進行是否符合文義讀取之判斷，而得出不符合要件三文義讀取，亦即不符合系爭專利之專利說明書之全要件原則；
又觀諸系爭鑑定報告第45頁，臺灣科技大學另進行是否適用均等論原則之判斷，而得出與要件三「技術手段」實質不相同之判斷，均足證明臺灣科技大學係遵守系爭鑑定要點之程序及方式以作出系爭鑑定報告，並無違反智財局鑑定基準所揭示之鑑定原則。
兼以，本院又依兩造合意囑託國立臺灣大學嚴慶齡工業發展基金會合設工業研究中心鑑定，惟該中心函復：「經中心相關專業人員依據所附證物及相關文件評估，本案應無再鑑定之必要」，有該中心97年6月5日工研字第0970473囑函在卷可參（見本院卷2第67頁），自無從否定系爭鑑定結果之正確，上訴人之主張，要難採取。
是被上訴人歐締公司製造之系爭精算盤，尚難認有何侵害上訴人系爭專利之情事。
五、綜上所述，上訴人並不能證明被上訴人有侵害其專利權之事實，則其依專利法第84條第1項、第85條第1項第2款、第3項規定，請求被上訴人應連帶賠償3千萬元及均自起訴狀繕本送達被上訴人翌日起至清償日止，按週年利5%計算之利息，核屬無據，不應准許。
從而，原審所為上訴人敗訴之判決，並無不合。
上訴論旨仍執前詞指摘原判決不當，求予廢棄改判，為無理由。
六、至兩造其餘之攻擊防禦方法，及未經援用之證據資料，經本院斟酌後，認均不影響本判決之結果，爰不再一一詳予論述。
附此敘明。
七、據上論結，本件上訴為無理由，依民事訴訟法第449條第1項、第78條，判決如主文。
中 華 民 國 97 年 11 月 25 日
民事第十一庭
審判長法 官 鄭雅萍
法 官 蘇芹英
法 官 徐福晉
正本係照原本作成。
如不服本判決，應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，其未表明上訴理由者，應於提出上訴後20日內向本院補提理由書狀（均須按他造當事人之人數附繕本）上訴時應提出委任律師或具有律師資格之人之委任狀；
委任有律師資格者，另應附具律師資格證書及釋明委任人與受任人有民事訴訟法第466條之1第1項但書或第2項（詳附註）所定關係之釋明文書影本。
中 華 民 國 97 年 11 月 25 日
書記官 黃瑞芬
附註：
民事訴訟法第466條之1（第1項、第2項）：
對於第二審判決上訴，上訴人應委任律師為訴訟代理人。
但上訴人或其他法定代理人具有律師資格者，不在此限。
上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親，或上訴人為法人、中央或地方機關時，其所屬專任人員具有律師資格並經法院認為適當者，亦得為第三審訴訟代理人。
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