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最高法院民事判決 一○四年度台上字第一四八五號
上 訴 人 達通科技股份有限公司
法定代理人 張世娟
訴訟代理人 劉志忠律師
被 上訴 人 中華電信股份有限公司
法定代理人 蔡力行
訴訟代理人 陳哲宏律師
王乃中律師
參 加 人 經濟部智慧財產局
法定代理人 王美花
上列當事人間因侵害專利權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國一○二年十二月二十六日智慧財產法院第二審判決（一○二年度民專上字第三五號），提起上訴，本院判決如下：
主 文
原判決廢棄，發回智慧財產法院。
理 由本件被上訴人之法定代理人已變更為蔡力行，經其具狀聲明承受訴訟，核無不合，應予准許，合先敘明。
次查上訴人主張：伊為第Ｉ三一一七一三號「一種使用反射器解決多點對多點遠距即時串流視訊傳輸及儲存瓶頸之方法」發明專利（下稱系爭專利）之專利權人，專利權期間自民國九十八年七月一日起至一一五年六月四日止。
伊申請系爭專利後，被上訴人即導入該專利技術設計之多點對多點傳輸儲存系統，並以公開招標方式，先後六次，採購伊使用系爭專利技術製成之設備，簽約日自九十六年二月九日至九十七年十二月十一日，金額總計新台幣（下同）三千四百五十三萬五千七百二十八元。
嗣被上訴人雖表示已就點對點監視系統另行開發新技術，且新設系統以該技術為基礎進行建置，相關技術並已申請發明專利。
惟其「監控平臺」專利申請案（申請案號：九七一三九六九一，下稱系爭申請案）經參加人審查後，認與系爭專利並無不同，為不予專利之核駁審定。
乃被上訴人依系爭申請案之技術及其制訂之中華電信材戶八一○一之一（ＭＳ八一○一之一）網路攝影機設備規格書、測試計畫書等，所提供之服務平臺、設備及物品技術內容、規格，均落入系爭專利申請專利範圍，卻未經伊之同意或授權，侵害伊系爭專利之專利權等情。
爰依九十二年二月六日公布、九十三年七月一日施行之專利法（下稱修正前專利法）第八十四條第一項、第三項，第八十五條、第八十九條，及民法第一百八十四條規定，求為命被上訴人㈠給付一百萬元（其餘保留），及自起訴狀繕本送達翌日起加付法定遲延利息；
㈡在系爭（發明）專利權存續期間，不得使用該發明專利方法，及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該發明專利方法直接製成物品；
㈢銷燬在系爭專利權期限內所有侵害專利權之物品或從事侵害行為之器具及設備，並停止其相關業務之營運；
及㈣負擔費用，將判決書全部或一部登報之判決。
被上訴人則以：系爭專利申請專利範圍第一項「反射器之交互備份具有平衡各伺服端、串流伺服器負載之功能」之記載，純係以功能界定反射器之交互備份，其發明說明並未明確充分揭露；
另申請專利範圍第二項依附於第一項，包含第一項所有技術特徵，其發明說明亦未充分揭露，均為所屬技術領域中具有通常知識者所無法據以實施，違反修正前專利法第二十六條第二項規定。
又系爭專利雖屬方法發明，然其技術特徵記載反射器之組成及功能，其範疇與標的名稱不一致，致申請專利範圍不明確。
另申請專利範圍第一項「反射器具有同時將接收到的ｒｔｐ即時視訊反射給多個接收區塊，包括串流伺服器、視訊轉碼器、異地備援反射器、即時性監視設備等」之記載，屬例示性用語；
其他所載「反射器之交互備份具有平衡各伺服端、串流伺服器負載之功能」，未記載必要技術特徵，均致申請專利範圍不明確。
而申請專利範圍第二項依附於第一項，包含第一項所有技術特徵，同有申請專利範圍不明確之情，違反同條第三項規定。
再系爭專利屬方法發明，應指出專利之步驟功能用語為何，然因其技術特徵記載反射器的組成及功能欠缺方法之具體步驟，未記載實施之必要技術特徵。
申請專利範圍第二項既依附於第一項，包含第一項所有技術特徵，同有未記載必要技術特徵之情，違反同條第四項及專利法施行細則第十八條第二項規定。
況系爭專利申請專利範圍第一項之技術特徵，亦不具新穎性及進步性，有撤銷系爭專利之原因，上訴人不得以該專利受侵害為由，對伊主張權利。
此外，上訴人就伊究有何行為、器具、設備，侵害系爭專利，語焉不詳，自行製作之專利權侵害案比對分析報告，內容重大謬誤，不足為據。
另就所稱伊侵害系爭專利行為與損害間究有何因果關係？未盡舉證之責，且未依修正前專利法第七十九條規定，將專利證書號數標示於專利物品，自不得請求伊損害賠償等語，資為抗辯。
參加人則陳稱：因系爭專利相關之舉發及申請專利範圍更正案，均未審定而無法預測結果，故暫不宜表明參加何造之訴訟，及為何聲明或陳述。
原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，無非以：上訴人於一○二年九月三十日及十月二十五日，分別向參加人提出系爭專利申請專利範圍更正版本，依專利法第七十七條第二項規定，一○二年九月三十日之更正視為撤回，應以同年十月二十五日更正版本作為是否准予更正之判斷基礎。
而上訴人一○二年十月二十五日之更正版本，係申請更正系爭專利原申請專利範圍第一項之內容（即將系爭專利原申請專利範圍第一項之「其特徵為」更正為「包括下列步驟」，另將「反射器具有同時將接收到的ｒｔｐ即時視訊反射給多個接收區塊，包括串流伺服器、視訊轉碼器、異地備援反射器、即時性監視設備等」之「等」字刪除），並刪除原申請專利範圍第一○項。
惟系爭專利原申請專利範圍第一項顯有記載不明確之情事（詳如後述），乃該更正後申請專利範圍第一項並未對原申請專利範圍第一項之主要技術特徵進行實質更正，足見更正後申請專利範圍第一項仍有記載不明確之情形，則上訴人依專利法第六十七條第一項第四款「不明瞭記載之釋明」規定，申請更正，顯無理由，應不准許，本件仍應依系爭專利原申請專利範圍為審酌。
系爭專利申請日為九十五年六月五日，經參加人於九十八年七月一日審定，准予專利，則有無得撤銷專利之原因，應以審定核准時適用之修正前專利法為斷。
系爭專利名稱為「一種使用反射器解決多點對多點遠距即時串流視訊傳輸及儲存瓶頸之方法」，上訴人稱屬方法專利，申請專利範圍共十四項，但兩造僅爭執被上訴人是否侵害申請專利範圍第一項、第二項。
查該申請專利範圍第一項之標的為「一種使用反射器解決多點對多點遠距即時串流視訊傳輸及儲存瓶頸之方法」，係方法之請求項，自應載明各步驟之動作或該步驟之功能以及各步驟間之順序關係等關於方法之具體界定。
而申請專利範圍第一項所載技術特徵「反射器被設置於包含數位監控（DVR)、視訊伺服器（Video Server）之被監控端與至少包含有串流伺服器（Streaming Server）之伺服端間」，及「反射器設儲存裝置，隨時將輸入反射器之即時協定儲存於儲存裝置內之視訊raw data暫存區，於固定時段轉檔成mp４檔儲存後，即予刪除」等，係關於步驟之動作，固屬「方法之界定」。
但該項所載「被監控端與伺服端間之即時協定視訊資料，係以建構隧道的方式於寬網路（WAN)建立獨立之傳輸層與網路層隧道（tunnel）空間傳輸」之技術特徵，係在界定「被監控端」與「伺服端」間之連接關係；
另所載「反射器具有同時將接收到的ｒｔｐ即時視訊反射給多個接收區塊，包括串流伺服器、視訊轉碼器、異地備援反射器、即時性監視設備等」，及「反射器之交互備份具有平衡各伺服端、串流伺服器負載之功能」之技術特徵，則在界定反射器構件之功能，均屬「物之界定」，並非步驟。
是系爭專利申請專利範圍第一項所載五個必要技術特徵中，僅其中第一、三個技術特徵係步驟之動作，其餘均為物之請求項之界定，顯未能明確記載其所請之方法請求項之整體內容，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載，縱參酌申請時之通常知識，仍無法明確瞭解其意義，而對系爭專利之範圍產生疑義，故該專利申請專利範圍第一項有記載不明確之情事。
而系爭專利申請專利範圍第二項係依附於第一項之附屬項，包含第一項所載技術特徵，亦有不明確之情形，違反修正前專利法第二十六條第三項之規定。
依專利審查基準第二篇第一章說明書及圖式之二○○四年版第二之一之四八頁第三. 五. 五段落第一段規定，可知物品用途之發明，請求項之標的並非物品本身，而在於應用該物品之步驟，是縱系爭專利為用途發明，其請求項仍必須載明使用該物品之步驟。
上訴人主張系爭專利為物品特定用途之方法發明，無須於請求項載明步驟云云，並無可取。
系爭專利既因申請專利範圍第一、二項不明確，違反修正前專利法第二十六條第三項規定，而有得撤銷之原因，依同法第六十七條第一項第一款及智慧財產案件審理法第十六條規定，上訴人自不得依權利人地位，對被上訴人主張損害賠償及排除侵害等權利，且毋庸再判斷該專利是否具新穎性及進步性，或被上訴人之被控侵權物品或器具、設備等，是否落入系爭專利申請專利範圍等詞，為其判斷之基礎。
惟按發明專利權人申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式，依專利法第六十七條第三項規定，不得實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。
考其立法理由謂：申請專利範圍已公告者，其已對外發生公示作用，更正後權利範圍自不得實質擴大或變更。
乃原判決以：上訴人雖依一○二年十月二十五日之更正版本，申請更正系爭專利原申請專利範圍第一項內容（即將系爭專利原申請專利範圍第一項之「其特徵為」更正為「包括下列步驟」，另將「反射器具有同時將接收到的ｒｔｐ即時視訊反射給多個接收區塊，包括串流伺服器、視訊轉碼器、異地備援反射器、即時性監視設備等」之「等」字刪除），並刪除原申請專利範圍第一○項，然該更正後申請專利範圍第一項並未對原申請專利範圍申請專利範圍第一項之主要技術特徵進行實質更正為由，不准更正，核與上開法條規定已屬有違。
況參加人既已就上訴人之申請更正，依專利法第七十七條第一項規定，函請被上訴人依上訴人一○二年十月二十五日所提之說明書、申請專利範圍更正本，表示意見，有參加人函件可稽（原審卷第二宗一一七頁），似此情形，是否仍可認該更正有顯然不應准許之情形？亦非無疑。
原審率認上訴人之更正不應准許，逕依系爭專利原申請專利範圍予以論斷，進而為上訴人不利之判決，於法已難謂合。
又九十三年版專利審查基準彙編第二篇第一章第三. 三. 一. 一獨立項中，僅敘明：「……。
技術特徵，於物之發明為結構特徵；
於方法發明為條件及步驟等特徵。」
，未詳細規範須以何型態之方式表達條件、步驟（按被上訴人對系爭專利提出舉發後，參加人（一○四）智專三㈡○四二○六字第○○○○○○○○○○○號專利舉發審定書認定：請求項一……確實為方法發明。
查專利法並無規定或限制方法發明請求項之表現形態，專利審查基準雖有指出方法發明應為條件、步驟（……）來界定技術特徵，惟並無規定在中文的文字或文法上如何表達條件、步驟之型態，因此只要能表達出方法發明之技術特徵，即應屬符合專利法之規定等語）。
原審未說明相關法規之所依憑，並認定依上訴人之相關記載，是否不能表達方法發明之技術特徵，即遽為上訴人不利之論斷，亦嫌疏略。
究竟系爭專利申請專利範圍第一項不符修正前專利法第二十六條第三項之規定，係因無法明確界定究係物之發明或方法發明？抑或因系爭專利說明書僅將請求項之文字內容複製或改寫？所致，未臻明確，尚待進一步釐清。
另上訴人於事實審主張：伊申請系爭專利後，被上訴人即導入該專利技術設計之多點對多點傳輸儲存系統，並以公開招標方式，先後六次，採購伊使用系爭專利技術製成之設備，簽約日自九十六年二月九日至九十七年十二月十一日，金額總計三千四百五十三萬五千七百二十八元等語（一審卷第一宗第七頁背面），並提出「被上訴人採購上訴人公司使用系爭專利技術製成物品全部明細」為證（同上卷宗四六頁），倘非子虛，即與系爭（發明）專利是否無法使該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請專利範圍之記載，縱參酌申請時之通常知識仍無法了解其意義，對其專利範圍產生疑義，而有申請專利範圍第一項之記載不明確之判斷攸關。
原審悉未詳予調查審認，遽為上訴人敗訴之判決，並嫌速斷。
上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。
據上論結，本件上訴為有理由。
依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第二項，判決如主文。
中 華 民 國 一○四 年 八 月 七 日
最高法院民事第四庭
審判長法官 吳 麗 女
法官 吳 謀 焰
法官 阮 富 枝
法官 劉 靜 嫻
法官 王 仁 貴
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 一○四 年 八 月 十七 日
Ｑ
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