最高法院民事-TPSV,106,台上,2088,20180315,1

最高法院民事判決 106年度台上字第2088號
上 訴 人 台灣糖業股份有限公司

法定 代理 人 黃育徵
訴訟 代理 人 陳岳瑜律師
上 訴 人 台糖建設股份有限公司

被 上訴 人 台糖營造股份有限公司

兼 上 二 人
法定 代理 人 林建成
上三人 共 同
訴訟 代理 人 陳忠儀律師
陳家祥律師
上列當事人間排除侵害商標權行為等事件，上訴人對於中華民國105年1月14日智慧財產法院第二審判決（104年度民商上字第7號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於駁回台灣糖業股份有限公司之上訴，及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

台糖建設股份有限公司、林建成之上訴駁回。

第三審訴訟費用，關於駁回上訴部分，由台糖建設股份有限公司、林建成負擔。

理 由本件上訴人台灣糖業股份有限公司（下稱台糖公司）之法定代理人已由陳昭義變更為黃育徵，有行政院函及經濟部函可按（見本院卷第143、144頁），業據其具狀聲明承受訴訟，合先敘明。

台糖公司主張：伊前以「台糖」、「TSC」 等文字或文字及圖案申請商標註冊，經分別核准註冊為第1675、49593、128342、148153、0000000、0000000號商標 （如原判決附圖1至6所示，下稱系爭商標1至6，合稱系爭商標），「台糖」二字已成為眾所周知之著名表徵與商標。

被上訴人台糖營造股份有限公司（下稱台糖營造公司）於民國87年 8月25日、上訴人台糖建設股份有限公司（下稱台糖建設公司）於94年 6月29日，均以「台糖」為公司名稱之特取部分而經核准設立登記，致消費者誤認彼二公司提供之商品、服務來自於伊，或與伊存在關係企業、授權、加盟或其他類似關係，且足以減損系爭著名註冊商標之識別性，而有商標法第70條第2款及82年商標法第65條（台糖營造公司部分）、92年商標法第62條（台糖建設公司部分）規定之情事，爰依商標法第69條第1、2項規定，請求排除、防止侵害並銷毀侵權物品。

又系爭商標 2、3、4已註冊登記並分別使用於營建、建築物之租售、不動產買賣等業務後，台糖建設公司始為設立登記，具有不公平競爭之目的及結果，亦違反修正前公平交易法第20條第1項第2款、第24條規定，爰依同法第30條規定，請求除去侵害，並依同法第34條及民法第184條、第195條規定，請求負擔費用將判決書內容刊載新聞紙。

林建成為台糖營造公司及台糖建設公司之法定代理人，就台糖營造公司及台糖建設公司違反商標法、公平交易法行為或侵權行為，依民法第28條、公司法第23條規定，應負連帶責任。

求為命㈠台糖營造公司、台糖建設公司、林建成不得使用相同或近似「台糖」之字樣作為公司名稱之一部分，並應向經濟部商業司辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似「台糖」字樣之名稱。

㈡台糖營造公司、台糖建設公司、林建成不得使用（含不得授權他人使用）含有相同或近似「台糖」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品，或從事其他為行銷目的而使用相同或近似於「台糖」字樣之行為，並應除去及銷毀含有相同或近似於「台糖」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品。

㈢台糖建設公司、林建成應連帶負擔費用將本件判決書之案號、當事人、案由及主文全文，刊載於聯合報（高11.5公分×寬 5公分篇幅）及自由時報（高4.5公分×寬9.2公分篇幅）全國版第一版報頭一日之判決（未繫屬於本院者，不予贅述）。

台糖營造公司、台糖建設公司、林建成則以：系爭商標 1係使用於砂糖、方糖，與台糖營造公司、台糖建設公司所從事之商品或服務項目不同。

系爭商標 2之專用期限業已到期。

台糖營造公司設立時，台糖公司尚未取得系爭商標3、4、5、6之權利；

台糖建設公司設立時，台糖公司尚未取得系爭商標5、6之權利，伊等均為善意使用登記名稱。

況系爭商標 5使用於不動產相關項目業經經濟部智慧財產局（下稱智慧局）於104年5月29日廢止，系爭商標 6使用於各式建築物之營建等項目亦經廢止。

對於營建產業而言，「台糖」並非著名商標，伊等將「台糖」作為公司名稱，既無致相關消費者混淆誤認之虞，亦無減損系爭商標識別性或信譽之虞。

台糖公司曾於89、98年間與台糖營造公司簽訂工程合約，自已明知並默許台糖營造公司以「台糖」作為公司名稱之特取部分，茲對台糖營造公司主張侵害商標權，有違誠信原則，並已罹於 2年消滅時效。

台糖建設公司設立時，台糖公司並無實際從事不動產租售事業，未違反修正前公平交易法第20條第1項第2款、第24條規定等語，資為抗辯。

原審以：台糖公司為系爭商標1、2、3、4、5、6之商標權人，經智慧局（或改制前之經濟部中央標準局）依序於43年10月 1日、80年1月16日、89年9月1日、90年9月1日、98年5月16日、98 年5月16日核准註冊。

以他人商標作為公司名稱特取部分之視為侵害商標權態樣，於公司設立登記時，侵害行為即已完成，該一次性加害行為雖因公司名稱持續存在致他人損害不斷發生，惟此乃損害狀態之繼續，並非侵害行為之繼續，其行為是否構成商標侵害，仍應依公司設立登記時之商標法為斷。

倘據此判斷認已構成商標侵害，則須再以現行商標法判斷該侵害現在是否尚存在或現在有遭侵害之危險，認定商標權人請求排除或防止侵害是否有據。

反之，若依公司設立登記時之商標法判斷，認不構成商標權之侵害者，縱法律修正後符合商標侵權條件，基於法律不溯及既往原則，自不得依現行法規定請求排除或防止侵害。

依台糖營造公司設立登記時（87年8月25日）所適用82年商標法第65條規定，使用他人註冊商標圖樣中之文字，作為自己公司名稱之特取部分，以經營同一或類似商品之業務者為限，始構成刑事責任而屬不法，故應以此為限，始負民事侵權責任。

台糖營造公司設立登記時，系爭商標3至6尚未註冊，無侵害該等商標可言。

台糖營造公司以「台糖」二字作為公司之特取部分，固與系爭商標1、2之商標文字相同。

惟系爭商標 1指定使用於砂糖、方糖，與台糖營造公司所營事業之營造業，非屬同一或類似商品業務，依82年商標法第65條規定，台糖營造公司無侵害系爭商標1之可言。

系爭商標2雖指定使用於營建及租售業務，惟其專用期限已於90年 1月15日屆滿，台糖營造公司對之自無現實侵害或侵害之虞。

是台糖公司請求台糖營造公司排除、防止侵害或銷毀侵權物品，並請求其法定代理人林建成負連帶賠償責任，自屬無據。

台糖建設公司於94年6月29日設立登記前，系爭商標1業已註冊，指定使用於砂糖、方糖或相關產品，並因台糖公司長期、廣泛使用而為著名商標。

台糖建設公司以系爭商標 1之文字「台糖」作為公司特取名稱，經營住宅及大樓開發租售業等業務，足以削弱系爭商標 1於社會大眾心中之獨特印象及單一來源之聯想，自有減損系爭商標 1之識別性，依其設立登記時所適用92年商標法第62條第1款規定，視為侵害商標權。

系爭商標 1現仍有效，依現行法觀之，台糖建設公司對該商標之侵害現實依然存在，故台糖公司依現行商標法規定，請求台糖建設公司排除、防止侵害商標權並銷毀侵權物品，自屬有據。

排除、防止侵害及銷毀請求權乃作為及不作為請求權，無連帶給付可言。

台糖建設公司以「台糖」作為其公司特取名稱，將減損系爭商標 1之識別性，對台糖公司造成商譽之損害，是台糖公司依民法第195條第1項規定，請求台糖建設公司將本件判決書之案號、當事人、案由及主文全文，刊載於聯合報（高11.5公分×寬 5公分篇幅）及自由時報（高4.5公分×寬9.2公分篇幅）全國版第一版報頭一日，核屬回復名譽之適當處分，應予准許。

林建成為台糖建設公司之法定代理人，將判決書登報為回復名譽之方法，其因此所生費用得以連帶方式給付，是台糖公司依公司法第23條第2項規定，請求林建成應與台糖建設公司連帶負擔費用將判決書登報，為有理由，應予准許等詞，因而維持第一審所為命㈠台糖建設公司不得使用相同或近似「台糖」之字樣作為公司名稱之一部分，並應向經濟部商業司辦理公司名稱變更登記為不含相同或近似「台糖」字樣之名稱；

並不得使用（含不得授權他人使用）含有相同或近似「台糖」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品，或從事其他為行銷目的而使用相同或近似於「台糖」字樣之行為，並應除去及銷毀含有相同或近似於「台糖」字樣之招牌、名片、廣告、網頁或其他行銷物品；

㈡台糖建設公司、林建成應連帶負擔費用將本件判決書之案號、當事人、案由及主文全文，刊載於聯合報（高11.5公分×寬 5公分篇幅）及自由時報（高4.5公分×寬9.2公分篇幅）全國版第一版報頭一日，及駁回台糖公司其餘之訴之判決，駁回兩造各自之上訴。

關於廢棄發回部分（即台糖公司請求台糖營造公司、林建成排除、防止侵害商標權及銷毀侵權物品之訴部分）：按商標法第70條第2款規定，未得商標權人同意，明知為他人著名之註冊商標，而以該著名商標中之文字作為自己公司、商號、團體、網域或其他表彰營業主體之名稱，有致相關消費者混淆誤認之虞或減損該商標之識別性或信譽之虞者，視為侵害商標權。

上開擬制侵害商標權之規定，乃商標法於92年修正時所增設（92年商標法第62條，100年修正文字並移列於第70條第2款），目的在於加強對著名商標之保護，並與國際規範相調和。

襲用他人著名商標中之文字，致相關消費者之認知，該著名商標與其所表彰之商品或服務來源間之關聯性遭到淡化者，即有減損商標識別性之虞，不以使用於同一或類似之商品或服務為要件。

又依上開規定經擬制為侵害商標權者，非單純選定名稱之行為，而係名稱選定與著名商標文字相結合之狀態。

倘以他人著名商標中之文字作為自己公司名稱，雖於92年修法前已為設立登記，惟其公司名稱與著名商標中文字相結合之狀態，跨越新、舊法時期而持續至新法施行後尚未終結，考量新法規定兼為保護消費者免於混淆誤認之公益，尤重於對公司名稱使用權之信賴保護，自應以新法法律效果之規定，連結部分屬於過去之構成要件事實，適用於將來繼續發生之法律事實。

此乃「法律要件事實之回溯連結」，而非法律效力的溯及既往，不生違反法律禁止溯及既往原則之問題。

原判決既認定台糖公司於43年10月1日經核准註冊之系爭商標1為著名商標，其商標權迄未消滅之事實。

則台糖營造公司雖設立登記於87年8月25日，惟其公司名稱以系爭商標1之文字作為特取部分，因而造成淡化著名商標之狀態，持續迄今仍未終結，應有現行商標法有關「擬制侵害商標權」規定之適用。

原判決未適用現行規定，遽依82年商標法規定，為台糖公司此部分不利之判斷，自有可議。

台糖公司指摘原判決此部分違背法令，求予廢棄，非無理由。

關於駁回上訴部分（即原審維持第一審判決所命台糖建設公司排除、防止侵害商標權並銷毀侵權物品，及命台糖建設公司、林建成連帶負擔費用登報部分）：查台糖建設公司雖設立登記於94年6月29日，惟其以系爭商標1之文字作為公司名稱特取部分，因而造成淡化著名商標之狀態，持續至今尚未終結，依上說明，應有現行商標法第70條第2款規定之適用。

原審就此部分適用92年商標法第62條第1款規定固有不當，惟依其認定之事實，適用現行商標法規定之結果並無二致。

原審為台糖建設公司、林建成此部分敗訴之判決，其結論仍應維持。

其他上訴論旨，就原審取捨證據、認定事實之職權行使，指摘原判決此部分不當，聲明廢棄，不能認為有理由。

據上論結，本件台糖公司之上訴為有理由，台糖建設公司及林建成之上訴為無理由。

依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 107 年 3 月 15 日
最高法院民事第一庭
審判長法官 劉 福 來
法官 盧 彥 如
法官 陳 靜 芬
法官 張 競 文
法官 梁 玉 芬
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 107 年 3 月 22 日