最高法院民事-TPSV,108,台上,1831,20191219,1

最高法院民事判決 108年度台上字第1831號
上 訴 人 洪士琪（原名洪師輔）
訴訟代理人 黃沛聲律師
被 上訴 人 琦玉國際有限公司
法定代理人 廖志賢
訴訟代理人 張東揚律師
蘇三榮律師
上列當事人間請求公平交易法損害賠償等事件，上訴人對於中華民國106年8月17日智慧財產法院第二審判決（ 105年度民公上字第2號），提起上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於命上訴人拋棄商標及該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產法院。

理 由本件被上訴人主張：伊創立「K」及「K-SPORT」品牌，用於汽車避震器等商品，在我國及國際間享有高知名度，於民國92年、95年以關係企業即訴外人服部汽車有限公司（下稱服部公司）名義申請註冊取得原判決附表（下稱附表）一、三所示我國「 K」商標（下稱附表一商標）、「 XYZ」商標（下稱附表三商標），並積極以附表一、三商標及附表二所示未註冊商標（下稱附表二商標）用於網站、雜誌及參展，以行銷產品，且以「k-sportracing.com」作為企業集團之網域名稱（下稱系爭網域名稱）。

附表三商標嗣雖移轉予訴外人紀文誼，惟伊業依商標法第30條第1項第10款但書規定，經紀文誼同意，於102年註冊取得附表三商標。

上訴人自94年起多次以 A&B Motorsport公司（下稱A&B公司）名義向伊買受避震器等產品，知悉伊使用上開品牌及商標，竟於98年、100年間分別以A&B公司及自己名義（Frnak Hung）在澳洲申請取得附表四所示註冊號0000000號「K SPORT」商標（下稱附表四商標）、附表五所示註冊號0000000號「XYZ」商標（後者下稱附表五商標），於102年在我國申請取得附表六所示註冊號第00000000號「KS」商標（下稱附表六商標），於103年在大陸地區申請取得附表七所示（申請日為103年3月24日，原判決附表七誤載為102年3月24日）註冊號 00000000號「KS RACING」商標（下稱附表七商標），均指定使用於避震器、汽車零組件等產品。

上訴人任負責人之A&B公司網站首頁有「K-SPORT」圖樣，其並宣稱「K-SPORT」為臺灣品牌，點選該圖樣後可連結至伊公司網站，A&B公司網站關於避震器之操作說明亦抄襲伊網站內容。

上訴人攀附伊之知名度，誤導消費者，致消費者產生混淆誤認，影響我國市場交易秩序，爰依公平交易法（下稱公平法）第29條、民法第184條第1項後段規定，求為命上訴人拋棄附表五、六、七商標（被上訴人逾上開請求部分經原審判決敗訴，未據其聲明不服）。

上訴人則以：附表一、三商標，實屬服部公司所有，被上訴人無從據以主張權利。

附表五至七商標係伊依法申請取得，伊予以行使，乃合法之商業行為，依公平法第45條規定，應無該法之適用。

系爭伊所有商標，與服部公司所有之上開商標並不近似，亦未曾於臺灣使用，伊無攀附行為。

被上訴人於102年8月19日即知伊註冊系爭伊所有商標，其遲至104年8月28日始提起本件訴訟，已罹於2年時效期間等語，資為抗辯。

原審將第一審所為上述部分被上訴人敗訴之判決廢棄，改判如其聲明，無非以：上訴人於98年、100年間分別以A&B公司及自己名義（Frnak Hung）在澳洲申請註冊取得附表四、五商標，於 102年在我國申請註冊取得附表六商標，於 103年在大陸地區申請註冊取得附表七商標，均指定使用於避震器、汽車零組件等產品。

被上訴人主張上訴人使用附表四、五商標，於我國境內為不公平競爭，侵害其權利，我國法院有管轄權，依涉外民事法律適用法第25條、第27條規定，應適用我國法。

服部公司於92年、95年間於我國申請註冊取得附表一、三商標，均指定使用於避震器及汽車零組件等商品。

附表三商標於 102年間移轉予其股東紀文誼。

紀文誼並於93年 3月註冊使用系爭網域名稱。

服部公司、被上訴人及紀文誼於網站、雜誌、參展使用附表一、二商標及系爭網域名稱以行銷產品。

附表一商標雖於97年 3月16日經經濟部智慧財產局公告撤銷，惟由卷附參展照片及「 SPECR」雜誌可證被上訴人仍持續使用附表一、二商標、及系爭網域名稱。

而被上訴人法定代理人廖志賢及配偶紀文誼分任服部公司董事及股東（服部公司無其他股東），服部公司已於 101年12月31日解散，由紀文誼任清算人，紀文誼及服部公司並出具聲明書，表明被上訴人有權使用附表一至三商標。

查上訴人代表之A&B公司曾於94年7月、96年7月31日間分別向服部公司、及廖志賢代表之「K-SPORT RACINGCO.,LTD.」購買「 K-SPORT」避震器，上訴人與廖志賢所簽協議書第8條並約定「合約未期滿，賣方禁止販售K-sport產品至澳洲」，參以上訴人註冊之附表四、五商標，與附表一至三商標圖樣高度近似，而A&B公司網站名為「A&B Motorsports.com-K Sport」，其網站首頁有明顯如附表四商標之圖樣，該網站可連結至被上訴人之系爭網域名稱網站， A&B公司網站關於避震器之操作說明亦與被上訴人於系爭網域名稱網站上之說明實質近似，上訴人註冊之附表六、七商標復均指定使用於避震器及汽車零組件等產品，與使用於相同領域之附表一、二商標相較，會予消費者系列商標之印象，足見上訴人因業務關係知悉被上訴人早已使用附表一至三商標及系爭網域名稱，卻為上開抄襲及誤導行為，使交易相對人誤認兩造產品屬同一來源、同系列商品或關係企業，顯係以提供不實資訊或故意攀附他人努力成果等違反效能競爭本旨之手段，為不正競爭，核屬公平法第25條所定不公平競爭之行為，被上訴人得依同法第29條規定請求排除侵害。

而公平法保護之客體並非商標本身，上訴人不公平競爭行為之認定，不因附表一商標於97年 3月16日經公告撤銷及附表二商標未經註冊而受影響。

被上訴人市場遍及歐、美、亞洲， A&B公司網站可於臺灣點選連結至被上訴人系爭網域名稱網站，上訴人抗辯其於我國境內無侵害行為云云，尚無可採。

上訴人係持續使用附表四至七商標為不公平競爭，被上訴人於104年8月28日提起本件訴訟，並未罹於公平法第32條所定2年時效。

依我國商標法第45條、第47條第3款規定，商標權人得拋棄商標權，且大陸地區亦無明文規定商標權不可拋棄，則被上訴人依上開規定請求上訴人拋棄附表五至七商標，應予准許等詞，為其判斷之基礎。

查公平法第25條規定：「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

係不正競爭（不公平競爭）行為之概括規定，行為是否構成不正競爭？可從行為人與交易相對人之交易行為，及市場上之效能競爭是否受到侵害加以判斷。

事業如以高度抄襲他人知名商品之外觀或表徵，積極攀附他人知名廣告或商譽等方法，榨取其努力成果，或以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊，而足以引人錯誤之方式，從事交易之行為，依整體交易秩序綜合考量，認已造成民事法律關係中兩造當事人間，利益分配或危險負擔極度不平衡之情形時，固可認為與上開條文規定合致。

惟倘事業之行為並無欺罔或顯失公平，或對市場上之效能競爭無妨害，或不足以影響交易秩序者，則無該法條之適用。

附表三商標為服部公司於95年申請註冊取得後，移轉予紀文誼，紀文誼出具聲明書表明被上訴人有使用該商標權利，固為原審確定之事實。

然原審僅論述被上訴人以附表一、二商標及系爭網域名稱行銷其產品，並未認定被上訴人有使用附表三商標以行銷商品，上訴人復一再否認曾使用附表五商標（一審卷一第 188頁、卷二第73、134頁、原審卷第128頁），原審未說明上訴人就此部分究有何影響交易秩序或顯失公平行為，遽為上訴人不利之論斷，即有理由不備之違法。

另上訴人抗辯附表六

、七商標與附表一至三商標有顯著差異，無違反公平交易法第25條情事等語（一審卷一第185至188頁、原審卷第 126、127、246、 247頁）。

原審未調查審認附表六、七商標與附表一至三商標有何相同或近似之處，逕以附表六、七商標指定使用於避震器及汽車零組件等商品，與附表一、二商標屬相同領域，即謂有使交易相對人混淆誤認為同系列商標之虞，未免速斷。

上訴論旨，指摘原判決為不當，求予廢棄，為有理由。

據上論結，本件上訴為有理由。

依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項，判決如主文。

中 華 民 國 108 年 12 月 19 日
最高法院民事第七庭
審判長法官 鄭 傑 夫
法官 吳 麗 惠
法官 黃 莉 雲
法官 林 麗 玲
法官 盧 彥 如
本件正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 109 年 1 月 2 日