最高法院民事-TPSV,113,台上,275,20240424,1

最高法院民事判決
113年度台上字第275號
上 訴 人 林虹均
訴 訟代理 人 林佳瑩律師
鄭人豪律師
被 上訴 人 台灣正豐植保股份有限公司（下稱正豐公司）


兼法定代理人 徐添發
共 同
訴 訟代理 人 陳家輝律師
上列當事人間侵害商標權有關財產權爭議等事件，上訴人對於中華民國112年11月16日智慧財產及商業法院第二審更審判決（111年度民商上更一字第2號），提起一部上訴，本院判決如下：

主 文

原判決關於駁回上訴人請求被上訴人連帶給付新臺幣三千五百萬元本息之上訴及擴張之訴，暨各該訴訟費用部分廢棄，發回智慧財產及商業法院。

其他上訴駁回。

第三審訴訟費用，關於駁回其他上訴部分，由上訴人負擔。

理 由

一、上訴人主張：伊為原判決附件附圖（下稱附圖）一、二所示商標（下分稱商標一、二，合稱系爭商標）之商標權人，該商標指定使用於第5類之農藥等商品。

被上訴人正豐公司自民國106年11月起至110年9月止，未得伊之同意或授權，使用相同或高度近似之商標於附圖五、六所示商品(下合稱系爭商品)，銷售件數各超過1,500件，應按銷售總額定賠償價額給付之。

被上訴人徐添發為正豐公司負責人，應負連帶給付之責；

又被上訴人侵害系爭商標，伊得請求除去之。

爰依民法第179條、公司法第23條第2項、商標法第69條第1項、第3項等規定，求為命：⒈被上訴人連帶給付新臺幣（下同）3,500萬元，及其中500萬元自起訴狀繕本送達翌日起，3,000萬元自112年3月9日擴張聲明狀送達翌日起算之法定遲延利息（3,000萬元本息部分係於原審所擴張）；

⒉被上訴人不得使用相同或近似「正豐」、「正豐冬」之商標（下分稱金錢請求、禁止使用請求）之判決（未繫屬本院者，不予贅載）。

二、被上訴人辯以：上訴人、上訴人配偶謝慶陽或其經營之公司，於伊申請廢止系爭商標之日前3年內，均未以該商標行銷及販售農藥等商品，且未領有農藥許可證，仿襲他人農藥廠牌名稱而使用，足使消費者誤認其商品或服務之性質、品質或產地，構成商標法第63條第1項第2款、第5款應廢止及撤銷原因，上訴人不得於本件訴訟主張系爭商標權；

又系爭商品使用之標識，與系爭商標不構成近似，伊之標示行為不構成商標使用，且無侵害系爭商標之故意、過失，上訴人之請求並無理由等詞。

三、原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴及擴張之訴，理由如下：㈠上訴人為系爭商標之商標權人，該商標均指定使用於第5類之農藥等商品；

被上訴人有使用如附圖五、六所示文字於系爭商品之包裝等情，為兩造所不爭執。

㈡依公司登記資料、另案判決、讓渡書、變更登記表等件，可知謝慶陽自105年9月7日起非正豐公司之負責人，且無農藥許可證，上訴人復無法證明其於109年7月20日（即被上訴人申請廢止系爭商標之日）前3年內有使用商標一之事實，經經濟部智慧財產局於112年8月31日為應予廢止之處分，堪認商標一有應予廢止之事由。

㈢商標二註冊為「正豐—正豐冬」之5字1組商標，倘拆解為「正豐」、「正豐冬」2組文字獨立使用，消費者可能無從判斷此一商品或服務是否與商標二之商品或服務同源，上訴人實際使用之態樣，已減損其與商標二之同一性，不能認為係商標二之使用行為。

㈣上訴人未使用系爭商標，構成商標法第63條第1項第2款規定之應予廢止事由，依修正前智慧財產案件審理法（下稱智財審理法）第16條第2項規定，上訴人不得對被上訴人主張權利。

從而，上訴人依上開規定為金錢請求、禁止使用請求，均無理由，不應准許。

四、本院之判斷：㈠關於廢棄發回（即金錢請求）部分：⒈商標廢止係對於合法註冊取得之商標權，因嗣後違法使用、未使用等原因，而解消其註冊制度，使商標權消滅。

至商標權之效力何時消滅，商標法並未如評定制度，於第60條明文規定之，惟參諸同法第65條第3項規定「……原商標權人於廢止日後3年內，不得註冊、受讓或被授權使用與原註冊圖樣相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務」，及行政程序法第125條本文規定「合法行政處分經廢止後，自廢止時或自廢止機關所指定較後之日時起，失其效力」，應認商標係從廢止之日起始解消其商標註冊效力，而非溯及失效。

至修正前智財審理法第16條第2項，乃規定審理智慧財產訴訟之民事法院，經實質判斷智慧財產權有應予撤銷或廢止之原因時，縱認該權利尚未經智慧財產專責機關予以撤銷或廢止，智慧財產權人就廢止生效後始發生之侵害行為，仍不得對他造主張權利，而非指商標廢止為溯及失效，此觀該條之立法理由即明。

準此，商標廢止前既仍為有效商標，就該商標權存續期間之商標侵權行為，商標權人仍得請求損害賠償，不影響或妨礙已發生存在之損害賠償請求權。

⒉上訴人為系爭商標之商標權人，其未證明於109年7月20日前3年內有使用系爭商標之事實，構成商標法第63條第1項第2款規定應予廢止之事由，為原審所認定。

上訴人於原審主張被上訴人自106年11月起至110年9月止，未得其同意或授權，於系爭商品上使用相同或高度近似於系爭商標之標示，侵害系爭商標權等詞（見原審民商上卷㈣194至196頁），倘若屬實，依上開說明，系爭商標存在應予廢止事由，不影響或妨礙上訴人於系爭商標權存續期間內，因被上訴人侵權行為而生之損害賠償請求權。

原審未說明上訴人此段期間之請求何以不可採之理由，遽以上開理由，駁回上訴人全部之請求，除違反上開說明意旨外，並有判決不備理由之違法。

⒊上訴人之金錢請求以若干金額為有理由，既尚待事實審為調查審認，自應全部予以廢棄。

上訴論旨，指摘原判決此部分違背法令，求予廢棄，非無理由。

㈡關於駁回（即禁止使用請求）部分：商標有無使用，應由商標權人舉證證明於申請廢止日前3年內，有使用商標於指定商品或服務之事實。

原審本於取捨證據、認定事實、適用法律之職權行使，以前揭理由，合法認定上訴人未證明於109年7月20日前3年內，有使用系爭商標之事實，則其依商標法第69條第1項、第3項規定，為禁止使用請求，並無理由，而駁回其關此部分之上訴，經核於法並無違誤。

至原判決關於謝慶陽自105年9月7日起非正豐公司負責人之認定，無論當否，要與裁判結果不生影響。

上訴意旨指摘原判決此部分不當，聲明廢棄，非有理由。

又原審就系爭商標是否繼續停止使用已滿3年，構成商標法第63條第1項第2款之廢止事由，已整理為爭點，兩造並已就此為攻防辯論（分見原審卷二458頁、卷三396、397頁），上訴理由指摘原審未就此為闡明，致生突襲性裁判，容有誤會，附此說明。

五、據上論結，本件上訴為一部有理由，一部無理由。依民事訴訟法第477條第1項、第478條第2項、第481條、第449條第1項、第78條，判決如主文。

中 華 民 國 113 年 4 月 24 日
最高法院智慧財產民事第一庭
審判長法官 沈 方 維
法官 方 彬 彬
法官 呂 淑 玲
法官 許 秀 芬
法官 蔡 和 憲
本件正本證明與原本無異
書 記 官 陳 禹 任
中 華 民 國 113 年 5 月 1 日