最高法院民事-TPSV,88,台上,656,19990326

最高法院民事判決 八十八年度台上字第六五六號
上 訴 人 甲○○○○
訴訟代理人 李文禎律師
黃如流律師
被 上訴 人 榮偉企業有限公司
兼法定代理人 王清榮
被 上訴 人 陸凱企業有限公司
兼法定代理人 羅宗宜

右當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國八十六年八月十八日台灣高等法
院台南分院第二審判決（八十三年度上字第二一一號），提起上訴，本院判決如左：

主 文
原判決廢棄，發回台灣高等法院台南分院。

理 由
本件上訴人主張：伊創作之「汽車轉向盤鎖具」，業經經濟部中央標準局（下稱中央標準局）准予新型第三四○一○號專利權（下稱系爭專利權），期間自民國七十五年十月一日至八十五年九月三十日，被上訴人未經伊同意，共同在台南縣永康鄉○○○路三四九巷八四號，偽造伊享有上開專利權之物品，被上訴人至遲於七十八年三月伊發現時起即開始製造，至八十年五月刑事告訴止，以被上訴人廣告所稱每月生產十萬支計算，被上訴人至少生產二百六十萬支，其價值以每支新台幣（下同）二百五十元計算，總計達六億五千萬元；
伊又於八十年一月二十五日、同年五月八日會同警方查扣被上訴人所生產之成品一五三八二支，Ｕ型桿半成品八八三○支，Ｙ型桿半成品一三九二六支，其價值至少達八百萬元以上，連同保全程序所查扣之仿造品，均侵害伊之專利權，伊自得依八十三年一月二十一日修正前專利法（下稱舊專利法）第八十一條、第八十二條之規定，請求被上訴人連帶賠償損害五百萬元等情，求為命被上訴人連帶給付伊五百萬元，並加給法定遲延利息之判決。
被上訴人則以：被上訴人王清榮創作之「可作單向拉動之汽車方向盤鎖具」，即Ｙ型方向盤鎖具，前經中央標準局審定應屬上訴人所申請之「汽車轉向盤鎖具」專利案之再發明，並准予新型專利。
上訴人前自訴王清榮、被上訴人羅宗宜違反專利法案件，業經刑事法院判決無罪確定，被上訴人榮偉企業有限公司既依主管機關核准之新型專利權製造可作單向拉動之汽車方向盤鎖具，即難認其有故意或過失侵害上訴人之專利權。
縱其再發明之專利權嗣經中央標準局撤銷，亦不得認榮偉企業有限公司於其專利權被撤銷前不得實施其專利權。
況上訴人之系爭專利權，經中央標準局撤銷後，雖經上訴人提起訴願，惟其專利範圍已大幅縮小。
且上訴人始終未能證明伊於其專利權存續期間如何侵害其專利權，自不得請求賠償。
又被上訴人陸凱企業有限公司及羅宗宜均未製造或銷售上開方向盤鎖具，上訴人一併請求其負賠償責任，亦無理由等語，資為抗辯。
原審維持第一審所為上訴人敗訴之判決，駁回其上訴，係以：上訴人前揭主張伊創作之「汽車轉向盤鎖具」，經取得系爭新型專利權，雖曾經中央標準局審定撤銷專利權，然經伊提起訴願，業經經濟部撤銷原處分，依經濟部訴願決定書，僅認伊之專利範圍第八項至第十八項應予修正，第一項至第七項部分，則與舉發案所引之證據不同。
中央標準局乃據而要求伊修改專利權範圍，伊修改專利權範圍後，經中央標準局重新公告專利權範圍在案之事實，有其提出之決定書、中央標準局函、專利公報可憑。
查榮偉企業有限公司、王清榮製造方向盤鎖具，經上訴人於八十年一月二十五日、同年五月八日會同警方，查扣成品一五三八二支、Ｕ型桿半成品八八三○支、Ｙ型桿半成品一三九二六支之事實，固為被上訴人所不爭，然上開鎖具係王清榮所創作之「可作單向拉動之汽車方向盤鎖具」，並經其於七十八年三月十四日申請中央標準局審定，應屬上訴人所申請之「汽車轉向盤鎖具」專利案之再發明，並以第00000000號准予新型專利權，雖該新型專利權於八十一年間經異議成立，其專利權已不存在確定，但專利案公告後，暫准發生專利權之效力。
王清榮於其期間生產方向盤鎖具，甚或如上訴人主張陸凱企業有限公司、羅宗宜販賣榮偉企業有限公司生產之上開鎖具，足信因實施其取得之專利權而為生產、販賣之正當理由，尚難謂有何故意或過失之可言。
縱榮偉企業有限公司製造之鎖具，經三次鑑定，均證明侵害上訴人上開專利權範圍之第一項。
然上訴人之系爭專利權，曾因舉發案成立而經中央標準局於八十一年五月二十二日以專利舉發審定書撤銷其專利權，雖經上訴人提起訴願結果，撤銷原處分，但其專利權範圍則減縮，僅餘原專利權第一項至第七項，更不能以被上訴人王清榮之鎖具專利權嗣後遭撤銷（按係異議成立之誤載），而謂其生產鎖具之行為有故意過失。
從而上訴人以其專利權受被上訴人侵害為由，本於侵權行為法則，訴請被上訴人連帶賠償五百萬元及其利息，於法不合等詞，為其判斷之基礎。
按利用他人之發明或新型，在其專利權期限內，再發明或再新型創作者，得申請專利。
但再發明人或再新型創作人應給專利權人以相當之補償金或協議合製，專利權人如無正當理由，不得拒絕，此觀舊專利法第九條、第一百十條規定自明。
又八十三年十月三日修正前專利法施行細則第四十二條規定上開專利權補償金估價應注意之事項，第四十三條規定其估價有爭議時，得申請專利專責機關核定之。
是再發明或再新型創作既係利用他人之發明或新型為再發明或再新型創作，其於實施再發明或再新型專利權時，應給予原專利權人相當之補償金或協議合製，否則將對原專利權人構成侵害。
又依卷附中央標準局八十一年八月一日函記載：「王清榮先生申請之第00000000號專利案係針對詹姆士先生（即上訴人）申請之第00000000號專利（即系爭專利）案之外殼內鎖心部分予以改良，使開鎖時可拉動細長桿，以達方便使用之目的。
故第00000000號專利案實施時需利用第00000000號專利案申請專利範圍第一項所述之構造」（見第一審卷五五頁）。
則王清榮雖曾經中央標準局審定公告「可作單向拉動之汽車方向盤鎖具」之再新型專利權，惟其實施該再新型專利權時，是否已協議或核定給與上訴人補償金，或協議合製，原審悉未調查審認，遽謂被上訴人足信其因實施所取得之專利權而為生產、販賣之正當理由，並無故意或過失，殊嫌率斷。
次查上訴人創作之「汽車轉向盤鎖具」，經取得系爭專利權，期間自七十五年十月一日至八十五年九月三十日，有專利證書附卷可稽（見第一審卷一一二頁證物袋內附證物）。
而上訴人係主張被上訴人自七十八年三月至八十年五月八日侵害其專利權。
又上訴人之系爭專利權，曾因舉發案成立，經中央標準局於八十一年五月二十二日以專利舉發審定書撤銷其專利權，惟經上訴人提起訴願，經濟部已撤銷原處分，然其專利權範圍減縮為原專利權範圍第一項至第七項，榮偉有限公司製造之鎖具，經三次鑑定，均侵害系爭專利權範圍之第一項，為原審認定之事實。
則中央標準局撤銷系爭專利權之原處分，既經經濟部予以撤銷，系爭專利權範圍第一項之效力曾否因而不存在，倘該第一項專利權之效力於被上訴人產售本件鎖具時仍屬存在，能否謂被上訴人之產售該鎖具為無故意或過失，亦有進一步調查說明之必要。
上訴論旨，指摘原判決不當，求予廢棄，非無理由。
末查「榮偉企業有限公司」與「榮偉股份有限公司」（見第一審卷二三頁、三三頁正面、原審卷四二頁正面、四七頁背面、五四頁）之關係如何﹖是否同一公司，案經發回，應併查明。
據上論結，本件上訴為有理由。
依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第一項，判決如主文。
中 華 民 國 八十八 年 三 月 二十六 日
最高法院民事第二庭
審判長法官 曾 桂 香
法官 劉 延 村
法官 徐 璧 湖
法官 劉 福 聲
法官 黃 秀 得
右正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 八十八 年 四 月 八 日
Ａ