最高法院民事-TPSV,90,台上,324,20010223

最高法院民事判決 九十年度台上字第三二四號
上 訴 人 固貝企業有限公司
法定代理人 陳文銘
上 訴 人 甲○○
被 上訴 人 德商士提里公司（ANDREAS STIHL）
法定代理人 士提里PET
訴訟代理人 林秋琴律師
張若雯律師
右 一 人
複 代理 人 董浩雲律師

右當事人間請求損害賠償事件，上訴人對於中華民國八十七年三月三十一日台灣高等
法院第二審更審判決（八十六年度重訴更㈠字第一七號），提起上訴，本院判決如左：

主 文
原判決關於命㈠上訴人應連帶給付被上訴人新台幣三百二十九萬六千五百元本息㈡上訴人應連帶負擔費用將十五萬個活塞環包裝匣卡上仿冒之「ＳＴＩＨＬ」商標銷燬㈢上訴人應連帶負擔費用將原判決主文刊登於新聞紙暨各該訴訟費用部分廢棄，發回台灣高等法院。

理 由
本件被上訴人主張：上訴人甲○○係上訴人固貝企業有限公司（下稱固貝公司）之股東兼業務主任，協助公司執行業務，於民國八十一年九月間向不詳姓名之人購買偽造伊公司之 STIHL商標十五萬個，使用在內置同額鏈鋸用活塞環包裝匣卡上，擬外銷至奈及利亞，在報關外銷前為警查獲。
上訴人仿冒被上訴人之商標，損害被上訴人之商譽等情，爰依民法第二十八條、第一百八十八條第一項、八十二年十二月二十二日修正前商標法（下稱修正前商標法）第六十一條第一項、第二項、第六十四條第一項第三款、第二項、第六十五條規定，求為命㈠上訴人應連帶給付伊新台幣（下同）六百二十九萬六千五百元及其法定遲延利息。
㈡上訴人應連帶負擔費用將十五萬個載有仿冒之「ＳＴＩＨＬ」商標之活塞環包裝匣卡全部銷毀。
㈢上訴人應連帶負擔費用將本件民事判決主文部分，以八公分乘三十公分之版面刊登於經濟日報及工商時報各一日之判決（原審就被上訴人請求上訴人連帶給付金額超過三百二十九萬六千五百元本息部分，及將活塞環及包裝匣卡一併燒毀部分，為被上訴人敗訴之判決，被上訴人就其敗訴部分未據聲明不服）。
上訴人則以：本件刑事部分認定上訴人甲○○係犯刑法第二百五十三條之偽造商標罪，而非修正前商標法第六十二條規定之罪刑，被上訴人依修正前商標法第六十一條、第六十四條及第六十五條之規定，請求損害賠償，自非有理。
又上訴人甲○○並非上訴人固貝公司之「代表權人」。
且上訴人將仿冒之商標使用於包裝匣卡上，尚未行銷國內外市場，而被上訴人註冊登記取得商標專用權之商標「ＳＴＩＨＬ」為文字商標，除該文字圖樣外，並無其他圖形、記號或其輔佐之中文之商標，即非另外有「商標外文部分」，上訴人自無侵害被上訴人「商標外文部分」之可能，因此認為上訴人有以被上訴人之註冊商標外文部分用以外銷商品情事顯屬錯誤，自無適用修正前商標法第六條第二項後段之餘地。
而系爭貨品扣押當時尚未完成公證手續，未達外銷階段，亦無修正前商標法第六條第一項規定之「商標之使用」情形，自不得認有使用被上訴人之商標，又被上訴人未舉證受到損害，當無請求賠償之餘地。
本件既未外銷，未達於使用商標之情事，被上訴人商譽自無受到損害之可能。
又被上訴人計算活塞環總價，並未扣除成本。
且修正前商標法第六十四條第一項第三款所指之零售單價係指侵害他人商標專用權之商品實際出售商品之單價，並非指商標專用權人自己商品之零售價或批發價而言，本件既未行銷出售，無零售價，被上訴人自不得以其他貿易商向其訂購之批發單價作為固貝公司之零售價格來計算請求上訴人賠償等語，資為抗辯。
原審依審理之結果以：被上訴人主張之前開上訴人向不詳姓名人購買偽造之被上訴人ＳＴＩＨＬ商標十五萬個，使用在鏈鋸活塞環包裝匣卡上，擬銷往奈及利亞之事實，為上訴人所不爭執，上訴人甲○○並因意圖欺騙他人而偽造已登記之商標罪，經台灣高等法院判處有期徒刑四月確定，有同院八十三年度上訴字第六六八號刑事判決附卷可稽，堪信為真實。
按依修正前商標法第六條第一項所謂商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器上行銷國內市場或外銷者而言。
同條第二項所謂視為使用，則指原非使用而視同使用而言。
以他人之註冊商標外文部分，用於外銷商品者，雖非將商品外銷至國外，仍視同使用他人之註冊商標，侵害他人之商標專用權。
修正前商標法第五條第一項雖規定「商標所用之文字包括讀音在內，以國文為主，讀音以國語為準，並得以外文為輔」，惟此乃指本國商標而言，外國商標不受此拘束；
而商標之圖樣得以文字、圖形、記號為其內容，因而分為文字商標、圖形商標或記號商標，亦得以文字、圖形、記號之聯合式為其內容，稱之為組合商標，惟不論商標圖樣之內容為何，均應具特別顯著性，足供一般消費大眾辨認其商品。
是具特別顯著性之商標圖樣即可申請註冊取得專用權，一旦獲准登記為註冊商標，則就申請圖樣全部取得專用權，要無主副之分。
修正前商標法第六條第二項後段文字既明白規定以商標外文部份用於外銷商品者，亦視為使用，故行為人以商標外文部份使用於外銷商品本身即已構成使用商標無疑。
亦即將商標外文部分用於外銷商品，雖未達外銷既遂之程度，依修正前商標法第六條第二項後段之規定應論以使用商標，則舉輕足以明重，將外文商標整體使用於商品，並以之外銷，雖未達外銷既遂之階段，仍應有修正前商標法第六條第二項後段規定之適用，視為使用商標，始屬公允。
上訴人辯稱被上訴人以「ＳＴＩＨＬ」外國文字註冊取得商標權，並無圖形、記號或其輔佐之中文之商標，並無另外「商標外文部分」之可言，無修正前商標法第六條第二項之適用云云，自不足採。
從而上訴人甲○○將偽造被上訴人已註冊商標之外文部分即「ＳＴＩＨＬ」使用於活塞環包裝匣卡（並將活塞環包裝其內）準備外銷至奈及利亞，雖未及報關外銷之前即為警查獲，依前開說明，仍應視同使用他人之註冊商標，而構成商標法第六十二條第一款之侵權行為。
查上訴人甲○○係固貝公司之業務主任，為上訴人固貝公司之受僱人，被上訴人主張依民法第一百八十八條第一項之規定，上訴人固貝公司應與上訴人甲○○連帶賠償其損失，於法有據。
按修正前商標法第六十四條第一項第三款但書規定「查獲商品超過一千五百件時，以其總價定賠償金額」。
本件查獲商品超過一千五百件，商標專用權人自得選擇以該商品之「零售總價」定賠償金額。
查上訴人甲○○使用仿冒STIHL 商標之活塞環匣卡十五萬個，每件單價二點一六馬克，有被上訴人提出之商業發票可稽，合計總價三十二萬四千馬克，依起訴當日牌告買入匯率新台幣十五點三一元兌換一馬克計算，本件查獲之仿冒商品總價為新台幣二百二十九萬六千五百元。
原審曾命上訴人提出當初上訴人固貝公司訂購仿冒「STIHL 」之十五萬個0000 0000000型壓力環（含包裝匣卡）之相關單據及帳冊，上訴人卻以公司帳冊並未存置國內為由，拒不提出。
則被上訴人另以查扣當時其他台灣貿易商向被上訴人訂購同型壓力環所付之單價為基準，計算查獲商品之批發總價，以定上訴人應付之賠償金額，且照商業常理，商品之零售價格定高於其經銷商付予製造商之批發價格，被上訴人在無法舉證證明查獲商品之「零售價格」之情況下，乃以較低之經銷商「批發價格」請求上訴人賠償，應屬合理有據。
況依被上訴人所提供與查扣商品同型之壓力環於非洲地區之零售價格之發票所示（原更證二），編號0000 000 0000 壓力環於赤道幾內亞(Egu-atorial Guinea)之零售單價為二‧六四德國馬克，猶高於被上訴人當初計算損害賠償金額所依據之批發單價二‧一六德國馬克，益證被上訴人請求之損害賠償金額計算，尚非無稽。
因此被上訴人請求上訴人連帶賠償二百二十九萬六千五百元，應予准許。
上訴人雖辯稱依修正前商標法第六十四條第一項第一款之規定，係依民法第二百十六條之規定請求賠償，應扣除商品之成本云云。
惟依修正前商標法第六十四條第一項之規定，商標專用權人請求損害賠償，得就該項規定之三款擇一計算其損害。
被上訴人係選擇第三款之規定計算其損害，而該款已明定以商品零售單價計算賠償金額，自無須再扣除成本。
上訴人竟以同條項第一款之規定為抗辯，自無足採。
被上訴人另主張其產製之「STIHL」 汽車零件品質優良，為拓展市場，被上訴人每年花費鉅資進行研發，以八十五年為例，當年之研發經費約六千三百三十萬德國馬克，以前開匯率計算相當新台幣九億六千九百一十二萬三千元，而被上訴人初步統計，當年（即八十一年）伊公司於非洲地區查獲之仿冒商品之營業額約達一千六百二十萬馬克。
上訴人為圖不法利益，竟大量仿冒載有被上訴人「STIHL 」商標之劣質商品多達十五萬件，並計劃外銷至非洲地區，足致一般消費大眾對被上訴人商品品質產生懷疑，進而嚴重打擊被上訴人多年辛苦建立之高品質形象及商譽，為此請求連帶賠償商譽損失四百萬元。
經查依修正前商標法第六十四條第二項規定，除上開損害賠償外，商標專用權人之業務上信譽，因侵害而致損害，得另請求賠償相當之金額。
經審酌上訴人甲○○仿冒被上訴人之活塞環連同匣卡多達十五萬件，對於被上訴人業務上之信譽有嚴重之影響，本件在報關前查獲尚未外銷至奈及利亞等一切情事，認被上訴人請求賠償以一百萬元為適當，逾此請求應予駁回。
又依修正前商標法第六十一條第二項之規定，商標專用權人得請求將用以從事侵害行為之商標及有關文書予以銷毀。
雖被上訴人主張鑑於系爭偽造商標業經使用於活塞環包裝匣卡上，而與包裝匣卡密不可分，請求上訴人應連帶負擔費用將十五萬個載有仿冒之「STIHL 」商標之活塞環包裝匣卡全部銷毀。
但活塞環及包裝匣卡，並非仿冒之商標，依修正前商標法第六十一條第二項之規定，不在得請求銷燬之列，被上訴人請求一併銷燬，尚難准許。
至於被上訴人請求上訴人應連帶負擔費用將本件十五萬個活塞環包裝匣卡上仿冒之「STIHL 」商標全部銷燬，於法有據，自應准許。
又本件上訴人既已構成修正前商標法第六十二條規定之侵權行為，被上訴人依同法第六十五條之規定，請求上訴人連帶負擔費用將本件民事判決主文以八公分乘三十公分之版面刊登於經濟日報及工商時報各壹日，亦應予准許。
綜上所述，被上訴人本於修正前商標法第六十一條、第六十四條第一項第三款、第二項、第六十五條，民法第一百八十八條第一項之規定，請求上訴人連帶給付三百二十九萬六千五百元及其法定遲延利息；
並由上訴人連帶負擔費用，將活塞環包裝匣卡上仿冒之「STIHL」 商標銷燬，及將本件民事判決主文部分，以八公分乘三十公分之版面刊登於經濟日報及工商時報各壹日，均應予准許等詞，為其判斷之基礎。
惟按修正前商標法第五條第一項規定：商標所用之文字包括讀音在內，以國文為主，讀者以國語為準，並得以外文為輔。
第二項規定：外國商標不受前項拘束。
即外國商標文字不必使用中文輔以外文，只用外文即可註冊取得商標專用權。
本件被上訴人係外國法人，在國內以STIHL 外國文字註冊取得商標權之外國商標，有商標註冊證在卷可稽（見原審更㈠卷第四六頁），除以STIHL 文字為商標本身圖樣外，並無圖形，記號或所輔佐之中文之商標，自無另外之商標外文部分可言。
參以八十二年十二月二十二日商標法修正時，鑑於商標無關商品說明，不以中文為必要，對國內業者造成負面影響，如無法以具有「中外文」圖樣之外文部分向國外申請主張優先權，又不易將其授權外國人使用，限制企業發展，乃將前開第五條規定予以刪除，修正前第六條第二項後段亦配合刪除（修正理由見原審重訴字卷第一四七、一四八頁立法院公報）等情觀之，上訴人抗辯修正前商標法第六條第二項後段規定商標外文部分，係指以中文為主，外文為輔之商標而言，似非全然無據。
本件被上訴人之外國商標既非以中文為主，外文為輔，是否有修正前商標法第六條第二項後段規定之適用，尚非無研求之餘地。
而修正前商標法第六條第一項規定：本法所稱商標之使用，係指將商標用於商品或其包裝或容器上行銷國內市場或外銷而言。
倘只將他人商標用於商品或包裝容器上，尚未行銷國內市場或外銷，尚難謂為商標之使用。
本件所偽造STIHL 外國商標之商品，係裝箱於貨櫃內預備外銷至奈及利亞，於上訴人甲○○未及報關外銷之前，即為警員在貨櫃場查獲，為原審所認定之事實，則上訴人甲○○似無修正前商標法第六條第一項所規定之情形，乃原審逕引修正前商標法第六條第二項後段規定，遽為上訴人不利之認定，尚嫌速斷。
又修正前商標法第六十四條第一項第三款規定，就查獲侵害商標專用權商品零售單價五百倍至一千五百倍之金額，但所查獲商品超過一千五百件時以其總價定賠償金額。
該條款所指零售單價係指侵害他人商標專用權之商品實際出售之單價，並非指商標專用權人自己商品之零售價或批發價，總價即侵害他人商標專用權之商品零售總價，並非商標專用權人自己之商品之零售總價或批發總價。
本件被查獲侵害商標專用權之商品活塞環十五萬個之零售總價究為若干﹖本院上次發回意旨已予指明，原審仍未查明審認，竟以被上訴人之批發價格計算（真品之批發價未必較贋品之零售價為低），命上訴人連帶賠償二百二十九萬六千五百元，亦與該法條規定請求賠償計算之依據不符。
另本件商品尚未行銷國外，亦未在國內銷售，原審竟依被上訴人片面之統計，認八十一年間被上訴人在非洲地區查獲之仿冒商品之營業額約達一千六百二十萬馬克，遂命上訴人應連帶賠償被上訴人信譽損失一百萬元，而未說明其信譽受損與上訴人之侵權行為是否有因果關係，亦有未合。
末查原判決既有違誤，被上訴人請求將原判決主文刊登新聞紙，亦欠允當。
上訴論旨，指摘原判決其敗訴部分不當，求予廢棄，為有理由。
據上論結，本件上訴為有理由，依民事訴訟法第四百七十七條第一項、第四百七十八條第一項，判決如主文。
中 華 民 國 九十 年 二 月 二十三 日
最高法院民事第二庭
審判長法官 曾 桂 香
法官 劉 延 村
法官 劉 福 聲
法官 黃 秀 得
法官 顏 南 全
右正本證明與原本無異
書 記 官
中 華 民 國 九十 年 三 月 十三 日