臺灣臺北地方法院民事-TPDV,100,智,17,20110902,1

臺灣臺北地方法院民事判決 100年度智字第17號
原 告 日商．丸九股份有限公司
法定代理人 宮澤政信
訴訟代理人 蔡淑美律師
被 告 南台灣釣具有限公司
兼法定代理 柯桂美
人
共 同
訴訟代理人 謝智硯律師
上列當事人間請求給付違約金等事件，本院於一百年八月九日言詞辯論終結，判決如下：

主 文

被告應給付原告新臺幣貳佰萬元，及自民國一百年三月十九日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。

原告其餘之訴駁回。

訴訟費用由被告負擔。

事實及理由

一、按法律行為發生債之關係者，其成立要件及效力，依當事人意思定其應適用之法律，涉外民事法律適用法第20條第1項定有明文。

查原告為外國法人，具有涉外因素，其主張被告等應給付違約金，係一私法爭訟，自應適用涉外民事法律適用法以定涉外事件之管轄及準據法。

次查，原告主張其前與被告簽署和解書，其中第8條約定：「因本契約所生之糾紛，甲乙雙方同意以台灣台北地方法院為第一審管轄法院。」

是當事人已合意選擇本院為管轄法院，且依當事人在我國簽署上開和解書、合意選擇本院為管轄法院等情狀以觀，當事人之意思應係以中華民國法律為準據法，揆諸前揭規定，本院自有管轄權，且本件和解契約法律關係，應以中華民國法律為準據法，合先敘明。

二、原告起訴主張：原告為日本釣餌公司，擁有如附圖一所示之「KEEP NATURE CLEAN」商標（下稱系爭商標），並已在我國註冊，專用期間自95年7月1日起至105年6月30日止，指定使用於粉狀、條狀、液狀、塊狀釣餌、釣魚用誘餌、人造魚餌等商品。

被告柯桂美為被告南台灣釣具有限公司（下稱被告公司）之負責人，因自民國92年11月間起迄至96年4月9日止，未得原告同意於同一商品使用近似於原告之上開註冊商標，業經台灣桃園地方法院判處徒刑在案，並因於智慧財產法院審理中與原告和解，而獲判緩刑。

依前揭和解書第1條約定，被告公司及被告柯桂美同意立即停止使用相同或經中華民國商標主管機關認定為近似（下稱經認定近似）於系爭商標之圖樣，並保證不再製造、販賣、輸出、輸入或廣告宣傳相同或經認定近似於系爭商標之商品。

而前揭刑案中業已函請經濟部智慧財產局認定被告當時實際使用如附圖二所示之圖樣（下稱近似圖樣）與原告前揭註冊商標係近似商標，因此，和解時被告並承諾停止使用當時使用之近似圖樣而改用他圖。

惟原告卻發現被告於和解後，竟於99年8月11日至13日參加世界最大規模釣具展即中國河北廊坊國際會議展覽中心之秋季釣具展銷訂貨會，在現場展示、販售標有前揭近似圖樣之釣餌；

又在中國設立廈門魚夫釣具營業總部，網站以斗大文字標示「南台灣釣餌震撼登陸」，並利用該網站大量宣傳販售標示上開近似圖樣商品；

另被告在深圳宝安區之代理商鱗風漁具，亦於其網站上大量宣傳販售被告標示近似圖樣商品，甚至還有標示「丸本株式會社技術提供」商品；

被告復於其www.ntn.com.tw官方網站仍繼續廣告宣傳、販賣標示近似圖樣商品，直至99年11月4日原告委人至被告公司購買釣餌，被告仍繼續提供標示近似圖樣之2009年商品手冊予客戶。

被告前揭行為，已違反和解書第1條之約定，原告自得依和解書第7條請求被告給付200萬元之懲罰性違約金。

又被告前揭行為亦涉觸犯商標法第81、82條等規定，原告自亦得併依商標法第61條、公司法第23條第2項規定向被告等請求連帶損害賠償。

並聲明：被告應連帶給付原告200萬元，及自起訴狀繕本送達翌日起至清償日止，按年息5%計算之利息。

三、被告則抗辯稱：㈠大陸廠商非被告直接、間接投資，亦與被告無關，均屬大陸商之個人行為。

㈡被告自從與原告和解後，立即要求下游廠商不得使用違反之商標，亦花費大筆超過賠償金額之費用針對原有違反商標法之包裝進行改版，被告顯無意欲混淆雙方產品而獲利之意圖。

㈢兩造和解前已銷售之產品無法收回，故和解書第1條第3項亦課原告有通知義務，倘原告發現被告產品有違反雙方協議時，應通知被告，由被告儘速處理，今原告不盡通知義務逕行起訴，顯與雙方約定有違。

㈣被告於其www.ntn.com.tw網站仍繼續廣告宣傳、販賣標示近似圖樣商品，實非故意，因被告此部分均委外處理，對網路宣傳事宜不甚了解，縱有過失，原告亦有通知被告之義務，況原告未證明其損失達200萬元，違約金應予酌減。

㈤商標法第30條第1項第3款規範目的，在保護商標善意先使用人，在其因侵權涉訟時，可提出善意先使用之事實，主張未逾越原先使用商品或服務之範圍，作為抗辯是由免除商標侵權責任，未因此創設法律關係（本院94年度智字第63號民事判決參照），亦不會變動主張商標侵權民事責任之法律依據。

被告為商標善意先使用人，依前述說明，被告若在侵權行為訴訟前善意先使用，並未逾越原先使用商品或服務範圍，經法院判定毋庸負單商標侵權責任，則仍得在原先使用商品範圍內繼續販售。

㈥聲明：原告之訴駁回。

四、兩造不爭執之事項：㈠原告為系爭商標之商標權人，專用期間自95年7月1日起至105年6月30日止，指定於粉狀、條狀、液狀、塊狀釣餌、釣魚用誘餌、人造魚餌…等商品。

㈡被告柯桂美為被告南台灣釣具有限公司之負責人，前因使用與系爭商標近似之近似圖樣於相同商品上，違反商標法，經台灣桃園地方法院以97年度易字第528號刑事判決判處徒刑在案，嗣因兩造於智慧財產法院審理中之98年9月17日簽署和解書而獲判緩刑。

五、得心證之理由：㈠原告主張被告前因使用如附圖二所示之近似圖樣於相同商品上而侵害原告所有系爭商標權，與原告簽署和解書，其第1條約定被告同意立即停止使用相同或經中華民國商標主管機關認定為近似於系爭商標之圖樣，並保證不再製造、販賣、輸出、輸入或廣告宣傳相同或經認定近似於系爭商標之商品，如違反上開約定，被告應依第7條支付原告懲罰性違約金200萬元等情，業據提出和解書1份在卷可稽（本院卷第28至29頁），且為被告所不爭執，自堪信為真實。

㈡次查，原告主張：被告於和解後，竟於99年8月11日至13日參加世界最大規模釣具展即中國河北廊坊國際會議展覽中心之秋季釣具展銷訂貨會，在現場展示、販售標有前揭近似圖樣之釣餌；

又在中國設立廈門魚夫釣具營業總部，網站以斗大文字標示「南台灣釣餌震撼登陸」，並利用該網站大量宣傳販售標示上開近似圖樣之商品等情，業據提出展銷訂貨會現場照片、產品照片、被告官方網站網頁、廈門魚夫釣具網站網頁、銷售單、發票為證（本院卷第37至第50頁），互核相符。

被告雖抗辯稱：廈門魚夫釣具店為楊國順個人經營，與被告無涉，並非被告在中國的營業總部；

99年8月11日至13日中國河北廊坊國際會議展覽中心之秋季釣具展銷訂貨會中「南台灣釣餌」之展售亦係楊國順個人所為云云，並提出個體工商戶營業執照為憑（本院卷第112頁），復經證人楊國順到庭為相同證述（本院卷第127至130頁），然被告於其http://www.ntn.com.tw之官方網站自行標示「臺灣總公司」及「中國營業總部：廈門魚夫釣具」之聯繫電話及傳真等訊息，有相關網頁在卷可稽（本院卷第43、44頁），可見被告自行對外表示廈門魚夫釣具為其在中國之營業總部，再參以前開展銷訂貨會現場照片顯示及證人楊國順自承係以被告「南台灣釣餌」名義申請參展及宣傳（本院卷第129頁）等情狀，應認被告乃透過廈門魚夫釣具在中國進行廣告、宣傳、展銷等營業行為，廈門魚夫釣具應非單純買進賣出被告商品而已，被告臨訟否認與廈門魚夫釣具有任何關聯云云，要難遽信。

至被告提出之訂單及匯款紀錄（本院卷第167至199頁、第208至243頁），縱認屬實，至多僅能證明被告與廈門魚夫釣具間另存有買賣關係，但無從推翻前述被告透過廈門魚夫釣具在中國進行廣告、宣傳、展銷等營業行為之認定。

又證人楊國順雖證稱：兩造商標訴訟後，被告有印小標籤要我把原環境保護商標貼掉，卷附照片有些商品沒有貼標籤的原因，是因為時間久了在搬運過程中掉了云云（本院卷第128頁），然衡諸經驗法則，標籤黏貼於塑膠包裝袋上後，除非刻意將標籤摳除，否則殊難想像會於搬運過程中自行脫落，是證人楊國順上開說詞，尚難置信，且益徵證人楊國順證稱其在中國所為之展銷活動全與被告無涉之詞恐有迴護偏頗之嫌。

次查，原告主張被告於和解後，仍在其www.ntn.com.tw官方網站繼續廣告宣傳標示近似圖樣商品乙節，有被告官方網站網頁列印在卷可憑（本院卷第74頁），且為被告所不爭執，自應認係真實；

被告雖謂其將網站委外處理，實非故意云云，但其既架設網站作為廣告、宣傳之用，自應就其網站內容負責，被告此一抗辯，要非可採。

從而，被告於98年9月17日與原告簽署上開和解書後，仍有以廈門魚夫釣具為其中國營業總部在中國進行廣告、宣傳、展銷附加近似圖樣之釣餌產品，及於其官方網站廣告、宣傳附加近似圖樣之釣餌產品之行為，應堪認定，顯已違反和解書第1條之約定，而應依和解書第7條支付原告200萬元之懲罰性違約金。

㈢被告雖又辯稱：原告未依和解書第1條第3項於發現被告附加近似圖樣商品時通知被告處理，自不得遽行請求給付違約金云云，然觀諸和解書第1條之約定，可知被告於和解後應立即停止使用近似圖樣，並不得再販賣、輸出、輸入或廣告宣傳附加近似圖樣之商品，僅針對被告已製造商品部分原告須先通知被告改正，是前述被告於和解後復於中國及官方網站廣告、宣傳附加近似圖樣商品之違約行為，並非其於和解前製造之商品仍流通市面之問題，原告自毋庸先行通知被告改正後始得主張被告違約。

㈣被告又主張其為商標法第30條第1項第3款規範之商標善意先使用人云云，然就原告依和解書請求懲罰性違約金部分，並非主張被告侵害商標權，被告自無從援引商標法第30條第1項第3款主張不受商標權效力之拘束。

㈤被告末抗辯兩造約定之懲罰性違約金過高，應予酌減云云，惟按違約金之約定，為當事人契約自由、私法自治原則之體現，雙方於訂約時，既已盱衡自己履約之意願、經濟能力、對方違約時自己所受損害之程度等主、客觀因素，本諸自由意識及平等地位自主決定，除非債務人主張並舉證約定之違約金額過高而顯失公平，法院得基於法律之規定，審酌該約定金額是否確有過高情事及應予如何核減至相當數額，以實現社會正義外，當事人均應同受該違約金約定之拘束，法院亦應予以尊重，始符契約約定之本旨（最高法院93年度台上字第909號裁判意旨參照）。

查被告雖抗辯違約金過高，然未舉證確有過高情事及應酌減至如何之金額，復徵諸兩造簽訂之和解書中約定之和解金金額尚稱合理、原告不追究被告前次違反商標法之民、刑事責任之條件，及構成違約行為之標準亦非嚴峻等情狀，亦難認兩造簽訂和解書時有何自由意志受挾制及締約地位顯不平等之情形，則揆諸上揭裁判意旨，本院認兩造約定之懲罰性違約金並無過高而應行酌減之情事。

㈥綜上，被告既有前述違反和解書第1條之行為，原告自得依和解書第7條請求被告給付200萬元之違約金。

但原告請求被告連帶給付部分，因兩造並未於和解書中約定被告應就懲罰性違約金負連帶責任，亦無相關法律規定，則依民法第272條規定，原告此一請求尚屬無據。

原告雖另依商標法第61條、公司法第23條第2項規定請求被告負連帶損害賠償責任，惟原告並未依商標法第63條證明其因被告違反商標法之行為受有若干金額之損害，自無從依該等規定請求被告連帶負侵害商標權之損害賠償責任。

從而，原告請求被告給付200萬元，及自起訴狀繕本送達翌日即100年3月19日（參本院卷第89、90頁送達證書）起至清償日止，按年息5%計算之利息，為有理由，應予准許；

逾此部分之請求則無理由，應予駁回。

至兩造其餘之攻擊防禦方法及證據資料，經本院斟酌後，認為均不足以影響本判決之結果，自無一一詳予論述之必要，附此敘明。

六、訴訟費用之負擔：民事訴訟法第79條。

中 華 民 國 100 年 9 月 2 日
民事第五庭 法 官 歐陽漢菁
以上正本係照原本作成。
如對本判決上訴，須於判決送達後20日內向本院提出上訴狀。
如委任律師提起上訴者，應一併繳納上訴審裁判費。
中 華 民 國 100 年 9 月 2 日
書記官 吳貞瑩